随着专利质量提升工程的持续推进，专利审查越来越严格，这对遏制低质量专利起到的积极的作用。专利审查严格的大背景下，下发的审查意见也多了，尤其是实用新型专利的审查意见明显增多了。专利代理人（在19年3月1日前还不能改口专利代理师）们针对实用新型专利下发的审查意见颇有微词：“你看审查意见指出，该申请的零部件品牌、型号不清楚，我还要在申请文件中写出品牌、型号啊？”，“这么多区别技术特征，还说实质性相同”，诸如此类的谈论经常会有人提起。虽然关于实用新型的审查意见种类较多，但是审查意见为：实质相同，常规技术手段、惯用手段的直接置换等审查意见还是占主流的地位。

本文只针对实用新型的“惯用手段的直接置换”的答复审查意见通知书进行分析。我们一起看一下专利审查指南对“惯用手段的直接置换”是怎么规定的。专利审查指南实质审查部分新颖性审查中对“惯用手段的直接置换”的概念是这样规定的：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

笔者以专利法和专利审查指南中的规定为依据，针对实用新型的“惯用手段的直接置换”的答复审查意见通知书的思路进行梳理，梳理了两种情况：

第一种情况为：审查意见里的“惯用手段的直接置换”没有置换基础。即，对比文件中并没有公开该技术特征，审查意见评述是“惯用手段的直接置换”。具体地，当对比文件是A+B，本申请文件是A+B+C时，即对比文件既未公开C，也未公开（含隐含公开）的C’，或者C’相当于C。即便C是公知常识，利用“惯用手段的直接置换”也不能由对比文件获得本申请。通过上述可知，虽然审查意见的评述是“惯用手段的直接置换”，但是根本没有置换的基础，更谈不上可以置换。这样的审查意见的答复通常采用没有置换基础的答复方法进行答复即可。从更深层次讲，这是分辨审查员是否将“惯用手段的直接置换”的概念和未被公开的特征属于“公知常识”偷换。下面通过审查员已经认可的答复思路，举例说明（由于篇幅有限，仅介绍主要的技术特征）：

第二种情况为：当对比文件是A+B+C’时，而本申请是A+B+C时，应当充分说明C和C’并不是“本领域惯用手段的置换”的答复思路进行详细的阐述。那么如何进行阐述，可以依据国家知识产权局的有关部门对“本领域惯用手段的直接置换”需要满足的条件进行争辩。国家知识产权局的有关部门对“本领域惯用手段的直接置换”需要同时满足的条件进行了如下解释：首先，有待置换的两种技术手段所解决的技术问题相同；其次，该两种技术手段均属于申请日之前本领域解决所述技术问题惯常采用的技术手段；再次，无须对整体技术方案的其他组成部分作以改变，即可将这两种惯用手段直接互相置换；最后，两者置换之后，整体技术方案所能实现的技术效果不发生改变。下面也通过审查员认可的答复思路进行举例说明（由于篇幅有限，仅介绍主要的技术特征）：

如果上述的答复方式审查员还不认同，那么还可以从侵权判定的角度去和审查员说明。例如，一件产品具有对比文件的技术特征，用申请文件的权利要求去主张该产品的权利，是否构成侵权，如果不适用等同原则，而无法构成侵权，那么就从反向证明了申请文件的权利要求并非简单的惯用手段的直接置换。

提升专利质量，实用新型专利授权真的有那么难吗？