抱歉,搜索关键词不能为空或者超过十个字符哦
浅谈专利申请的技术三要素之一“技术问题”
时间: 2018-10-15刘瑞贤

摘要:虽然“技术问题”这一概念出现在审查指南中,而并非出现在更高位阶的专利法和实施细则中,但“技术问题”在不同的法条中所具有的具体含义也不尽相同,而且其在专利授权和确权中的地位也不可小觑。本文以不同的法条来探讨“技术问题”的含义和作用。


1. 专利法第二条第二款:


专利法第二条第二款对于发明的定义如下:“发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”,专利审查指南第二部分第一章第2节第3自然段规定:“未采用技术手段解决技术问题,以获得符合自然规律的技术效果的方案,不属于专利法第二条第二款规定的客体”。


由此可以引申出,在判断一件专利申请的权利要求是否是专利保护的客体时,关键之处在于确定该专利申请能够解决的问题是什么,并确定能够解决的问题是不是技术问题,如果是,则确定该件专利申请的权利要求中解决该技术问题采用的手段是否是技术手段,在确立了该件专利申请的权利要求采用了技术手段来解决技术问题,则能够确定权利要求属于专利保护的客体,这也在笔者的实际工作经验中得到了验证。


因此,技术问题在确立一件专利申请是否属于专利保护客体中起到了举足轻重的作用,而且这里的技术问题是指专利申请中提出的技术问题,也即实际要解决的技术问题。


2. 专利法实施细则第二十条第二款


专利法实施细则第二十条第二款规定了:独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。专利审查指南第二部分第二章第3.1.2节规定了:“判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容,不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征”。


专利法实施细则第二十一条第二款的立法目的在于,“保证独立权利要求中要求保护的技术方案在解决技术问题意义上的完整性,是独立权利要求应当符合的最低标准”。


根据立法目的可以推导得出,判断必要技术特征的基准在于:要解决该发明提出的技术问题,获得相应的技术效果,采用的技术方案是否必须包含某一技术特征,如果该技术特征是必不可少的,则属于必要技术特征。


因此,在确立一件专利申请的独立权利要求是否缺少必要技术特征时,首先,要确定专利所要解决的技术问题是什么,如果专利申请解决了多个技术问题,则要确定各个技术问题是否彼此相对独立,解决各个技术问题的技术特征是否彼此也相对独立,如果是,则独立权利要求中记载了解决一个或者部分技术问题的必要技术特征的,即可认定其符合实施细则第二十一条第二款的规定,不应再要求其记载解决各个技术问题的所有技术特征。


换言之,在确定一件专利申请的独立权利要求是否缺少必要技术特征,关键之处在于确定专利申请所要解决的技术问题,如果解决该技术问题的技术特征已经记载在独立权利要求中,即可认定其符合实施细则第二十一条第二款的规定。


注意,专利法实施细则第二十一条第二款所称的“技术问题”是指专利申请中提出的技术问题,即实际要解决的技术问题。


3. 专利法第二十六条第四款


专利法第二十六条第四款规定了权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。专利审查指南第二部分第二章第3.2.1节规定了:对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求,应当审查这种概括是否得到说明书的支持。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。


该条款涉及判断权利要求中已经限定的概括技术特征(例如,上位概括、并列概括或功能性限定等)所包含的一种或多种下位概念或选择方式是否都能够解决一件专利申请实际要解决的技术问题。换言之,是否能够得到说明书的支持指的是权利要求中的技术特征是否概括适当,是否涵盖了不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的实施方式。


因此,在判断一件专利申请的权利要求是否能够得到说明书的支持时,需要判断概括的技术特征所涵盖的所有实施方式都能够解决相同的技术问题,而无需判断所概括的技术特征是否能够解决权利要求所限定的技术方案要解决的所有技术问题。


如果说专利法实施细则第二十条第二款是对合理限定独立权利要求的保护范围有重要作用,强调权利要求的技术方案的完整性,即,权利要求中是否已经限定了解决一件专利申请实际要解决的技术问题的技术特征,即,必要技术特征的有无问题。


那么专利法第二十六条第四款是对构成权利要求的技术特征的合理概括有重要作用,强调权利要求的技术方案的范围的合理性,即技术特征的概括是否恰当的问题。


因此,专利法实施细则第二十条第二款和专利法第二十六条第四款是相辅相成的,共同约束申请人将权利要求的保护范围限定到合适的范围,以公开换保护。


4.专利法第二十二条第三款


《专利法》第二十二条第三款规定,创造性是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。


判断发明是否具有突出的实质性特点的重要一步在于,从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。因此,在判断一件专利申请的权利要求是否具有创造性时涉及技术问题的判断,而此处的技术问题是指发明实际解决的技术问题,即,根据权利要求与最接近的现有技术的区别技术特征,重新确定的专利实际解决的技术问题。


在判断权利要求是否具有创造性时,重新确定技术问题的目的,是为了规范自由裁量权的行使,使得对现有技术中是否存在技术启示的认定更为客观,对专利是否具有创造性的认定更为客观。在判断创造性时,随着与权利要求进行对比的最接近的现有技术不同,认定的区别技术特征往往也会有所差异,重新确定的技术问题是动态的、相对的,并且通常不同于一件专利申请所提出的技术问题。


综上,技术问题在一件专利申请的授权和最终的确权过程中都起到至关重要的作用,关乎于一件专利申请的保护范围的大小。


然而,实践中,通常是先审查一件专利申请的创造性,然后再审查一件专利申请的权利要求是否缺少必要技术特征,是否能够得到说明书支持,因此,经常会出现基于以相对于现有技术的区别技术特征为基础所确定的技术问题来进行缺少必要技术特征和得不到说明书支持的评判。在这种情况下,要切记,在认定权利要求是否缺少必要技术特征、是否得到说明书的支持时,应当以一件专利申请所提出的技术问题为基础,而不应当以相对于最接近的现有技术重新确定的技术问题为基础。判断基础的不同会影响到最终的判断结果,进而会影响到专利的保护范围、专利申请是否能够授权以及专利权是否有效。


本文就专利审查过程中涉及技术问题的法条进行了分析,希望藉此能为业界同行在答复审查意见、无效等时提供一些有益的启示。笔者以上观点难免存有疏漏之处,欢迎大家的批评指正。


-----------

加入我们!欢迎自荐或推荐。点击职业发展,可了解职位详情或查看更多招聘信息。


返回顶部图标 分享

关注我们