专利法相关规定

我国《专利法》第22条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。…新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

众所周知，权利要求分为两种类型：产品权利要求和方法权利要求。在化学领域的产品权利要求中，采用组分和对应的性能、参数特征对该产品进行限定是一种常见形式。

根据《专利审查指南（2010）》第二部分第三章的规定，对于包含性能、参数等特征的产品权利要求新颖性的审查，应当按照以下原则进行：

对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和／或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和／或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和／或组成上不同。

审查思路

根据实践，笔者发现审查员对于包含性能、参数等特征的产品权利要求的新颖性审查思路通常是：检索现有技术获取对比文件，如果其明确公开的参数数值范围落入请求保护的参数数值范围内，则可以确定请求保护的产品不具备新颖性，但如果检索到的对比文件没有明确公开该参数特征，而本领域技术人员根据该参数无法将请求保护的产品与对比文件公开的产品区别开，此时推定请求保护的由该参数表征的产品权利要求相对于对比文件公开的产品不具备新颖性。

对于审查员而言，由对比文件产品的结构和组成与本发明产品的结构和组成相同推论出参数相同，从而认定请求保护的产品不具备新颖性的可操作性强，更能确保审查标准的一致性。

案例分析

下面，笔者结合一个无效案例来探讨关于性能参数限定的产品权利要求的新颖性问题的应对思路。

无效请求人针对第200680053880.2号发明专利（以下简称“第880.2号专利”）提出无效请求，第880.2号专利的权利要求1如下：

1. 一种太阳能电池用聚酯树脂片，是具有数均分子量为18500~40000的使用一个或多个层而成的聚酯树脂层、并在该聚酯树脂层上具有至少一层以上的具有5~40重量%的二氧化钛的层的聚酯树脂片，波长300~350nm的光线透射率为0.005~10%，相对反射率为80%以上105%以下，表观密度为1.37~1.65g/cm3，光学浓度为0.55~3.50，光学浓度偏差相对于中心值在20%以内。

无效请求人检索到的对比文件1（JP2002026354A）公开了用于密封太阳能电池的背面的薄膜和使用其的太阳能电池，所述薄膜是具有与聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜组合的气体阻挡层的薄膜，其中，所述聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜由具有18,500至40,000数均分子量的聚合物形成并且占总薄膜厚度的7%或更高。所述聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜是具有1.37 g/cm3至0.85 g/cm3范围内的表观密度的双轴拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜。

在无效请求人和专利权人的答辩过程中，均认可对比文件1公开了该专利的聚酯树脂片的结构特征，二者的不同之处在于对比文件1没有公开本专利权利要求1中涉及的三个参数特征限定，即，“波长300~350nm的光线透射率为0.005~10%”、“相对反射率为80%以上105%以下”以及“光学浓度偏差相对于中心值在20%以内”。

双方争论的焦点在于：光线透射率、相对反射率、光学浓度偏差这三个参数特征的决定因素是什么；对比文件1中是否公开了这些决定因素；对比文件1中这些决定因素的描述是否与第880.2号专利说明书中的相关描述一致。无效请求人认为，尽管对比文件1没有字面公开聚酯树脂片的光线透射率、相对反射率以及光学浓度偏差，但是第880.2号专利的说明书中教导了“通过包含5-40 wt%、优选至少7 wt%、进一步优选至少10 wt%的TiO2可以达到期望的UV光线透射率（300~350nm）”，“通过确保TiO2颗粒具有0.1-1μm的数平均粒径可以达到期望的相对反射率”，“期望的光学浓度偏差可以通过将二氧化钛母料片的形状变更成以下来控制：长度为2.40~4.60mm、宽度为3.20~4.80mm、高度为1.70~2.30mm的圆柱状”，而对比文件1的不同实施例满足了绝大多数这些条件，因此以上三个参数是对比文件1的薄膜所固有的。专利权人则认为，光线透射率、相对反射率以及光学浓度偏差会受到多种因素影响，根据对比文件1的具体实施例的记载，并不能直接地、毫无意义地得出光线透射率、相对反射率以及光学浓度偏差是多少，这些特征并不是对比文件1的薄膜所固有的。

最终，合议组的审查决定维持了该专利全部有效。

合议组认为，在第880.2号专利的说明书中教导了二氧化钛的分布不均匀也会影响光学浓度偏差，而对比文件1没有提到二氧化钛在薄膜中的分布情况，进一步该专利的说明书中还提及了光学浓度偏差较大还会波及光线透射率和相对反射率。上述范围内的三个参数并非是对比文件1的薄膜所固有的特征。对比文件1的说明书中没有公开有关通过选择调整TiO2的混合率来获得期望的光线透射率、选择合适的TiO2粒径来获得期望的相对反射率以及调整母料片的长度来获得期望的光学浓度偏差等内容或技术启示，也没有充分的证据或理由表明本领域技术人员在申请日以前的现有技术中已经意识到上述对光线透射率、相对反射率、光学浓度偏差的调整手段。

相关启示

基于此案例，笔者得出了一些心得体会。

对于涉及性能、参数限定的产品权利要求，审查员通常会在评述其新颖性时使用推定原则，即，如果本发明与对比文件的产品的结构和组成相同，而根据性能参数又难于将本发明的产品与对比文件的产品区别开，则审查员通常会推定本发明的产品与对比文件的产品相同。针对审查员这样的审查思路，笔者对代理人在答复此类通知书时提出以下建议：

（1）如果本发明的说明书中公开了这些性能、参数的决定因素，例如，产品制备过程中的一些特定操作或条件，则可以通过比较本发明与对比文件说明书之间这些决定因素的异同，例如，比较本发明与对比文件的产品制备过程中一些特定操作或条件的异同，从而实现产品的区分。代理人可以通过找到这些性能、参数的决定因素，通过分析决定因素是如何改变这些性能、参数的，从产品的性能、参数这些表面现象发掘出获得这些性能、参数的本质原因，找到突破口才能打破审查员的“推定”原则。

（2）如果代理人在本发明和对比文件的说明书中都没有找到这些性能、参数的决定因素，也无法证明本领域公知这些性能、参数的具体决定因素是什么，则代理人可以建议申请人通过提供补充实验数据（例如，比较实验）的方式来直接证明对比文件的参数不在本发明限定的范围内，即，证明本发明和对比文件的相关参数确实存在差异。

另外，以上处理方式当然是在实审阶段的一些策略，而解决或者说防范这样的问题的根本还在于最初申请文件的撰写，笔者建议代理人在撰写申请文件时考虑以下：（1）对于产品权利要求的限定采用结构/组成，尽量避免性能、参数限定；（2）如果产品权利要求必须使用性能、参数限定，也应尽量采用结构/组成与性能、参数限定相结合的方式，并且在撰写说明书时对于这些性能、参数的描述应尽量足够充分，同时尽量全面且完善地考虑和描述这些性能、参数的决定因素，对于产品的制备过程也应尽量详细描述，这些对于后续实审阶段的新颖性/创造性争辩都有很大帮助。

以上仅是笔者在专利代理实践中的一些粗浅认识，旨在提供一种如何应对由性能、参数特征限定的产品权利要求的新颖性审查意见的具体思路和一些心得，如有任何不妥之处，还请各位专家和同仁不吝赐教，再次表示由衷的感谢。