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浅谈专利申请创造性判断中的整体评价原则
时间: 2018-06-22瞿艺

一、整体评价原则的含义


中国《专利法》第二十二条规定:“授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。……创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步”。


在中国《专利审查指南(2010)》第二部分第四章中清楚地阐述了国家知识产权局的审查员在对一件发明专利申请的创造性进行审查时所依照的审查原则、审查基准以及判断方法等,其中,在判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见时,通常按照“三步法”进行,即:(1)确定最接近的现有技术;(2)确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题;(3)判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。


同时,在中国《专利审查指南(2010)》第二部分第四章的最后也明确地指出了,创造性的判断,应该针对权利要求所限定的技术方案整体进行评价,即评价技术方案是否具备创造性,而不是评价某一技术特征是否具备创造性。上述规定可归纳为整体评价原则。


整体评价原则是各国对于创造性判断所普遍采用的。欧洲专利局上诉委员会在《审查指南》中规定,发明申请必须被作为一个整体来考虑。如果一个权利要求是技术特征的结合体,分别认定每个技术特征是已知的或者显而易见的而据此认为整体技术方案是显而易见的,这种方法是错误的。韩国《审查指南》关于专利实质性条件的部分也规定,对多个特征组成的技术方案,创造性的判断不能仅仅依靠每个独立的特征,而是要考虑技术方案的整个技术构思。不能仅考虑每个单独的构成因素是否是公知的,而应当考察技术方案整体是否有独特的技术效果。美国《MPEP》也规定,发明申请必须作为一个整体考虑,其判例也认为,在判断创造性时,问题并不在于现有技术与发明申请之间的区别特征是否显而易见,而是发明申请作为一个整体是否显而易见。


二、整体评价原则的应用


下面,笔者将结合在实际专利代理工作中经手的一个案件对整体评价原则的应用加以具体阐述。


案情介绍


申请号:200880005997.2。


发明名称:用于发射烟火发射体的燃烧室。


本案要求保护一种用于发射烟火发射体的燃烧室、一种用于发射烟火发射体的发射系统、一种用于发射烟火发射体的方法以及包括发射系统和推进剂装料的一套部件。


针对本专利申请,国家知识产权局审查员于2012年2月29日发出第一审查意见通知书,检索到对比文件1(FR1354703A)和对比文件2(US2004/0159259A1),并认定本申请的所有权利要求1-28相比于对比文件1、2和本领域的常规手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。此后,审查员又陆续发出了第二、第三、第四次审查意见通知书,代理人针对各次审查意见通知书对权利要求书进行了修改并详细阐述了本申请具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的理由,但遗憾的是,在多次探讨和沟通之后,审查员仍于2014年5月14日发出驳回决定,以本申请的所有权利要求1-28相比于对比文件1、2和本领域的常规手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性为由将本申请驳回。


随后,申请人提出复审请求,在复审请求中,笔者未对权利要求书进行任何修改,而是基于“三步法”判断和整体评价原则详细阐述了本申请相对于现有技术具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的理由。在收到复审请求后,原审查部门对此进行了前置审查,但原审查部门仍坚持原驳回决定,且专利复审委员会合议组于2015年8月14日发出复审通知书。此后,笔者对复审通知书做出了答复,仍未对权利要求书进行任何修改,而是基于“三步法”判断和整体评价原则对本申请相对于现有技术具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的理由进行了进一步的详细阐述。


最终,专利复审委员会合议组接受了申请人的意见陈述,认定本申请相对于现有技术具备专利法第二十二条第三款规定的创造性,最后于2016年10月8日发出授权办登通知书。


案情分析


在答复前几次审查意见通知书时,代理人主要将答复重点放在本专利申请与对比文件1、2之间的区别技术特征上,期望通过较多的区别技术特征将本专利申请权利要求1与对比文件1、2的技术方案区分开,进而使本申请权利要求1的技术方案相对于对比文件具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。但是,审查员却指出,这些区别技术特征或已被对比文件公开或属于本领域的常规技术手段,因此本申请相比于对比文件1、2和本领域的常规手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。


此时,笔者意识到,仅从区别技术特征的角度论述本申请的创造性可能很难说服审查员接受申请人的观点并予以授权。因此,在针对驳回决定提起复审请求和答复复审通知书时,笔者没有用过多的笔墨分析区别技术特征,而是引导审查员从发明的整体上考虑本申请的创造性,着重将本申请权利要求1的技术方案和对比文件作为单独的技术整体分别阐述其所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果,进行多角度分析和答复。


在此,摘录了笔者在针对驳回决定提起复审请求和答复复审通知书时基于整体评价原则所做的几点意见陈述供参考。


对比文件1涉及一种枪炮的推进剂装料的装置并旨在改善枪炮的热效率。对比文件1完全不涉及本申请所欲解决的技术问题“在成功地发射烟火发射体的同时以无烟推进剂材料代替传统黑火药推进剂材料”的技术问题,进而本领域技术人员根本不会也不可能想到从涉及燃烧黑火药的枪炮的对比文件1中寻找解决本申请所欲解决的技术问题的技术启示。


对比文件1涉及一种枪炮的推进剂装料的装置并旨在改善枪炮的热效率,而对比文件2涉及一种用于发射烟火发射体的方法。从基本原理而言,燃烧无烟推进剂和燃烧黑火药是完全不同的两种过程,因为燃烧无烟推进剂时要求建立压力以快速点燃,然而燃烧黑火药时没有这样的要求。因此,本领域技术人员根本不会也不可能想到从涉及燃烧黑火药的枪炮的对比文件1中寻找改进对比文件2中的燃烧无烟推进剂的装置的技术手段,也就是说,本领域技术人员根本没有动机将对比文件1和2结合起来。


并且,对比文件2在其说明书第6段中记载了,前面描述的无烟推进剂在枪炮中的使用与用于烟火无关,因为无烟推进剂在枪炮中的燃烧是在较低的温度下进行的。因此,这不能提供足够的燃烧热量来点燃烟火的组分和导火索。这也从另一方面证实了燃烧无烟推进剂和燃烧黑火药在原理上是完全不同的,因此本领域技术人员根本没有动机将对比文件1和2结合起来。


在对比文件2中利用硝化纤维的特性来提供用于将固体烟火组分从发射管推进到期望顶点的充足的力,然而在权利要求1中通过对燃烧室的构造加以改进来使燃烧室在推进剂材料的点燃的初始阶段关闭以允许在高压下点燃无烟推进剂材料,并在推进剂材料的点燃的稍后阶段中打开排气孔以将气体喷射到发射管中并导致烟火发射体的加速。因此,对比文件2公开了一种与本申请的发明构思完全不同的技术方案,从而本领域技术人员根本没有动机将对比文件2与上述区别技术特征结合起来以得到权利要求1所要求保护的技术方案。


心得体会


目前,在发明专利申请的实质审查过程中,审查员大多遵照“三步法”判断原则对一件发明专利申请的创造性进行审查,即:(1)认定最接近的现有技术;(2)认定区别技术特征和客观解决的技术问题;(3)认定是否存在技术启示。通常,当区别技术特征有多个时,审查员会针对多个区别技术特征中的每个区别技术特征逐一进行检索和创造性评价,进而可能得出本专利申请相对于多篇对比文件和/或本领域公知常识的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的结论。


然而,有时,某个区别技术特征单独来看是比较显而易见或微不足道的,但这并不应当成为认定整个技术方案显而易见的标准。如上所述,专利法所规定的显而易见的认定标准是,权利要求所限定的技术方案整体相对于本申请提出之时的本领域技术人员是否显而易见。


笔者认为,一件发明专利申请具备创造性的标志是具有突出的实质性特点和显著的进步,毋庸置疑,创造性的评判,应该围绕这两个要件进行,但同时,对一件发明专利申请创造性的评判还应当是针对权利要求所限定的技术方案整体而言,即,评价整个技术方案是否具备创造性,而不是评价其中的某一技术特征是否具备创造性,也就是说,不仅要考虑专利申请的技术方案本身,而且还要考虑专利申请所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果,站在本领域技术人员的角度从整个技术方案出发客观地分析和评价。


因此,在答复创造性意见时,代理人也应当考虑从技术方案整体出发多角度地进行分析和答复,不仅关注于单个技术手段的比较,而且从整个技术方案出发论述专利申请的创造性,不仅要考虑专利申请的技术方案本身,而且还要考虑专利申请所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果,多方面全方位进行阐述,从而真正说服审查员,以增加发明专利申请被授予专利权的机率。


以上仅是笔者通过一个实际案例的处理过程与同仁分享在创造性答复过程中如何从技术方案整体出发阐述本申请相对于现有技术是非显而易见的答复策略,如有任何不妥之处,请不吝指出。

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