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浅谈分案时机
时间: 2018-06-05刘彬

目前,随着知识产权保护在国际经济竞争中的作用日益上升,越来越多的企业开始重视利用分案制度从而使其产品在市场上占据优势地位。企业会针对目前市场上出现的竞争对手的产品,不断利用分案来调整自己的专利布局,从而获得更多的利益。接下来,就浅谈一下如何把握和创造分案的时机。

 

一、分案申请制度


《中华人民共和国专利法实施细则》第四十二条规定“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改;申请人期满未答复的,该申请视为撤回。分案的申请不得改变原申请的类别。”


《审查指南》规定:申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前提出分案申请。上述期限届满后,或者原申请已被驳回,或者原申请已撤回,或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的,一般不得再提出分案申请。


由此可见,分案申请是从母案申请中分割出来的,可以是申请人主动提交分案申请,也可以是申请人按照审查员要求而提交分案申请。


关于《中华人民共和国专利法实施细则》第四十二条规定的分案时机,可以概括如下:

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二、分案时机的例外情况


通过上述表格,我们可以看出,分案一般都是在原申请未结案的情况下才能提出。但是,在母案已经结案的情况下,是否就无法再提出分案呢?

对此,审查指南给了一种例外情形:


“但是,因分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况,申请人再次提出分案申请的同时,应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的,不能按照除外情况处理。”


也就是说,审查指南允许申请人根据审查意见中指出的单一性缺陷,对已有的分案申请(暂且称为“一次分案”)进行再次分案(暂且称为“二次分案”)。而且这种“被动分案”不受到前述分案时机(母案是否结案)的限制,只要是审查意见中指出了单一性缺陷,都可以再次提出分案。


因此,为了保证客户的最大权益,倘若在“一次分案”中存在单一性缺陷,并且审查员随后发出了单一性相关的通知书,我们要全面考虑对于该通知书的答复策略。在实践中,我们可以通过仅进行争辩的方式来证明该“一次分案”具备单一性,当然,我们也可以修改权利要求从而克服“一次分案”的单一性问题。在准备答复的过程中,我们需要跟申请人进行沟通,向其充分指出这两种答复策略所带来的结果。在申请人明确希望采用后一种答复策略的情况下,我们则可以对不具备单一性的权利要求进行删除,并针对相关的权利要求进行再次分案。


三、小结


分案申请策略有很多“妙用”,主动分案用的好,就能够为申请人争取更多的利益。

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