一．引言

对于专利申请文件的修改可分为主动修改和针对审查员所指出的缺陷进行的被动修改。与主动修改仅需满足专利法第33条不同，被动修改还需要符合专利法实施细则第51条第3款或第61条第1款的规定。[1]，[2]

面对申请人被动修改时可能做出的各式各样修改，代理人需准确把握相关法条，提供合理的法律意见。本文主要简述代理实践中对权利要求的一些稍为特殊的被动修改，以供相关人士参考。

二．权利要求的“奇葩”修改

1.针锋相对的单一性修改

例如，审查意见通知书中指出N套权利要求之间不具备单一性，并对第一套权利要求进行了检索和新创性评述；要求申请人删除其余权利要求。而申请人答复时偏偏删除审查员检索过的一套权利要求，保留其余权利要求。这种修改方式是否能被接受呢？

答案是：取决于审查员。其中不接受的理由是，审查员已经对第一套权利要求进行了检索和评述，删除这套权利要求不是针对审查意见进行的修改，不符合专利法实施细则第51条第3款的规定，申请人应删除未被评述的权利要求。

此种审查意见广受申请人和代理人争议，本文不做过多评述。代理人应将此种修改方式的风险告知申请人，若申请人坚持这种修改，则可基于以下内容争辩。

根据《专利审查指南》规定：

对于明显缺乏单一性的申请，可采取下列方式之一：

（1）待申请人修改申请并消除缺乏单一性的缺陷后再进行检索；

（2）如果缺乏单一性的两项或者多项独立权利要求的技术方案都属于该审查员负责审查的技术领域，且它们涉及的检索领域非常接近或者在很大程度上重叠，则审查员可以在不增加太多工作量的情况下同时完成对它们检索，…。[3]

对于不明显缺乏单一性的申请，审查员应按照下列方式检索：

（2）如果一件申请中的两项或者多项相互并列的独立权利要求，在发明构思上非常接近，而且其中没有一项独立权利要求需要在其他的技术领域中进行检索，则可以对申请的全部主题进行检索，因为这不会增加太多工作量。

（3）对独立权利要求进行检索，若发现它不具备新颖性或创造性，从而导致其相互并列的从属权利要求之间缺乏单一性，则可参照…。[4]

因此，基于以上规定的精神，在其中一套权利要求被认为不具备创造性前提下，应允许申请人选择另一套权利要求。审查员的处理方式剥夺了申请人自主处分的权利，是不合理的。

2.将独立权利要求改得面目全非

在答复审查意见时，申请人对于中国的专利实践了解不够，有可能会将原权利要求修改得面目全非，几乎相当于重新撰写。

显然审查员并不希望看到这种修改，因为这将导致审查员重新进行检索。对于这种修改，审查员通常会指出修改不是针对审查意见进行的，从而不予接受。

虽然审查员的理由并不充分，但作为代理人最好还是首先告知申请人这种修改存在不被接受的风险。若申请人坚持，则在确认符合专利法33条的前提下，尽量争辩该修改也符合实施细则51条3款的规定。并详细论述修改依据，以及如何克服了审查意见的缺陷。

3.二次概括权利要求

在提交专利申请文件之后，对权利要求重新概括一般是不被接受的。这种概括不是在提交申请时做出的，也被称为二次概括。

二次概括是否超范围，有不同观点：一种认为应当禁止二次概括，否则会违背新申请原则，损害公众利益；另一种认为应将二次概括分为实质的和形式的二次概括，前者不应允许，后者应允许；还有观点认为，二次概括通常试图保护一个中间的范围，从原理上说，若原始申请中记载了上位概念，修改时主张其下位概念的，对第三人并未造成不利影响，应认可这种修改；等等。各种观点的合理性不是本文所要论述的。

目前国家知识产权局持第一种观点。不仅被动修改，即使主动修改，通常也不接受二次概括。

举个例子：

权利要求修改后记载了：“使用与初级单元和次级装置之间的感应功率传输链路分离的通信链路将功率需求信息传输到所述初级单元。”

审查员指出，说明书中记载了“以使用RFID通信方法将关于次级装置的功率需求的信息提供给初级单元。”此为具体实施例，即最小范围；还记载了“代替RFID，可使用任何适当的通信链路，以允许每个装置将其功率需求信息传输至初级单元”，此处限定了最大的范围。而修改后的权利要求概括了一个中间的范围，此内容不能由原始申请文件直接毫无疑义地确定。

申请人认为，RFID链路必定是与感应功率传输链路分离的，因此在感应功率传输链路之外而存在。该修改没有增加新的内容，只是将原始说明书中隐含公开的内容明显化了。…。在说明书中记载了一个大的范围和一个小的范围的基础上，该权利要求试图保护一个中间的范围，并未超出原始申请记载的范围。经过不懈争辩，最终审查员接受了该修改。

即便如此，代理人还应提前告知申请人尽量避免二次概括及可能由此带来的不利后果。

4.增加由从属权利要求形成的独立权利要求

审查员指出权利要求1-N中除了权利要求M以外均不具备创造性。

为克服这种缺陷，申请人修改了权利要求1。同时，由于审查员未质疑权利要求M的创造性，因此申请人想单独保留权利要求M。为此，申请人在从属权利要求2-N的附加特征未作修改的基础上，单独提出权利要求M成为一个新的独立权利要求（即，将原权利要求M的附加技术特征与原始权利要求1合并）。

修改后的权利要求书实际上相对于原始权利要求书增加了一个权利要求。这种修改是否允许呢？

首先，该修改无疑符合专利法33条的规定。

其次，该修改是否符合实施细则51条3款的规定呢？

肯定观点，这是针对审查员指出的不具备创造性的审查意见进行的。为了克服独权的缺陷，申请人修改了独权；而权利要求M本身是可授权的，单独拿出来进行保护也属情理之中。

否定观点，审查员并未指出权利要求M存在缺陷，所以这种修改不是针对审查意见所进行的。

实际上，笔者认为这种修改并不属于审查指南第二部分第八章5.2.1.3中指出的即使符合专利法第33条也不能视为针对审查意见指出的缺陷进行修改的5种情况，因此是可以接受的。

5.权利要求中增加技术特征是否必然缩小保护范围

通常情况下，权利要求中增加技术特征会导致权利要求的保护范围变小。然而，特征是由语言来表述的，由于语言表达的丰富多彩，可能出现加入特征并不缩小、甚至增大权利要求保护范围的情况。

笔者曾遇到一个审查意见，其中指出权利要求中增加了特征A，原始说明书中记载的完整特征是A+B，仅将特征A补入权利要求中超出原说明书记载的范围。笔者经阅读说明书发现，特征A和B分别是一个句子的前半句和后半句，而特征B仅对特征A做了非限定的或者说扩张性的说明。因此笔者建议申请人补入特征B，申请人欣然同意，最终结果皆大欢喜。

三．总结

权利要求的修改方式五花八门，以上几例管中窥豹，仅供参考。申请文件修改时不能超越专利法33条这一红线，另外也要注意实施细则51条3款这一黄线。深刻理解专利法33条的本质并把握相关的规定，是能够做出适当被动修改的前提和基础。

以上仅是笔者在专利代理实践中的一点体会，不当之处望不吝指正。

参考文献

1．《中华人民共和国专利法》第33条。

2．《中华人民共和国专利法实施细则》第51条第3款，第61条第1款。

3．国家知识产权局，《专利审查指南（2010）》，北京，知识产权出版社，2010年，第二部分第七章9.2.1，（P215）。

4．国家知识产权局，《专利审查指南（2010）》，北京，知识产权出版社，2010年，第二部分第七章9.2.2，（P216）。