内容摘要：在先使用未注册商标的相关权益基于持续使用而形成。未注册商标使用人应当增加显著区分标志从而避免混淆。并且，尽量规避商标侵权风险的同时，需要保留相应的使用证据，为在先使用抗辩商标侵权作好必要准备。当知名度累积达相关公众所知悉，可通过认定未注册驰名商标或一定影响的商品名称、包装、装潢来进行主动维权。当遭遇商标抢注人的商标侵权诉讼时，尝试通过主张商标恶意诉讼维护正当的合法权益。

关键词：在先使用 未注册商标 司法保护

Abstract：The right of prior unregistered trademark which has been used is formed by sustained use. The prior user should add proper marks for distinction to reduce the possibility of confusion and reserve the use of evidence prepared for the non-infringement against the trademark infringement lawsuits. When the unregistered trademark is well known to the relevant public, the user of the said trademark can request the protection of the famous unregistered trademark, or protect as the name, package, and decoration of product with certain influence. If sued by malicious registered trademark owner, the prior user can try to bring the trademark malicious lawsuit to safeguard his legitimate rights and interest.

随着国家对知识产权战略的提倡和推动，以及商标价值的凸显，商标越来越受到重视。经营者更倾向于将其使用的商业标识注册为商标。我国实行商标注册制度，亦促使了商标注册量的提升。然后，基于诸多原因，如在先使用的商标被他人抢注，或基于缺乏显著性被商标局驳回等原因，已经使用的商标无法获得注册，但由于已经使用的品牌已经形成对该品牌产品的忠诚度和粘附度无法舍弃该品牌[①]，或商业推广策略原因需要继续使用该品牌，企业将其作为未注册商标进行了商业使用。在此种情形下，未注册商标的使用如何规避存在的侵权风险以及加强对其自身的保护显得尤为重要，对已经使用未注册商标的保护弥补商标注册制度内在缺陷，是对商标经使用而赋予生命力的本质要求。

一、未注册商标保护的现实原因

商标的的“恶意注册”“恶意使用”和“恶意诉讼”备受业界关注，其背后是在先使用人正当利益无法得到有效保护的失衡和亟需解决之道的呼吁。一边是抢注人注册成本之低，导致重复注册、大量注册；一边是正当权利人维权成本之高，委托专人管理，定期监控，不断诉讼，花费大量的时间、精力和金钱成本。由于他人抢注导致在先使用人无法将其使用的标志注册为商标而作为未注册商标使用的一大原因。国家知识产权局为制止不正当商标注册的行为，出台《关于规范商标申请注册行为若干规定》征求意见稿，希望以此引导和规范商标申请注册行为，但他人恶意使用的问题，仍需在先权利人的主动维权及以审慎的使用。

未注册商标的存在还有一大原因是由于缺乏显著性而无法获得注册，对于此类标志，《商标法》第十一条的规定不得作为商标注册，但并不禁止使用。在商业使用中，此类商标与产品或服务的特性有一定的联想或关联，多为暗示性商标，方便消费者识记， 推广起来较为容易。这也是为什么即使商标在未获得注册的情况下仍继续使用的主要理由之一。

二、《商标法》关于未注册商标保护的规定

（一）关于未注册商标的规定

关于未注册商标的规定，《商标法》给予有限的保护。

《商标法》第十五条的规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”

《商标法》第三十二条的规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”

《商标法》第五十九条第三款的规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区分标识。”

依据上述的规定可见，《商标法》对未注册商标（非驰名）的保护为消极保护，即对代理人、代表人及其他关系人知悉在先使用人情况的抢注行为提异议并禁止代理人和代表人的使用，对他人注册与其相同、近似的商标提异议或无效，以及在面对商标侵权时提出不侵权抗辩，无法像注册商标一样作为权利基础主动提起商标侵权诉讼对其未注册商标给予保护。这与我国实行商标注册制度相相应的，给予未注册商标一定的保护，“但保护水准不宜过高，以免冲击到注册制这一商标管理中的基本制度”。[②]

对未注册商标予以保护的前提是进行了使用，除了禁止代理人、代表人的抢注行为，其他保护类似均要求其达到“有一定影响”的标准。“有一定影响”的具体含义或条件，没有相关司法解释予以规定，在司法实践中个案因素差异较大，留给法官较宽的自由裁量空间。“有一定影响”与知名度相关，但到了何种程度或范围即达到了“一定影响”在个案中认定差别较大，一般理解为在一定地域范围内有影响力。有学者建议探索建立未注册商标的知名度体系[③]，不失为一个可行的尝试。

（二）关于未注册驰名商标的规定

《商标法》第十三条关于未注册驰名商标的规定：“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”

《商标法》第五十八规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争。”

未注册驰名商标制度在不断完善，直到2001年《商标法》才有对未注册驰名商标的专项规定。它是在我们商标权注册制度下对因使用而获权的未注册商标的最强的保护。从上述规定可知，相比于普通的未注册商标的消极保护，《商标法》给予未注册驰名商标的是积极保护，可以作为权利基础对他人在相同商品的上商标性使用行为提起商标侵权诉讼；针对他人作为企业名称使用，误导公众的，提起不正当竞争诉讼。给予未注册驰名商标稍弱于注册商标的保护出于商标本质的内在要求。商标的价值在于使用，虽然未获得注册，但基于使用事实上起到了识别商品或服务的功能，具有了相应的市场价值，有保护的的基础和必要性。

三、未注册商标的使用问题

（一）增加区分的识别标识，降低混淆的可能性

基于商标未获得注册，进行商业使用存在较大风险，特别是申请注册时基于与在先注册商标近似而驳回的无法通过注册的商标，存在天然的缺陷，这类商标再进行使用，不可能完全阻断商标侵权的风险，仅尽可能地降低风险，这对于品牌后期的投入和推广、壮大发展是不利，是个隐形的障碍。

除了在同一种商品上使用与注册商标相同的商标的，非必须考量“混淆”要素，商标标志或商品不完全相同（商标近似或商品类似的），“容易导致混淆”将是法院衡量是否构成商标侵权的重要因素。因此，在使用未注册商标时，增加区分的标识，如企业的字号或企业已使用并注册的商标等，尽量避免消费者的混淆，降低误认的可能性。[④]

值得注意的是，即使未注册的商标与其使用人形成了紧密的关联度，这仍将有一定的不确定性，并可能产生新的问题。一般而言，当在后使用的未注册商标通过大量的使用和推广具有高知名度，与其使用人形成紧密联系时，该商标与其使用人的关系不会使得相关消费者混淆，即当消费者看到该商标时，知晓其提供商品或服务的主体。然而，当在先注册人使用其注册商标时，鉴于与他人使用的知名未注册商标有一定的近似性，相关消费者将有可能认识注册商标持有人提供的产品是他人知名未注册商标使用人提供的，或具有一定的关联性，一定程度上可能挤压了该注册商标使用及发展的空间，即产生了“反向混淆”。“反向混淆”的理论引进于国外，已由司法案例所确认属于商标侵权，最高人民法院在“金戈铁马”商标侵权案件中明确说明：“相关公众是否会混淆误认，既包括将使用被诉侵权标识的商品误认为商标权人的商品或者与商标权人有某种联系，也包括将商标权人的商品误认为被诉侵权人的商品或者误认商标权人与被诉侵权人有某种联系，妨碍商标权人行使其注册商标专用权，进而实质性妨碍该注册商标发挥识别作用”。[⑤]

（二）保留在先使用证据

保留在先使用证据有利于主张在先使用的权益抗辩在后注册商标。在2013年的《商标法》修改前，虽然司法实践有给予善意的在先使用人一定的保护案例，但并无明确的法律依据，2013年的《商标法》增加了第五十九条第三款关于在先使用的规定，赋予了在先使用人在符合一定条件下，可作为不侵权抗辩，并在原有范围内附加适当区别标识继续使用。在肯定了在先使用人的相关权益时，亦对在后注册商标权基础存在瑕疵的确认，再进一步尝试对该注册商标提无效宣传，从而让其失去注册商标的权利基础，使用人再申请将其注册为商标，使得事实上和法律上权利主体同一。商标的民行程序如何衔接打击商标抢注行为，保护在先使用的权利的话题引起司法界的深度探讨。

保留使用证据对于本身缺乏显著性的标志有着重要的意义。基于缺乏显著性被驳回无法获准注册的商标，如果经过大量而广泛的使用和宣传，弥补了先天的显著性不足的，起到了识别商品的作用，则该使用人可考虑重新申请注册商标，在可能的后续的驳回复审，甚至驳回复审行政诉讼中并提交相应的使用证据，获准注册的概率将有所提升。例如蒙牛公司的29类的“酸酸乳”商标于2002年向商标局申请注册因缺乏显著性被驳回，2005年再次申请注册商标，并于2006年在个案维权案件中被呼和浩特市中级人民法院认定为未注册驰名商标，通过使用获得了显著性，从而使得其“酸酸乳”商标于2008年获得初审公告，最终获得了注册。

四、未注册商标的司法保护的途径

（一）未注册驰名商标

在互联网信息轰炸和资本市场推动的市场环境中，一个标志经过商业运作，其知名度可在短期内迅速飙升，未注册商标的知名度达到了普通大众所知悉的程度。一旦该品牌被市场认可，在利益的趋势下，市场的其他主体在相同或者类似的商品或服务上复制、摹仿该未注册商标，该未注册商标的使用人可通过主张认定未注册驰名商标寻求司法的保护。

驰名商标的认定对商标知名度的要求较高，需要参照驰名商标认定的相关规定提交大量的使用证据，用以证明在中国境内为相关公众广为知悉。驰名商标可以通过行政和司法两种途径来认定，行政认定是通过国家的行政机关商标局，如“小肥羊”商标曾被商标局认定为未注册驰名商标，或由商评委在个案中认定；司法认定，是自2001年中国加入WTO后开始实行的，采取个案认定和被动认定原则，即由法院在审理具体的个案中应当事人的请求予以认定，蒙牛公司的“酸酸乳”是我国首例未注册驰名商标维权的案例。由于行政机关曾对驰名商标采取主动保护和全面保护，驰名商标作为一种品牌和企业荣誉而导致驰名商标司法认定的虚假诉讼的发生[⑥]，因此，在2013年修订的《商标法》明确规定禁止将驰名商标作为荣誉用于宣传，驰名商标在司法认定上较为谨慎。鉴于此，未注册驰名商标的认定和维权在目前的司法环境中更为慎重。

另外，相关的使用证据需要体现使用人有主观使用和宣传的真实意思，而非仅仅为其他媒体的被动报道。在辉瑞公司主张威尔曼公司侵权其未注册商标“伟哥”侵权案件中[⑦]，最高院认为，辉瑞公司提交的证据“伟哥”为媒体的报道，而辉瑞公司在中国使用与其注册商标“Viagra”相对应的正式商品名称为“万艾可”。在辉瑞公司认可其从未在中国境内使用“伟哥”标识的情况下，他人对该标识所做的相关宣传等作为，由于不能反映辉瑞公司将“伟哥”作为商标的真实意思，不能认为“伟哥”构成未注册商标，更不能认定其构成未注册驰名商标。

尽管未注册驰名商标的保护类似于注册商标，但在一个标识未获得注册（未确定法定权利基础）的情况下，投入大量的使用和宣传对于使用人（或其投资者）的商业经营来说冒着极大的风险，因此，作为未注册商标达到事实驰名的状态再去维权的案例相对较少。

（二）一定影响的商品名称、包装、装潢

“一定影响的商品名称、包装、装潢”权益由《反不正当竞争法》所规制，相比于注册商标权，并非依注册而获得，而是通过使用，个案认定，且权利状态根据其实际使用的状态是一个动态发展的过程，相对则没有那么稳定。另外，依据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1条第2款的规定，一定影响的商品名称、包装、装潢的权益的保护受地域和在后使用者的主观过错的限制。然而，在无法获得注册商标专用权，知名度未达成驰名状态的情况下，仅在特定区域具有知名度，通过一定影响的商品名称、包装、装潢的权益对在某一区域内正当使用形成的权益予以保护。

虽然2017年的《反不正当竞争法》对“商品名称、包装、装潢”删除了“特有”的明确规定，但是，商业标识的内在要求即具有区分性，即与同行业内其他主体提供的相同、类似的商品或服务的名称、包装或装潢有所不同才能起到实际的区分作用，这与“特有”的要求具有同一性，特别是“一定影响”的要求增强了标志的可识别性。

（三）商标恶意诉讼

商标恶意诉讼目前业界较为关注，近年法院有不少相关的案例，引起热议。恶意提起知识产权诉讼是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据，仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，故意针对他人提起知识产权诉讼，造成他人损害的行为。这对于国外权利人的商标被国内主体抢注后反遭被诉侵权是一种高效的解决方案，若恶意诉讼的反诉成立，一方面有效阻却商标侵权的成立；另一方面有利于国外权利人从根本上确立其权利基础的正当性，为无效该注册商标的行政确权授权策略提供有力的支撑。

最近，江苏高院在审理中讯公司诉比特公司恶意提起知识产权诉讼一案中对商标恶意诉讼的定义、构成要件和赔偿方面作了详细的论述。该案不仅判定构成商标恶意诉讼，而且在赔偿上支持了原告直接的经济损失、律师费，参考了预期利润损失，并适用惩罚性赔偿。这充分体现了坚决制止此类恶意诉讼的司法裁判导向，对于大力打击恶意注册及使用、维护在先使用人的合法权益具有典型意义。[⑧]

关于恶意提起知识产权诉讼的构成要件没有相关的法律法规或司法解释规定，在司法实践中认为需要满足三方面的要件：第一，商标权利的取得具有不正当性；第二，行为人提起诉讼主观上具有恶意；第三，行为人恶意提起知识产权诉讼给他人造成了损失，且损失与行为人恶意提起知识产权诉讼具有因果关系。[⑨]

结语

《商标法》和《反不正当竞争法》为未注册商标的保护提供了一定的依据，但由于在先使用未注册商标的相关权益基于持续使用而形成，因此保留在先使用的相关证据对于权益的主张至关重要，是进行维权的基础。在实际使用中，未注册商标使用人应当增加显著区分标志从而避免混淆。在目前现有的法律规定和司法实践表明，当知名度累积达在中国境内相关公众所知悉，可通过认定未注册驰名商标，或在特定区域具有一定影响的，可通过一定影响的商品名称、包装、装潢来进行主动维权。甚至在遭遇商标抢注人的商标侵权诉讼时，可尝试通过主张商标恶意诉讼维护正当的合法权益。然而，针对未注册商标的保护并没有形成体系化，各条款之间给予的保护没有明确而清晰界定与衔接，这对于未注册商标在先使用人维权的选择造成困惑，因此，应建立体系化的未注册商标保护制度。尽管我国实施的商标注册制度，但对于未注册商标的保护，不管是基于未注册商标本身价值事实上的需要，还是法律规定，均予以认可。但是，对于未注册商标使用到何种程度，商誉积累的程度，应给予何种程度的保护，没有相应的保护级别和各权利间的衔接，这需要加强完善未注册商标的保护制度，形成保护的层次化和体系化，加大对经使用积累了知名度的未注册商标的保护力度，遏制抢注的不诚信行为。

[①] 李晓秋：《论商标挟持行为的司法控制》，载于《现代法学》2017年7月第39卷第4期，第83页。

[②] 郎胜主编（全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编）：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年10月第1版，第113页。

[③] 程德里：《在先使用商标的“有一定影响”认定研究》，载于《知识产权》2018年第11期。

[④] 依据《商标法实施条例》第七十六条规定：“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为”，将他人注册商标使用在包装装潢，误导公众的，依然属于商标侵权。因此，即使增加了其他区分标识，旨在降低侵权风险，仍无法彻底避免商标侵权。

[⑤]参见（2017）最高法民再273号判决书。

[⑥]林平：《驰名商标还能这样认定：律所串通企业虚假诉讼，法官受贿裁判》，载于https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1498724，最后访问日期：2019年3月6日。

[⑦] 参见再审案件最高院（2009）民申字第313号判决书。

[⑧] 参见江苏高级人民法院（2017）苏民终1874号民事判决书。

[⑨] 宋健：《商标权滥用的司法规制》，载于《知识产权》2018年第10期。