捐献原则是专利侵权判定中的一项法律原则,根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条之规定:
“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”
即仅在说明书或者附图中描述而未限定在权利要求中的技术方案,视为权利人放弃该技术方案,该技术方案无偿贡献给社会。在后续的侵权诉讼中,权利人不得依据等同原则将该技术方案重新纳入权利要求的保护范围。
(2019)京民终45号亨斯迈先进材料(瑞士)有限公司(简称亨斯迈公司)诉江苏锦鸡实业股份有限公司等侵害发明专利权纠纷一案中,亨斯迈公司为ZL00106403.7号“偶氮染料及制备方法与用途”发明专利(简称涉案专利)的专利权人。
在无效宣告程序中,亨斯迈公司修改涉案专利的权利要求,在修改后权利要求的基础上,涉案专利维持有效。
涉案专利修改后的权利要求1要求保护以游离羧酸和磺酸形式存在的式(1a)化合物及以游离磺酸形式存在的式(2)化合物的混合物。
涉案专利说明书实施例中明确记载,在最后一步偶联中,其系通过在弱酸性或弱碱性环境中获得以盐形式存在的产物,再通过加入浓盐酸的方式将所述盐产物转化为游离酸产物。
双方的争议焦点之一为式(1a)和式(2)化合物中磺基成盐的技术方案是否纳入涉案专利权利要求1的保护范围。
北京高院认为涉案专利说明书明确描述了式(1a)和式(2)化合物可为游离酸,亦可为盐,如钠盐,故根据捐献原则,亨斯迈公司不能将其仅在说明书中描述而未概括到权利要求中的式(1a)和式(2)化合物中磺基成盐的技术方案纳入涉案专利权利要求1的保护范围。
在此前提下,若某一化合物在性质上并非以酸的形式存在,则可以直接认定其未落入涉案专利权利要求1的保护范围。
根据亨斯迈公司该送检小样的检测报告,检测样品的黑色和橙色组分为盐而非游离酸。亨斯迈公司不能依据等同原则将仅在说明书中记载的技术方案重新限定到权利要求中。
基于捐献原则,依据亨斯迈公司提交的检测报告,尚不足以证明被控侵权产品落入了涉案专利修改后的权利要求1的保护范围。
因此北京高院驳回了亨斯迈公司的全部诉讼请求。
从上述案例中可以看出,涉案专利说明书中清楚明确地记载了偶氮染料在制备过程中,可将以盐形式存在的中间产物通过加入浓盐酸的方式转化为游离酸产物。
本领域技术人员通过阅读涉案专利说明书能够不经过创造性劳动,即可获得偶氮染料制备过程中的盐产物,且本领域技术人员还知晓该技术方案未被限定在权利要求中。
在该种情况下,专利权利人不得依据等同原则将制备以盐形式存在的中间产物的技术方案重新纳入到权利要求中,该技术方案视为无偿捐献给公众。
笔者认为,捐献原则的适用主要是防止专利申请时权利要求以较下位的概念申请保护,而在说明书或者附图中对权利要求中相应的技术特征进行扩张解释,以谋求在后续的侵权诉讼中依据等同原则扩大权利要求的保护范围。因此,捐献原则的适用有利于保护公众利益。
然而,鉴于我国目前专利撰写者水平良莠不齐,在适用捐献原则时需保持高度的谨慎,要从功能、效果上考虑被诉的技术方案相对于专利所要求保护的技术方案而言是否属于常规手段的替换,或者是否存在技术方案上的改进,进而充分平衡公众利益与专利权人的合法权益。否则过度的适用捐献原则,可能会导致专利申请人尽可能少地公开发明创造的内容,不利于我国专利制度的发展。