专利侵权判定之“禁止反悔原则”,你用对了吗?
时间: 2019-08-07 北京康信知识产权代理有限责任公司 吴孟秋 阅读量:

何为禁止反悔原则?

 

禁止反悔原则,也称“禁反言(estoppel)”,主要指专利权人在专利授权确权过程中,若为了满足授权要求而对权利要求的范围进行了限缩性修改或陈述,则在主张专利权时,不得将通过该限缩而放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。该原则是对专利侵权判定的另一原则“等同原则”的重要限制,即法院在适用在“等同原则”判定是否侵权时,应当先适用该原则,目的在于“敦促当事人在诉讼活动中诚实守信,避免当事人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释。通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制,可以合理地确定专利权的保护范围,维持专利权人与被诉侵权人以及社会公众之间的利益平衡”。

 

禁止反悔原则是专利侵权判定过程中普遍适用的法律规则之一,属于国际通行规则,例如在英、美、日、德等国家的专利侵权诉讼中均有对应的适用此规则的法律规定。在中国的相关法律法规中也对其做出了具体的规定,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”

 

禁止反悔原则如何适用?

 

那么是不是只要是在授权确权程序中专利权人对权利要求进行了限缩性修改或陈述,就一定会导致在后续主张权利过程中适用禁止反悔原则呢?下面我们通过一个具体案例来更好的理解禁止反悔原则在侵权诉讼案中的适用。

 

篇幅所限,此处只选取此案例中与禁止反悔原则适用问题相关的主要部分。

 

专利权人天津联力化工有限公司(以下简称联力公司)诉被告浙江福瑞德化工有限公司(以下简称福瑞德公司)侵害发明专利权纠纷一案,北京知识产权法院认定被诉侵权产品落入权利要求1的保护范围,判决被告福瑞德公司赔偿联力公司经济损失880万元。被告福瑞德公司不服一审判决,向北京高院提起上诉。

 

北京高院二审支持了一审判决,同时认为福瑞德公司不能证明联力公司在无效宣告行政程序中的相关陈述对涉案专利权的有效性已经产生了实质性的影响,因此,在本案中不适用禁止反悔原则。被告不服北京高院的判决,向最高院申请再审。

 

最高院对福瑞德公司有关权利要求1中的“料位开关”应适用禁止反悔原则的主张能否成立进行了审查:

 

本案中,联力公司在涉案专利授权前,对权利要求1进行了修改,在其中增加了技术特征“料位开关”。福瑞德公司主张该修改方式导致涉案专利被维持有效,应适用禁止反悔原则,不能在侵权诉讼中再就“料位开关”适用等同原则,即不应将技术方案A中用压力检测来判断铝粉是否已经排空的技术特征,认定为与“料位开关”等同的技术特征。

  

最高院认为:

 

首先,在发明专利授权确权程序中,专利申请人有权依法提交意见陈述或修改权利要求。专利申请人在修改权利要求时增加新的技术特征,并主张修改后的技术方案是非显而易见的,是专利审查实践中的常见情形。虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围,导致权利要求的保护范围发生变化,但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述“放弃”特定技术方案的情况下,不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征,导致权利要求的保护范围进一步限缩,就认定权利人完全“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征,不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。如此,会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制,被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权,导致权利人与社会公众的利益失衡。这样既与禁止反悔原则的目的不符,也与专利法保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造的立法目的不相适应。

 

其次,关于禁止反悔原则的举证责任问题,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条规定:“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。

 

根据该规定,在权利人作出了限缩性修改或者陈述的情况下,在认定是否适用禁止反悔原则时,应当查明权利人是否通过“限缩性修改或者陈述”导致“放弃”了特定的技术方案,而不仅仅是考虑“限缩性修改或者陈述”是否对专利权的效力产生实质性影响。因此,被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的,应举证证明权利人“限缩性修改或者陈述”的具体情形,以及是否权利人因此放弃了“被诉侵权技术方案”。而权利人主张“未导致技术方案的放弃”,不适用禁止反悔原则的,则应由权利人就“限缩性修改或者陈述被明确否定”承担举证责任。本案中,二审法院以“福瑞德公司不能证明联力公司在无效宣告行政程序中的相关陈述对涉案专利权的有效性已经产生了实质性的影响”为由,认为“在本案中不适用禁止反悔原则”,适用法律有所不当,最高院予以纠正。

 

本案中,虽然权利人在实质审查过程中修改权利要求1时增加了“料位开关”,涉案专利权最终被维持有效。但在无效程序中,并无证据证明权利人通过上述修改以及意见陈述,放弃了对通过压力检测来确定是否排空铝粉的技术方案主张等同侵权。因此,对于福瑞德公司有关本案应适用禁止反悔原则,不能再认定“料位开关”与技术方案A中的压力检测构成等同的主张,最高院不予支持。

 

敲黑板,划重点啦!

 

通过上述最高院在案例可以明确,确定禁止反悔原则的适用关键是看是否有证据证明专利权人是否在授权确权过程中的修改或陈述中导致了技术方案的放弃,具体而言:


1.若在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

 

2.主张适用禁止反悔原则的一方,应举证证明权利人“限缩性修改或者陈述”的具体情形,以及是否权利人因此放弃了“被诉侵权技术方案”。而权利人主张“未导致技术方案的放弃”,不适用禁止反悔原则的,则应由权利人就“限缩性修改或者陈述被明确否定”承担举证责任。


关键词: 专利侵权
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