“自上而下法”在专利许可费率典型案例中的应用
时间: 2019-09-18 10 北京康信华源知识产权咨询有限公司 胡凌 李慧 阅读量:

一、案件背景介绍


A公司于2011年向美国某联邦地区法院提起诉讼,指控无线网络使用者和制造商侵犯了其23项专利。法院于2013年9月发出备忘录意见书,其中基本沿用了微软案件中的假想双边谈判方法,基于双方提交的证据,根据专利期限、适用的诉讼时效和侵权认定,对于美国制造商使用或销售的每一个WiFi芯片,为获得A公司的19个802.11标准必要专利组合的许可,需要向A公司支付的许可费率为9.56美分。


二、关于双边谈判方法


1.修改后的假想双边谈判方法


法院征求各方意见,双方均同意使用假想双边谈判。即以Georgia-Pacific计算专利损害赔偿的15要素为指导框架,采用假想双边谈判方式,以最小可售专利实施单元为费率基础。


2.与微软案件中的假想双边谈判方法的不同之处


在本案中,双边谈判方法与微软案件中的假想双边谈判方法存在以下不同之处:


第一,微软一案中FRAND评估的目的是定义FRAND许可费率,以便陪审团可以判定许可要约是否符合FRAND义务。但是,本案的目的是为了针对标准必要专利的侵权设定损害赔偿,因此必须判定出单一的许可费率,而不是范围。


第二,本案中法院采取单独的程序来判定A公司专利的必要性,并且已经判定它们都是标准必要的。因此,法院清除了关于侵权者责任的不确定性,侵权者不会因为不确定性而得到许可费的折扣。法院既然已经对必要性作出了判决,专利权人也不能在法庭上质疑其有效性,而放弃假想谈判。故法院不会根据专利必要性的不确定而调整许可费率。


第三,法院认为确定许可费率的基础是WiFi芯片,而WiFi芯片的目的是提供802.11功能,确定了A公司专利对802.11标准的重要性也就确定了这些专利对WiFi芯片的重要性。因此,法院不单独对A公司专利对被诉产品的重要性进行评估,而是将其合并到A公司专利对802.11标准的重要性的审查中。


三、 A公司专利对802.11标准的重要性


法院对A公司专利的三个专利家族进行的审查,确定了其对802.11标准的重要性,具体如下:


1.对于信道共享专利家族


针对信道共享专利家族,法院认为A公司的信道共享专利家族对802.11标准具有中等至高等的重要性。因为尽管一些替代方案能够专利特征的一些功能,但是没有一个能够提供802.11标准结合A公司的信道共享专利家族后的特征所具有的全部灵活性和功能性。


2.对于多收发器专利家族


针对多收发器专利家族,法院认为A公司的多收发器专利家族对802.11标准具有中等的重要性。因为多个收发器是无线网络中必要的功能,可以提高系统吞吐量。


3.对于休眠专利家族


针对休眠专利家族,法院认为A公司的休眠专利家族对802.11标准具有中等的重要性。在标准化的时候,没有可用的替代方案可以提供A公司专利的所有功能。但是A公司专利也不足以覆盖802.11休眠模式的所有特征。


四、对可比证据的审理


1.关于A公司对B公司的许可协议


在评估双方提出的可比协议之前,法院发现A公司已将涉诉专利回授给B公司。他们之间的交易不能充分地确定A公司对B公司的许可协议的价值,A公司从B公司购买的涉案专利的价格,对本案没有参考作用。


2.关于A公司提供的可比证据


对于M/V许可协议,法院认为该协议中的许可费率可能是双方和解的产物,并不是专利的自由市场价值,因此该协议不适合作为本案的参考。对于Symbol与Proxim和Terabeam许可协议,法院认为该许可协议不适合作为本案的参考。对于Symbol/LXE许可协议,法院认为该协议不清楚许可费的哪些部分归因于Symbol的802.11专利,因此该许可协议不适合作为本案的参考。对于Qualcomm/Netgear许可协议,该协议涉及的标准是802.16和802.20标准,且Qualcomm的专利数量众多,因此该协议的许可费率不适用于本案。


3.关于被告制造商提供的可比证据


在微软一案中,使用了Via Licensing专利池。但是微软案中的涉案专利对标准的贡献很小。而本案中的专利组合已经被判定对于802.11标准是中等至高等重要的。因此,在确定本案的许可费率时,不会考虑该专利池。


非FRAND的可比协议是在非FRAND原则背景下签订的802.11技术的4个许可协议。这些许可协议中的专利技术的价值与A公司的专利技术的价值不具有可比性。因此,这些协议不能作为确定本案许可费率的可靠指标。


五、确定计算方法


鉴于双方均没有提供出合适的可比协议,法院则对双方提出的其他方法进行了分析。制造商委托的专家提供了两种方法:自下而上方法和自上而下方法。


1.自下而上方法


该方法为确定实施可被纳入标准的A公司专利的合理替代方案的成本,并将该成本除以侵权单元的总数量,以确定在1997年的假想谈判中A公司专利价值的每单元最高许可费。但是,并不存在能够提供A公司专利对于802.11标准所有功能的替代方案。假设存在替代方案,但替代方案本身如果获得专利授权,也可以要求许可费。法院认定当使用自下而上的方法时,计算过程过于复杂,并未采用自下而上方法。


2.自上而下方法


该方法是先计算出WiFi芯片的平均价格,然后计算出制造商在每个芯片销售中获得的平均利润。将该利润乘以A公司的802.11标准必要专利的数量,再除以802.11标准必要专利的总数。该方法的优点在于考虑了芯片的利润率,而不是被诉产品的利润率,保证了总许可费堆叠不会超过芯片利润。另外,A公司专利对于标准的重要性是中等或中等偏上,因此按照数值比例分摊专利价值时,并没有牺牲定量的严谨性和客观的可验证性。因此,法院采用了自上而下方法来确定许可费率。


3.自上而下方法的具体计算步骤


法院所采用的自上而下方法的具体计算步骤如下:


第一步,确定WiFi芯片的价格。法院根据市场研究公司ABI的报告,采用1997-2013年期间的芯片价格计算出平均价格,为14.85美元。


第二步,确定WiFi芯片的利润率。B公司从2000-2012年的WiFi芯片的平均利润为12.1%。


第三步,确定802.11标准必要专利的总数。通过一个管理咨询公司PA在2013年7月做出的报告,法院确定802.11标准必要专利的数量为3000。


第四步,计算许可费率。12.1%的利润率乘以WiFi芯片的平均价格14.85美元,得到每个芯片的平均利润为1.8美元。1.8美元是芯片制造商可获得的总利润。由于之前认定A公司专利对于标准的重要性是中等或中等偏上,因此法院认为A公司专利处于802.11标准必要专利的前10%内(按每个专利对标准的贡献值排序)。基于排名前10%的专利所贡献的价值占所有专利所贡献的价值的84%这一理论,1.8美元乘以84%,计算得到1.51美元。该数值为802.11标准必要专利中,排名前10%的专利的价值。其中,法院确认出A公司专利组合的数量为19个。最后,1.51美元乘以19/300,计算出所有802.11标准必要专利的前10%中A公司的19个专利组合的分摊价值,即9.56美分。


4.确定自上而下方法计算出的许可费率的合理性


法院使用了微软案件中确定的许可费率进行比较,来分析说明其采用自上而下方法计算许可费率的合理性。


在微软一案中,法院裁定11项专利的许可费为每台(xbox)3.471美分,而合理范围为每台0.8美分-19.5美分之间。本案的结果为每个WiFi芯片9.56美分,位于前案的合理范围内。此外,9.56美分大概是3.471美分的三倍。由于该案专利对标准的贡献极小,而A公司专利对标准具有中等至中高等的重要性,因此三倍的倍数是合理的差值。


在D-Link一案中,法院判决的许可费为每单元15美分,并将其作为持续的未来许可费。由于该案没有具体说明如何确定许可费率,所以法院无法得知该案专利对标准的重要程度,也没有证据能够说明该案专利对本案的A公司专利是否具有可比性。但是法院指出该案中的每单元15美分接近本案中的每单元9.56美分,因此该案中做出的裁决也对本案提供了一些依据。


六、关于争议焦点的分析


本案的争议焦点为,最小可售专利实施单元是什么,应该按照什么来计算许可费。对此,A公司主张,应按照具有无线功能的最终产品的售价的百分比来计算许可费。而制造商则主张,应按照每个WiFi芯片(最小可售专利实施单元)所支付的价格的百分比来计算许可费。


对此,法院分析认为:双方就最小可售专利实施单元的争议提供了大量的证言和证据。制造商引用了联邦巡回法院在LaserDynamics案中认可的来自Cornell案判决书的一段话,表明适当的许可费率基础是“与要求保护的发明紧密相关的最小可售侵权单元”。A公司的专利所发明的不是接入点、无线电或天线,而仅仅是一种使用这些设备的方法,其指令都包含在WiFi芯片上。因此,制造商认为WiFi芯片是最小可售专利实施单元。


在此基础上,法院作出认定:1884年最高法院解释“专利权人在每个案件中必须给出证据,在专利特征和非专利特征之间分开或分摊被告的获利以及专利权人遭受的损害,并且该证据必须是可靠实际的,而非推定或猜测”。A公司主张分摊分为两步进行,首先使用WiFi特征因子将最终产品的价值向下分摊到802.11标准,其次使用基准许可费率6%进行第二次分摊。在对所有证据进行评估之后,法院认为A公司未能向法院提供合理合法的方法将被诉最终产品的价格分摊到A公司专利特征的价值。因此,法院只能采用制造商提出的基于WiFi芯片的价格来计算许可费。

关键词: 专利;专利许可费率
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