假想双边谈判法,是以FRAND原则为前提的情况下,双方进行假想的双边谈判,以此来确定出标准必要专利许可费,此时逻辑上应该会得出双方当事人都认为符合FRAND原则的标准必要专利许可费率,以前法院也经常用假想双边谈判法做出判决,并取得了较为丰富的经验。但目前有法院在该原则上对假想双边谈判法进行了修正,其中对Georgia-Pacific的大部分要素都进行了修正,而未对Georgia-Pacific要素2-3和要素14进行修正,沿用原有的适用方式。
一、对Georgia-Pacific要素的修正
法院采用修正后的假想双边谈判法,主要对以下Georgia-Pacific要素进行修正或澄清:
1.Georgia-Pacific要素1主要检验的是,针对涉案专利的许可专利权人获得的许可费,该费用证明或倾向于证明某一既定许可费。
2.Georgia-Pacific要素4检验的是专利许可人为了维持其独占权利而采取的既定的政策与市场计划,包括不授权他人使用其专利,或者附加为了维持其独占地位的特定条件而进行的授权等,但因为FRAND许可承诺要求必要专利权人必须以FRAND条件授予所有标准实施者许可,因此本因素不适用于FRAND授权条件。
3.Georgia-Pacific要素5检验的是专利许可人与被许可人之间的商业关系,比如他们在相同商业领域内是否是竞争者与Georgia-Pacific要素4相似,该要素也不适用于FRAND许可条件,理由是FRAND许可承诺要求标准必要专利权人以FRAND条件授予所有竞争者许可。
4.Georgia-Pacific要素6至8检验的是专利发明对许可人和被许可人的销售的重要性以及对衍生和搭售销售的重要性,这两个因素的分析集中在专利技术本身的价值上,区分开专利技术被纳入标准所产生的价值;Georgia-Pacific要素6至8合理的许可费不会考虑因标准本身的存在而产生的对被许可人的价值,而是考虑专利对标准的技术能力的贡献以及这些相关技术能力对标准实施者和实施者产品的贡献。
5.Georgia-Pacific要素7检验专利的有效期限和许可协议的期限,由于标准必要专利授权通常的商业做法是,许可的期限等同于专利的期限,因此该要素对FRAND承诺下的合理许可费的判断几乎没有影响。
6.Georgia-Pacific要素9考虑的是专利产品相对于具有类似效果的旧式模式或设备的效果和优势,该要素聚焦于标准被采纳和实施之前的时期。
7.Georgia-Pacific要素10涉及专利发明的特征,及其对使用者的益处。
8.Georgia-Pacific要素11检验的是侵权者对发明的使用程度以及使用该发明给侵权者带来的价值,在FRAND原则下,Georgia-Pacific要素10和11主要考察专利对技术标准技术能力的贡献,以及相关技术能力对标准实施者及其利用该标准的产品的贡献。
9.Georgia-Pacific要素12从涉及FRAND承诺的商业活动的角度来看,使用该发明或者类似发明通常可以获得的利润率或者售价。
10.Georgia-Pacific要素13检验的是该发明所贡献的部分的可获得的利润,其应与非专利要素部分、制造过程、商业风险或者侵权者添附的特征或改进区分开,在FRAND原则下,重要的是考虑专利技术对标准的贡献而不是专利被纳入标准后所产生的价值,因为后者会不恰当地将标准本身的价值归于标准必要专利持有者。
11.Georgia-Pacific要素15考察的是在专利权人和被许可人在合理且自愿达成协议的基础上双方皆予认可的金额,为了达成协议标准必要专利持有者有义务按照FRAND原则进行许可,且必须杜绝专利劫持、专利堆叠等行为,推动标准的广泛采用。
二、在适用假想双边谈判法时应避免的问题
1.避免专利劫持问题。协商当事人会依据专利技术对标准技术能力的贡献、该标准技术能力对标准使用者及其使用标准的产品的贡献,来考察存在FRAND许可承诺的合理许可费率,如此一项对标准极为重要并且关键的必要专利相比一项较不重要的必要专利,可以合理要求较高的许可费率。
2.避免许可费堆叠问题。协商当事人则会考虑其他标准必要专利权人的存在,保证每个标准必要专利权人会依据其专利对标准的重要性和对标准实施者产品的重要性寻求合理的许可费率。
为了鼓励创造出有价值的标准,FRAND许可承诺必须保证有价值的知识产权所有人可获得该产权的合理许可费。修正后的假想双边谈判法为确定专利许可费率,提供了理论基础框架的更新版本,法院可以基于该框架审理已掌握的证据,从而确定最终的许可费率。