关于克服技术偏见的撰写与争辩方式
时间: 2023-06-29 11 北京康信知识产权代理有限责任公司 于安东 阅读量:

如果发明克服了技术偏见,采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段,从而解决了技术问题,则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。然而,在专利申请与审查的实践中,对于技术偏见的判断存在难点。本文为此类申请提供撰写方式与争辩方式的建议。


相关法规:

《专利审查指南》第二部分第二章2.1.2节:“对于克服了技术偏见的发明或者实用新型,说明书中还应当解释为什么说该发明或者实用新型克服了技术偏见,新的技术方案与技术偏见之间的差别以及为克服技术偏见所采用的技术手段。”。


《专利审查指南》第二部分第四章5.2节:“技术偏见,是指在某段时间内、某个技术领域中,技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识,它引导人们不去考虑其他方面的可能性,阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见,采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段,从而解决了技术问题,则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性”。


《专利审查指南》第二部分第四章6.4节:“发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的,因此,对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征,例如,使发明产生预料不到的技术效果的技术特征,或者体现发明克服技术偏见的技术特征,应当写入权利要求中;否则,即使说明书中有记载,评价发明的创造性时也不予考虑。此外,创造性的判断,应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价,即评价技术方案是否具备创造性,而不是评价某一技术特征是否具备创造性”。


根据《专利审查指南》的上述规定,“发明克服了技术偏见”是判断发明创造性时需考虑的其他因素之一。当申请属于“发明克服了技术偏见”的情形时,审查员应当予以考虑,不应轻易作出发明不具备创造性的结论。


具体而言,在撰写此类申请时,应注意以下方面:

(1)在背景技术中详细介绍现有技术所要解决的技术问题、已有的技术思路等客观事实,说明产生偏见的原因,特别是现有技术不会考虑本发明的原因。

(2)具体公开本发明的技术方案,记载克服技术偏见所采用的具体手段。

(3)提供必要的证据。例如《专利审查指南》第二部分第四章5.2节中给出的例子:“对于电动机的换向器与电刷间界面,通常认为越光滑接触越好,电流损耗也越小。一项发明将换向器表面制出一定粗糙度的细纹,其结果电流损耗更小,优于光滑表面。该发明克服了技术偏见,具备创造性”。申请人应当提供电流损耗的对比证据,以证明该发明克服了技术偏见。

(4)在权利要求中限定体现发明克服技术偏见的技术特征。


然而,在实践中有些技术偏见难以仅通过上述方式使审查员采信。


例如,笔者近期处理的申请,其涉及A化合物用于人类口服药物的用途。申请人提出A化合物此前被认为不适于口服给药,并提供了A化合物在兔子口服给药的实验中效果不佳的证据。


然而,审查员检索到此类通式化合物以及同类化合物B用于口服药物的现有技术。审查员认为这些现有技术已经提供足够的教导,兔子实验作为个别情况不会阻碍本领域技术人员做出A化合物在其他实验模型中的尝试。


对于此类情况,以下答复思路供申请人参考:

(1)整理本领域相关研究人员的研究进展和观点,表明现有技术没有公开A化合物用于人类口服药物的用途。

(2)证明该兔子实验证据在本领域的技术发展中的重要影响。例如整理提供本领域其他研究人员对于该证据文献的引用和观点,以及证明该证据文献的作者是本领域的知名学者、收录该证据文献的期刊是本领域的重要期刊等。

(3)分析A化合物在兔子实验中效果不佳的原因,并表明该原因此前未被意识到。

(4)提供该发明的成果获得业界好评的证据,这样的证据是在该发明之后的证据,但能够体现该发明对本领域的贡献。


“发明克服了技术偏见”是审查员应当予以考虑的情形,然而有时需要申请人对于技术偏见提供更多的举证责任。对于此类发明,申请人应该梳理好相关的技术发展信息,可以将适合公开的内容详细记载在说明书中。此外,申请人还可以尝试在争辩中提供研究人员或学者的“宣誓书”等供审查员参考。


以上是笔者结合实践的心得,希望能够为申请人提供一点借鉴意义。

关键词: 技术偏见,实用新型,发明,专利
康信: 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立,是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构,总部设在北京,在天津、青岛、西安、武汉、杭州、广州、德国、美国、日本设有分支机构。康信现有员工510余名,其中包括经验丰富的律师、专利代理师、商标代理人和专业技术人员410余名。康信公司的PCT申请代理量连续几年跻身全球PCT申请事务所前五强。
咨询电话: 010-56571588
closeBox_03
返回顶部图标 分享

关注我们

WeChat