一、引言

在外观设计的申请中，会遇到一些相似产品的外观设计。这些相似产品，有些是类似于模型产品与原产品这种除了尺寸不同，设计要素相同或类似的情况，也有些是类似于电烤箱和微波炉，除了用途略有差别其他设计要素都相同或者类似的情况。

对于相似产品的外观设计的申请，稍有不慎，轻则会被下发审查意见通知书，被要求做意见陈述，从而导致申请时间延长，重则可能被驳回，无法对产品进行周全的保护。

基于上述风险，下文中将分情况对相似产品的外观设计进行讨论。

二、相似产品的外观设计

1、模型产品与原产品的外观设计

首先讨论模型产品与原产品的外观设计。模型产品是对原产品的外形、颜色、形状等特征的仿制，一般与原产品的区别仅是尺寸的不同。现实中，当模型产品的制造者与原产品的制造者不是一个主体，而其又分别对其产品申请外观设计保护时，则可能会出现法律上的冲突。

在专利复审委员会2005年06月1日作出决定的一个案件中，德国宝马汽车股份有限公司对专利号为03359894.0、名为“玩具汽车”的外观设计专利提起了无效，其申请日为2003年8月4日。宝马公司认为涉案专利的玩具汽车侵犯了其在先的外观设计专利，该涉案专利权的授予不符合专利法第23条的规定。经复审委查证，宝马公司在1999年提交了名为“轿车”的外观设计申请，其专利号为99312494.1，授权公告日为2000年5月10日，该申请的授权公告日在涉案专利的申请之前。

复审委在WX7203号无效决定中指出，“本专利产品名称为“玩具汽车”，分在‘21－01’类，而对比文件产品名称为“轿车”，分在12－08类，二者在用途上存在明显区别，不属于用途相同或相近的情况。玩具汽车与轿车属于非相同或相近种类的产品，因此，按照审查指南的相关规定‘对于产品种类不相同也不相近似的外观设计而言，不再进行被比外观设计与在先设计的比较和判断，即可认定被比外观设计与在先设计不相近似’。”

基于上述案例，对于原产品的厂家来说，如果可能，在对原产品申请外观设计时，也应该考虑到其模型产品有可能被其他主体申请专利，据此对模型产品也申请外观设计专利。基于这样的考虑，申请人一般有两种申请策略：一种是将原产品与模型产品作为两件外观设计专利在同一天申请，这也是比较常规的策略；另一种是将原产品与模型产品作为一件外观设计专利中的相似设计进行申请。不过，这两种策略，目前在实务中都可能会遇到一些障碍。

对于第一种申请策略，如果申请人将原产品与模型产品作为两件专利在同一日进行申请，在实务中，可能会收到基于专利法第九条第一款的规定下发的审查意见，被要求放弃其中一个专利。在笔者之前处理过的一个案件中，审查员就以申请人的飞机模型产品的外观设计申请与其同日申请的已经授权的飞机的外观设计“实质相同，属于同样的外观设计”为理由下发了审查意见，并指出根据专利法第九条第一款的规定不能授予专利权，要求申请人放弃在先授权的外观设计专利。

对于此种情况，建议申请人针对审查意见进行争辩。审查指南第一部分第三章指出，判断是否构成专利法第九条中“同样的发明创造”时，同样的外观设计是指两项外观设计相同或者实质相同。根据审查指南第四部分第五章中的规定，外观设计相同，是指涉案专利与对比设计是相同种类产品的外观设计；外观设计实质相同，仅限于相同或者相近种类的产品外观设计。其中，确定产品的种类时，应当以产品的用途是否相同为准。

那么，飞机和飞机模型是否应该属于“相近种类”的产品呢？审查指南中指出，相近种类的产品是指用途相近的产品，例如玩具和小摆设，再如带MP3的手表与普通的手表等。因此，根据审查指南中的举例可知，飞机和飞机模型的外观申请，尽管其图片或者照片可能相同或者相类似，但是由于飞机和飞机模型不属于相同或者相近种类的产品，因此其同日申请的外观专利申请不应当适用于专利法第九条第一款的规定。

对于第二种申请策略，如果申请人将原产品与模型产品作为一件专利中的相似设计进行申请，在法律上是存在障碍的。审查指南中指出，根据专利法第三十一条第二款的规定，一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出（简称合案申请）。由于原产品与模型产品并不属于专利法第三十一条第二款中的情况，审查员会以两个设计不是同一产品且不属于同一类别并且成套出售或者使用的产品为由下发审查意见，要求申请人进行分案。

对于第二种申请策略，当审查员以两个设计“不属于同一产品”为由，下发审查意见时，一般会要求申请人进行分案。申请人可以顺势进行分案，获得两项授权的外观设计。

上述两种策略相比，策略一属于相对常规的处理方式，其被下发审查意见通知书的风险较小，因此平均申请时间较短，在实际案件的处理中，一般会以策略一为主要申请策略。与之相比，策略二可能不常见，但相对策略一更为保险，其最坏的结果与策略一相同。而且，因为是应审查员要求分案，将来被视为同样发明创造的风险更小。比如美国专利法121条规定，对于要求分案的申请，专利局和法院不得以此为依据对抗其原申请。中国专利法虽无此规定，但法律原理应当是相通的。因此，实际申请时，两种策略可能各有所长，最终应当以客户的具体需求为基础选择申请策略。

2、设计要素相同或者相近产品的外观设计

由此延伸一下，对于设计要素相同或者相近的微波炉与电烤箱，应当怎样申请呢？笔者认为，根据前述的规定，微波炉与电烤箱的用途其实是非常接近的，因此，对于设计要素相同或者相近的微波炉与电烤箱的外观申请，如果在同日分别申请一个微波炉的外观设计和一个电烤箱的外观设计，审查员完全能够以专利法第九条第一款为由要求申请人放弃其中一个专利权。虽然外观设计申请的审查仅为形式审查，审查员可能不一定发现两个申请的情况，两个外观申请均被授权。但是，对于这种缺陷，第三人也完全有理由以专利法第九条第一款的规定去无效两个专利中的至少一个，法律风险还是很大的。

对于微波炉和电烤箱的外观申请，如果不能单独申请，那么，能否作为一件专利中的相似设计进行申请呢？根据专利法第三十一条第二款的规定，由于微波炉和电烤箱既不属于同一产品，也不属于用于同一类别并且成套出售或者使用的产品，因此，二者似乎也无法作为一件申请提出。

根据上述的分析，似乎在实际申请中，设计要素相同或者相近微波炉和电烤箱无法进行保护。仔细思考，其实不然。正因为二者用途的近似性，可以考虑将二者上位为“加热装置”或者“加热炊具”，在简要说明中指明为用于加热食物的厨房用具。从而将二者作为相似设计在一件外观申请中加以保护。

三、结语

对申请人来说，相似产品的外观设计，具体情况比较多样，但是基本上可以考虑上述的几种策略，根据实际情况，对产品进行外观设计申请，从而获得较为完善的专利保护。