要点分析

1、很多商标权利人都希望通过诉讼案件来对自己的商标进行认驰，进而在未来持续获得驰名商标的跨类别保护。然而，事实上，目前无论是行政机关还是法院，对驰名商标的认定都采取按需认定、被动认定、个案认定的原则，想要通过个案认驰，进而获得持续性驰名商标保护的愿望在如今的司法实践中已无法实现。

2、关于在产品侧面缝隙中标注“由商标持有人授权许可使用”是否属于商标法第48条规定的商标使用的问题，二审法院纠正了一审法院的观点，认为上述使用行为明显具有区别商品来源的作用，容易使相关公众混淆，应当认定商标使用行为。

案情介绍

北京汇源公司是第1643301号“”、第4683709号“”商标的权利人，以上两商标核准注册在商品类别第32类，核定使用商品为水果饮料、果汁等，两商标尚在保护期内。两商标已经为广大消费者知晓，第1643301号商标于2002年3月12日被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

北京汇源公司认为菏泽汇源罐头食品有限公司（下称菏泽汇源公司）生产、销售“汇源”牌罐头食品，并在其网站中使用“汇源”商标，在其生产的商品的外包装、瓶贴、网站中也使用了“菏泽汇源罐头食品有限公司”企业名称，侵犯其商标专用权以及构成不正当竞争，北京汇源公司遂向山东省高级人民法院提起诉讼，请求判令菏泽汇源公司：1、停止生产、销售及网站宣传中侵害上述两商标的商标专用权的行为；2、停止使用并变更企业名称；3、消除不良影响；4、赔偿经济损失及合理费用1亿元。

一审法院（山东省高级人民法院）判决认定，本案无需对北京汇源公司的注册商标认驰；菏泽汇源公司在产品外包装上使用“由商标持有人授权许可使用”的表述不构成商标侵权，其在网站上使用汇源标识的行为构成商标侵权；其在企业名称中使用的“汇源”字号与北京汇源公司在先注册的具有较高知名度的“汇源”商标相同，足以使相关公众对商品来源产生混淆，构成不正当竞争行为；要求菏泽汇源公司赔偿北京汇源公司经济损失300万元。

北京汇源公司和菏泽汇源公司均不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。二审法院审理后支持了一审法院无需对北京汇源公司的注册商标认驰的观点，同时认定，菏泽汇源公司在产品外包装上使用“由商标持有人授权许可使用”的表述构成商标侵权，且一审认定赔偿数额300万元过低，改判菏泽汇源公司向北京汇源公司赔偿1000万元。

评析

一、关于本案是否需要对北京汇源公司的注册商标进行驰名商标认定

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条规定，在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，足以造成相关公众误认为由，提起的侵权诉讼，按照前款第（一）项的规定处理。

本案中，涉案注册商标核定使用的商品为果汁饮料类（32类），而被诉侵权产品为水果罐头（29类），二者所属类别不同。北京汇源公司主张对其注册商标应当先认驰，再根据驰名商标跨类保护原则对其商标权进行保护。但一、二审法院均认定，饮料与罐头类商品均属于日常消费品，二者皆在超市、便利店等场所销售，消费对象高度重合，故二者构成类似商品。故基于被诉商标与北京汇源公司的注册商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标而认定菏泽汇源公司的商标使用行为构成商标侵权。因此，本案无需再对北京汇源公司的注册商标进行跨类保护，故一审及二审法院均不再对涉案两商标是否驰名进行审查，即无需再认定上述商标为驰名商标。

司法实践中，鉴于认驰有被滥用的趋势，无论是行政机关还是各级法院，对认驰都进行了极为严格的限定，在审理涉及认驰的案件时，均严格遵循按需认定、被动认定、个案认定的原则，只要能根据其他法条对案件定性的，一般都不会再对涉案商标是否驰名进行审查。这一做法的目的是为了严格控制驰名商标的数量及质量，也是目前实践中相关部门的通行做法。因此，想要通过一次认驰实现持续性的驰名商标跨类保护显然已是无法实现。

二、关于在产品侧面缝隙中标注“由商标持有人授权许可使用”字样是否属于商标使用

《商标法》第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

关于菏泽汇源公司在其产品侧面缝隙中标注“由商标持有人授权许可使用”字样是否属于商标使用，一审和二审法院的观点完全不同。一审法院认为，该标注位于商品外包装的侧面，字体极为细小，不易发现，且从内容来看，该处仅为描述性使用，也不具有区别商品来源的作用，因此不是商标法意义上的使用；而二审法院推翻了一审法院的观点，其认定虽然该标注位于商品外包装的侧面，字体较为细小，但是根据该处内容表述和相关公众一般注意力，其明显具有区别商品来源的作用，容易使相关公众混淆，应当认定商标使用行为，并进一步认定该使用行为构成侵犯北京汇源公司商标权的行为。

事实上，对与上述行为类似的、判断标准较为模糊的行为是否属于商标使用，在判断时会存在较大的主观性，很难对此给出一个明确的客观标准。不过，在主观判断时，可以参考一些客观因素，如商标的知名度、商标的近似程度、商品的类似程度、原料、销售场所等因素综合判断，及按照判断近似商标的方法等，仅根据单一的某个因素很难得出结论。  

三、赔偿数额的认定

一审法院酌定赔偿仅考虑了水果罐头的生产和销售量，然而实际上，侵权产品还有冰糖山药罐头和八宝粥罐头等，同时考虑到菏泽汇源公司主观上攀附北京汇源公司的主观恶意十分明显，二审法院为了让菏泽汇源公司无利可图，北京汇源公司的损失得到补偿，故改判菏泽汇源公司赔偿经济损失1000万元。

案例索引

一审案号：（2014）鲁民三初字第2号

二审案号：（2015）民三终字第7号

案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷

合议庭成员：审判长秦元明

审判员马秀荣

代理审判员佟姝