【华源原创】浅谈企业在海外活动中的知识产权风险管理——风险识别及预警

时间: 2021-12-14 10 北京康信华源知识产权咨询有限公司柯婷婷刘铖阅读量:

随着全球经济一体化的发展，国内企业开始逐步实施“走出去”战略。在“走出去”过程中，相关企业在受益于资源整合、海外先进成果借鉴等好处的同时，也因参与国际贸易竞争而引发了越来越激烈的知识产权纠纷。因此，在这种背景下，提高知识产权风险管理能力，识别、预警和防范知识产权风险，做好应对预案已成为“走出去”企业所面临的全新且紧迫的课题。

鉴于上述缘由，本文从风险识别和风险预警两个方面出发，梳理海外活动中的知识产权风险，为“走出去”企业提供参考。

一、风险识别

海外活动通常涉及海外市场开发、海外技术转移、海外技术开发合作、海外采购、海外委托制造等活动，其常见的知识产权风险如下：

经过归纳提炼，常见IP风险类型主要包括：

1、专利侵权风险

海外活动中的专利侵权风险是指，海外活动过程中，未经专利权人允许，因制造、销售、使用、许诺销售专利等行为而导致侵犯他人专利权的风险，该风险存在于所有海外活动的各个阶段。

2、知识产权尽调风险

海外活动中的知识产权尽调风险是指，需通过知识产权尽职调查确定的风险，多存在于涉及双方或多方合作的海外活动中。例如海外投资并购中，因尽职调查不完善，出现知识产权瑕疵等风险。

3、知识产权权属风险

知识产权权属风险是指，因权属约定不清、或者实际权属与约定不符而引发的纠纷风险，该风险类型亦多存在于涉及双方或多方合作的海外活动中。例如海外委托开发中，未划分背景知识产权和前景知识产权而引发的权属纠纷风险。

4、合同条款约定风险

合同条款约定风险通常是指，由于上述知识产权权属、专利侵权责任、权利担保等核心条款在合同中未明确约定、或约定不清而产生的风险。例如海外技术许可合作中，未针对改进技术的知识产权权属、专利侵权责任承担、知识产权权利维持及费用承担等进行合理约定而引发后续合作纠纷风险。

5、合同违约风险

合同违约风险是指，违反上述合同条款约定而产生的风险，例如违反保密条款导致知识产权成果被泄露等的风险。

二、风险预警

针对上述风险各自的特点，可以从以下几个方面考虑预警策略：

1、通过FTO分析、侵权责任保证等方式降低专利侵权风险

专利侵权风险存在于海外活动的各个阶段，其风险预警重要性不言而喻。在进行风险预警时，通常可考虑FTO分析、侵权责任保证等方式最大限度地降低相关风险。例如产品出口海外市场之前，针对出口目标国进行出口产品的海外FTO分析，如发现高风险专利，通过规避设计等方式进行调整；又如海外参展之前，针对参展产品进行FTO分析，如存在专利侵权风险，针对展品的方案、展示方式等进行调整；再者海外采购时，要求供应商提供侵权责任保证等，这些均可以降低相应的风险。

2、通过完善的尽职调查降低知识产权尽调风险

知识产权尽调风险主要存在于海外技术许可、转让、投资并购等海外活动中，在合作早期，通过针对标的知识产权市场价值、技术价值和法律价值，例如资产权利的真实性、有效性、技术路线匹配程度等进行完善的尽职调查，可以大大降低知识产权尽调风险。

3、通过“明确约定+履约监控”降低知识产权权属风险

对于知识产权权属风险的管理，可以从前期“明确约定”到后期“履约监控”两个层面来实现。例如，海外技术许可早期，在合同中明确约定背景知识产权归属、前景知识产权（改进成果如专利、商业秘密）归属等事项，在随后的履约期间，亦对合作方在履约过程中是否遵守了权属条款进行监控，如知识产权成果是否被合作方违约申请了专利等，以便及早发现、及时采取进一步的措施。

4、通过“专业人士”协助方式降低合同条款约定风险

海外技术活动的合作合同通常来说不一定是直接由知识产权部门起草，故在合同签订之前，知识产权部门可以及早地介入，针对专利侵权责任条款、权利担保条款、知识产权权属条款等核心条款的表述约定提供必要的协助和支撑，这样则可大幅度降低合同条款约定不当而产生的知识产权风险。

5、通过“履约监控”降低合同违约风险

合同违约风险的产生通常与未建立完善的知识产权履约监控制度而出现无意识的违约行为有关，故通过设立定期的监控节点，能够有效降低合同违约风险。例如在海外技术许可（技术引进）活动中，监控标的知识产权资产状态变化，是否超出许可期间、许可地域和许可范围等。

三、小结

积极地进行知识产权风险管理，才能更好地应对国际贸易竞争中的知识产权风险，这需要企业首先树立知识产权风险意识，建立知识产权战略，完善知识产权预警机制。当然，知识产权风险管理不是一蹴而就的工作，希望上面对风险识别和风险预警的梳理，能够为企业提供有价值的参考。

关键词：知识产权风险,风险评估,海外活动,知识产权保护,专利侵权风险,专利,康信知识产权

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