浅谈向外国申请专利的保密审查
时间: 2019-09-29 北京康信知识产权代理有限责任公司 王博 阅读量:

随着技术的进步和经济全球化日益加深,越来越多的中国企业需要将自己的技术输出到国外并得到相应的保护,以开拓和占领国际市场。外资或合资企业也会根据自己的专利布局,将在中国完成的专利在不同的国家进行申请。根据我国专利法的规定,任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。审查通过以后,才可以向外国进行专利申请。因此,在专利布局中,保密审查的也将起到越来越重要的作用。


一、保密审查的主体


《专利法》第二十条第一款规定,任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经专利局进行保密审查。


也就是说,专利法规定了提出保密审查的主体包括所有类型的申请人,不限于中国单位或者个人,还包括外国人、外国企业或者外国其他组织。


对于在中国完成的发明或实用新型,无论申请人是中国单位或者个人,还是外国人、外国企业或外国其他组织,无论申请人先在中国提交申请而后向外国提交申请,还是先在外国提交申请而后又在中国申请专利,或者无论在外国提交专利申请的发明或者实用新型是否需要保密,只要需要在外国申请专利,均应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。


如果在中国专利申请的审查过程中发现该专利申请未经专利行政管理部门保密审查就已经向外国提交了专利申请,则该中国专利申请将不被授权。而对于已经获得授权的中国专利,也可以请求宣告该中国专利的专利权无效。


二、保密审查的客体


保密审查的客体是指需要由国家知识产权局进行保密审查的对象。


《专利法》第二十条第一款还规定了提出保密审查的客体为发明或者实用新型。需要注意的是,外观设计并不属于保密审查的客体。也就是说,申请人可以直接将自己的外观设计向外国申请专利,而无需事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。


此外,需要进行保密审查的发明或实用新型仅限于在中国完成的发明或者实用新型。


这里需要读者注意的是,目前《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》均没有明确规定如何判断发明或实用新型专利是在中国完成的。这就会导致在实践中对于一些特殊的情况,判断发明或新型专利是否是在中国完成的比较困难。


例如对于申请人是跨国企业,其发明创造可能有一部分是在国内完成的,而有一部分是在国外完成。准确界定这些发明创造是否在中国完成的难度很大。


有观点认为,对于这样的发明创造,主要根据对全部发明创造或至少对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的部分在哪里完成进行判断,如果全部发明创造或对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的部分是在中国完成的,则可以认定为发明创造性是在中国完成的。


也有观点认为应当从独立权利要求进行判断。也就是说,如果记载在说明书中的技术方案是在外国完成的,不能直接得出该发明或实用新型就是在外国完成的结论。


对于此问题,审查员在审查实践中通常采取严格审查的谨慎态度,也就是说,发明或实用新型中任何部分是在中国完成的,就属于“在中国完成的发明或实用新型”,均应当进行保密审查。


三、保密审查的提出方式


根据《专利法实施细则》第八条的规定,申请人可以通过以下三种方式提出向外国申请专利保密审查请求:


方式一:直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交国际专利申请的,事先向国务院专利行政部门提出保密审查请求,并详细说明其技术方案。


方式二:在中国提出专利申请的同时或者之后,提出向外国申请专利保密审查请求。


方式三:向国务院专利行政部门提交国际专利申请的,视为同时提出了保密审查请求。


在实践中,如果申请人想要在短时间内获得保密审查结果,可以考虑在提交中国专利申请的同时提交保密审查请求,也可以根据需要考虑直接向国务院专利行政部门提交国际专利申请,这两种方式的审查时间较短。


四、保密审查


《专利法实施细则》第九条规定:国务院专利行政部门收到依照本细则第八条规定递交的请求后,经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的,应当及时向申请人发出保密审查通知;申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的,可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。


国务院专利行政部门依照前款规定通知进行保密审查的,应当及时作出是否需要保密的决定,并通知申请人。申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的,可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。


五、保密审查的解密


保密专利申请的申请人或者保密专利的专利权人可以书面提出解密请求。


专利局每两年对保密专利申请(或专利)进行一次复查,经复查认为不需要继续保密的,通知申请人予以解密。


解密后的发明或者实用新型,按照一般的发明或实用新型专利进行审查和管理。


六、关于保密审查的建议和策略


1、外观设计专利不属于保密审查的客体,可以直接向外国提出申请,无需进行保密审查。


2、只要发明或实用新型中有任何一部分是在中国完成的,不管在中国完成的部分是否具有创造性贡献,或者不管这部分是不是在独立权利要求中保护的,在向外国提交专利申请之前,均应当向国家知识产权局提出保密审查的请求。


3、为了短时间内获得保密审查结果,申请人可以考虑在提交中国专利申请的同时提交保密审查请求,该策略使保密审查时间缩短。


4、《专利法实施细则》第65条对可提出无效宣告请求的理由进行了规定,其中包括保密审查的条款。也就是说,即使发明或者实用新型已经获得授权,如果有证据表明其违反了保密审查的规定,任何人均可以对该发明或者实用新型提出无效宣告请求。因此,申请人在向外国申请专利时,一定要符合上述保密审查的规定。

关键词: 专利布局;保密审查
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