销量走升与技术进步的相互作用——关于商业成功与专利创造性的关系
时间: 2019-08-14 北京康信知识产权代理有限责任公司 吕昕炜 阅读量:

发明在商业上获得成功是我国《专利审查指南》(2010)中规定的判断发明创造性时需考虑的其他因素之一。《专利审查指南》(2010)中指出,当发明的产品在商业上取得成功时,如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的,则一方面反映了发明具有有益效果,同时也说明了发明是非显而易见的,因而这类发明具有突出的实质性特点与显著的进步。但是,如果商业上的成功是由于其他原因造成的,例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的,则不能作为判断创造性的依据。


根据审查指南中的规定,通过商业上的成功判断发明的创造性通常需要符合以下两个条件:


1)发明的产品在商业上取得成功;

2)产品所取得的成功是由于发明的技术特征直接导致的。


不同于传统意义上的“三步法判断”中相对客观的判断方式,采用商业成功对专利的创造性进行判断,受专利法意义上商业成功的标准影响,该判断方式存在诸多不确定因素,以下笔者通过案例的角度,简要分析我国及部分国家在司法实践中对于通过商业成功判断专利的创造性的思路。


我国关于商业成功判断创造性的案例演绎以及案例简析


2008年,深圳恩普公司针对专利名称为“女性计划生育手术B型超声监测仪”的实用新型专利提出无效请求。无效请求人提供了六份证据文件,其中,附件2为US5251613A号美国专利文献,该专利公开了一种阴道扩张器;附件3为US4905670号美国专利文献,该专利公开了另一种阴道扩张器;附件4为CN1377245A号中国专利文献,该专利公开了妇科手术的阴道内实时超声描记指引。


专利复审委员会于同年就涉案专利做出第12728号无效宣告请求决定(以下简称为第12728号决定),认定涉案专利的专利权全部无效。第12728号决定指出,关于涉案专利的权利要求1,超声探头和光学内窥元件均为外科手术或诊断监测领域广泛使用的元件,这两类元件的内窥探测原理、优缺点和具体使用条件及方式对本领域技术人员而言都是公知的,因此专利权人强调的上述区别所带来的效果是在本领域技术人员意料之中的,对这两类元件的选择属于本领域的常规选择,不能为本申请的技术方案带来实质性特点和进步。其次,尽管在附件2和4文字描述和附图所示的内容中,其技术方案采用的固定机构较为复杂,但由于卡接这种固定连接方式本身非常常见,是将两个部件之间固定连接起来的常规手段,综合考虑本专利权利要求1的技术方案,其实质上是将现有技术中的阴道窥器与B超探头简单组合在一起使用,而现有技术(附件2和附件4)中已经给出了将具有类似功能的器件组合在一起以方便使用的启示,因而本领域技术人员很容易想到使用卡接这种常规手段来实现这种组合,组合后的方案并没有取得预料不到的技术效果,因此该组合后的方案相对于现有技术是显而易见的。


专利权人对第12728号决定不服,并针对第12728号决定向北京市第一中级人民法院提出上诉。北京市第一中级人民法院一审判决维持第12728号决定;关于涉案专利的权利要求1,一审判决中指出,附件2中的阴道扩张器与涉案专利中的阴道窥器的结构基本相同,工作原理和作用相同,因此,附件2中的阴道扩张器与涉案专利的阴道窥器没有本质区别。同时,涉案专利权利要求1 中的探测元件是B型超声仪探头,而附件2中的探测元件是视频摄像单元。附件4包括一个可置入患者阴道内的超声波发射器12,因此,附件4给出了将其公开的超声波发射器12应用到附件2中的技术启示,在附件2和附件4的基础上,本领域的技术人员很容易想到将附件2中的视频摄像单元替换为附件4中的超声波发射器,这种替换不需花费创造性劳动。


而卡接是日常生活中常见的部件固定连接方式,属于本领域的公知常识。在附件2与附件4结合的基础上,本领域的技术人员容易想到使用卡接来实现超声波探测元件与阴道扩张器的固定连接,不需花费创造性劳动。据此,在附件2和附件4的基础上得到本专利权利要求1的技术方案是显而易见的,因此,本专利权利要求1不具备创造性。


专利权人不服一审判决,向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院二审期间,专利权人主张涉案专利获得了商业上的成功,并提交了相应证据予以证明。其中,证据1为专家证言,证明涉案专利解决了现有技术中所面临的手术难题;证据2为相关政府采购合同,涉及购买数量不等的无锡贝尔森影响技术有限公司生产的B超监视妇产科手术仪。证据3为音响出版社出具的证明及出版证书,证明“经阴道超声介入性计划生育手术”DVD光盘于2008年出版发行。北京市高级人民法院认为,涉案专利的提出,克服了现有技术中的缺点与不足。上述证据1、2、3均可采信,涉案专利已取得商业上的成功,而且这种成功是由于其技术特征直接导致的,因此涉案专利具有创造性。基于此,北京市高级人民法院判决撤销一审判决和第12728号决定,判令专利复审委员会就涉案专利重新作出无效宣告请求审查决定。


专利复审委员会不服二审判决,向最高人民法院申请再审,最高人民法院经过审查后裁定提审本案,并于2012年4月13日作出(2012)行提字第8号行政判决,撤销一、二审判决和第12728号决定,判令专利复审委员会就涉案专利重新作出无效宣告请求审查决定。


关于涉案专利权利要求1的创造性,最高人民法院认为,第12728号决定对区别技术特征所涉相关技术事实尚未查明即得出权利要求1不具备创造性的结论,难以令人信服。关于涉案专利是否获得商业上的成功,最高人民法院认为,当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时,从社会经济的激励角度出发,商业上的成功被纳入创造性判定的考量因素。当一项技术方案的产品在商业上获得成功时,如果这种成功是由于其技术特征直接导致的,该技术方案即具有创造性。相比相对客观的“三步法”而言,对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度,应当持相对严格的标准。当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型的技术方案获得了商业上的成功时,应当审查:发明或者实用新型的技术方案是否真正获得了商业上的成功;该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术作出改进的技术特征,而非该技术特征以外的其他因素导致的。该案中,专利权人在二审阶段提交证据证明涉案专利产品获得了商业成功,但其提交的证据仅载明湖北、河南、黑龙江省人口于计划生育委员会采购了部分涉案专利产品,从产品的销售量来看,尚不足以证明涉案专利产品达到商业上成功的标准。


由上述案件裁决可以获知,最高人民法院对于将商业成功纳入专利创造性判定的标准之一均持有肯定态度,但是,这一判定标准仅仅是在采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时所采用的辅助标准之一,即能否取得商业成功是传统视角下判断产品对应的专利是否具有创造性的辅助衡量标准之一。就专利产品获得商业成功的认定原则而言,首先,“发明在商业上获得成功”需要当事人提出主张,不属于授权和确权程序中依职权查证的内容。其次,“发明在商业上获得成功”作为事实认定问题,需要举证证明。“发明在商业上获得成功”并非法律适用问题,需要提交相关证据材料证明商业上成功以及商业上成功是由发明技术特征直接导致。因此,申请人或专利权人在采用获得商业成功作为专利具有创造性的依据时,需对于通过商业上的成功判断发明的创造性的两个条件,即本文开篇中提及的1)专利产品在商业上确实取得成功;2)专利产品所取得的商业成功是由于专利产品区别于现有技术的技术特征直接导致的,依次出示证据进行论证。


对于上述条件1),在我国的司法实践中,对于商业成功并没有直接的法律定义;通常而言,商业成功的判断基于产品的销售情况或市场占有情况,然而,不同的商事主体、不同的商业领域、不同行业乃至不同评价体系下,对商业成功分别存在不同的评判标准或评判标准,因此,申请人或专利权人对专利产品是否真正获得商业成功往往难以获取一个标准化的评价准则。基于此,申请人或专利权人在论证专利产品获取商业成功时,一方面需出具销售类证据材料,主要包括产品销售的合同、发票、提货单、银行进帐单、进出口凭据等,以及产品的销售区域范围、销售网点分布及销售渠道、方式的相关资料等,以论证专利产品所获得的商业销售数据;另一方面,还需出具该产品在行业或领域内的市场占有分布状况或数据等,以论证专利产品所获得的商业销售数据在该行业或领域内属于商业成功。


对于上述条件2),假设专利产品取得了产品所在领域或行业内公众普遍认知的商业成功,在商业行为中,任何一个产品的商业成功均是技术、市场、决策乃至竞争对手行为等多个方面共同作用的结果,作为申请人或专利权人,通常难以直接论证专利产品所获得的成功由于产品的技术特征导致的,基于此,申请人或专利权人可进行反面论证,例如出具专利产品在宣传、销售等方面的方式以及投入均是本领域内的常规方式或平均数据的证据,例如,宣传类证据材料等,以论证可能影响专利产品所获得的成功的其它方面均与本领域内的其它产品相类似,从而证明专利产品所获得的商业成功是由于产品的技术特征导致的。


以上仅为笔者基于通过商业上的成功判断发明的创造性的判断依据对申请人或专利权人在论证专利产品所取得商业成功时可出具的证据类型所做的一些建议,实际中,还可以有多种方式辅助证明,例如专利产品被行业内的其它竞争对手广泛采用甚至抄袭,等等,在此不再一一论述。


其它国家关于商业成功判断创造性的案例演绎以及案例简析


类似于我国,欧洲专利局的专利审查指南中规定了关于判断创造性的辅助因素,包括发明克服了技术偏见、发明产生了预料不到的技术效果、发明满足了长期存在需求和发明取得了商业上的成功等。对于商业上的成功,欧洲专利局专利审查指南进一步规定,商业上的成功单独不构成创造性的标志,但是如果审查员确信商业上的成功源自发明的技术特征,而不是其他影响因素(例如销售技术或广告),并且发明满足了长期需求,那么商业上的成功与创造性之间则具有相关性。同样的,欧盟在专利产品的商业成功与创造性的关系上也持保守态度。


而不同于我国与欧盟的相关规定,美国在专利产品的商业成功对专利的非显而易见性的影响的相关规定上则存在较多争议。


美国1952年制定的专利法在新颖性与实用性之外,在第一百零三条中确立了相对于现有技术是显而易见的发明不应授予专利这一“否定规则”。


1966年美国联邦最高法院在Graham案中首次设定了一个判断非显而易见性的具体分析框架:一是认定现有技术的范围和内容;二是确定现有技术与有关权利要求之间的区别;三是限定相关技术领域的一般技术人员的水平;四是在这个背景下考虑有关商业上的成功、长期以来存在但没有解决的需求以及其他人的失败等辅助因素。


美国专利审查指南在总结判例的基础上规定,如果想要以商业上的成功为由支持发明是非显而易见的主张,则应当证明商业上的成功与要求保护的发明之间具有联系。进一步说,证明商业上成功的证据必须与权利要求保护范围相适应;商业上的成功必须源自要求保护的发明;商业上的成功必须是说明书记载的或固有的功能和优点的结果。


以下笔者以“1-Click”专利为例对美国司法中关于商业成功对发明的非显而易见性的影响进行说明。


电子商务公司Amazon公司(以下简称为A公司)于1997年申请了“通过通讯网络处置购买指令的方法和系统”的专利,该专利于1999年获得了专利授权。上述专利保护一种通过通讯网络处置购买指令的方法和系统,具体可令用户通过对鼠标的一次点击以完成订购、付款以及货物运送等购物操作,即1-Click操作。亚马逊公司于上述专利授权当年,即向图书零售商Barnes&Noble公司(以下简称为B公司)提出专利侵权诉讼,起诉B公司自1998年开始实施的名为“快速通道”网上购物系统中的一次点击一次确认即可完成购物的功能侵犯了上述专利的专利权。B公司在地区法院判定涉案专利有效并颁布临时禁令后,向CAFC(美国联邦巡回上诉法院)提出上诉,对涉案专利是否具备非显而易见性提出质疑。CAFC基于上诉人出具的证据及理由,认为地区法院的临时禁令缺乏必要的基础,并将该案件发回至地区法院进行审理。


地区法院进行重新审理过程中的争议点在于涉案专利是否具备非显而易见性。B公司为证明涉案专利落入在先技术范围,提供了在线订购技术以及电子文件传递技术作为在先技术,以此证明涉案专利中记载的技术方案较于电子商务领域的技术人员而言是显而易见的。A公司在诉讼过程中,采用了该涉案专利的实际价值作为支撑,对涉案专利与在先技术之间的区别进行了论述;A公司所罗列的涉案专利的实际价值的证据主要包括:A公司电子商务网站的销售额基于涉案专利涉及的技术方案得到大大提高;行业内诸多电子商务网站均模仿了涉案专利涉及的技术方案。地区法院最终宣布涉案专利有效,并维持了临时禁令。


笔者认为,就涉案专利的技术方案与在先技术而言,涉案专利与在先技术的区别仅仅是缩减了购物操作中的步骤;在地区法院判决后,诸多行业人士,如密苏里大学法学教授Dennis Crouch等均认为涉案专利从技术角度不仅不具备非显而易见性,甚至是否具备新颖性是值得商榷的;该涉案专利过大的保护范围甚至引起了公众对Amazon公司以及美国专利商标局的批评。


基于技术方案上的相似,地区法院对涉案专利的判决中,可以支持涉案专利具备非显而易见性的证据中主要为涉案专利所带来的商业成功以及涉案专利被行业内的多家网站所模仿的事实,即地区法院以商业上的成功支持发明是非显而易见的主张。因此在上述案件中,作为辅助标准的专利的商业价值或商业成功却在法院判决中对专利的非显而易见性起到了决定性的作用。


诚然,上述案件审理过程中受地区法院的风格,以及涉案专利属于商业方法类专利的影响,但笔者认为,在美国司法实践中,对于通过商业成功判断专利的非显而易见性有判例可循,在此基础上,美国司法实践中对于商业成功对判断专利的非显而易见性上则更为开放。


通过商业成功判断创造性的适用建议


无论是我国亦或欧美国家,商业成功对于发明的创造性,或称非显而易见性均仅可作为一个辅助的判断方式,区别仅在于不同国家对于该辅助判断方式所赋予的权重不同。而在专利法意义上,商业成功尚不存在一个客观的标准,进而导致专利法意义上的商业成功的证明标准非常高,需要一整套完善的证据链和严密的论证才能证明专利要求保护的发明取得了商业上的成功;然而,要否定申请人或专利权人提出的专利要求保护的产品获得商业上成功的主张,则只要否定整个论证逻辑中的一环即可。因此,申请人或专利权人在尝试通过商业上的成功判断发明的创造性的过程中,本身即存在较大的困难。


同时,对于通过商业上的成功判断发明的创造性的过程中,论证产品所取得的成功是由于发明的技术特征直接导致的,笔者认为,专利产品区别于现有技术的技术特征可以直接令专利产品取得商业成功的前提下,该区别技术特征必然较于本领域技术人员而言是非显而易见的,因此,专利的非显而易见性与专利产品通过技术特征获得商业成功,本质是殊途同归的。在我国目前的司法实践中对商业成功影响创造性鲜有在先判例支持,且最高人民法院认为对采用商业成功判断专利创造性持相对严格的标准的基础上,采用商业成功对专利的创造性进行争辩是存在一定风险的,而根据区别技术特征所起到的技术效果,采用相对较为客观的“三步法”进行创造性的争辩,则是更为稳妥的方式。


虽然对于通过商业上的成功判断发明的创造性,我国司法实践对此秉持保守态度,但笔者认为也无需完全忽视这一专利创造性判断的辅助标准。首先,在申请人或专利权人能够出示完整的证据链的情形下,可以尝试采用商业上的成功作为专利创造性的辅助争辩手段;并且,对于侵权诉讼过程中可能涉及的无效答复中采用商业成功进行专利创造性的争辩,也可以将用以论证专利产品商业成功的证据用于论证专利产品的收益,进而影响法院对于赔偿额度的判决。


其次,2017年4月1日起实施的《专利审查指南》修订版本中规定,涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。因此,修订后的审查指南将专利保护范围扩展至含有技术特征的商业模式、商业方法;而对于上述涉及商业模式或商业方法的方案而言,商业上的成功往往是该方案最直接的有益效果。因此,针对该类型专利,未来存在着将商业成功对专利创造性的影响的权重提高的可能。


总结


基于上文分析,笔者认为,随着司法实践的积累以及专利制度的发展,商业成功对专利判断性的影响也可能存在着变化,因此,对于商业成功这一判断标准,申请人或专利权人亦无需保持完全肯定或否定的态度。但申请人或专利权人应当认识到,不可将商业成功这一判断标准与“三步法”的判断标准等同,仅可将商业成功作为专利的创造性的辅助判断标准之一。在实务中,如若申请人或专利权人认为专利产品确实获得了商业成功,且这种成功是由于专利的技术特征直接导致的,也建议申请人或专利权人以技术角度为主论证专利非显而易见性,而将商业成功作为辅助手段。

 

 

参考文献:

[1] 专利复审委员会第WX12728号审查决定.

[2] 最高人民法院2012行提字第8号判决.

[3] 吴蓉.专利创造性判断中的商业成功——最高人民法院2012行提字第8号判决评析[J].《知识产权》,2013,(9):44-46.

[4] 唐宇,张涛,耿苗. 从两个案例看对商业成功的专利保护[J].《企业技术开发》,2014,(33):19-20.

[5] 罗胜强,赵海燕.商业成功标准在商业方法专利创造性判断中适用性评析[J]. 《情报研究》,2013,(9):44-46.

关键词: 专利
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