作者：李海霞

《中华人民共和国专利法》于2008年12月27日通过了第三次修改，修改后的专利法在第二十条第一款中规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。根据该规定，一项发明或者实用新型，只要是在中国完成的（不包括在香港、澳门和台湾完成的），并且拟向外国申请专利，都应该事先报经中国国家知识产权局专利局进行保密审查。

在2008年修改专利法之前,原专利法第二十条规定：中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守本法第四条（申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理）的规定。

可以看出，相比于2008年改法前的规定，现行专利法对于第二十条的内容做出了较大的修改和完善。

在笔者看来，专利法第二十条的立法目的是为了便于在发明创造涉及国家安全或重大利益需要保密的情况下依法采取必要措施。那么，不管该外国专利申请的申请人是中国主体、还是外国主体，也不管发明或实用新型的完成者是中国主体、还是外国主体，只要该发明或实用新型是在中国完成的，都应该在向外国申请专利前提出保密审查请求。这样，才能更有力地确保涉及国家安全或重大利益的技术内容不因向外国申请专利而被公开或泄露。

因此，在专利申请实务中，如果要判断一项发明或者实用新型在向外国申请专利之前是否需要先向中国专利局提出保密审查请求，只需考虑该发明或者实用新型是否"在中国完成的"，而不需要考虑完成的主体和申请专利的主体是谁。

那么，如何判断一项发明或者实用新型是否"在中国完成的"呢？专利法实施细则第八条对此给出了解释 --- "在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型"。

根据该细则的规定，如果一项发明或者实用新型的"技术方案的实质性内容"是在中国境内完成的，则将该发明或者实用新型视为在中国完成的。随之而来的一个问题是："技术方案的实质性内容"如何界定？

笔者认为，"技术方案的实质性内容"应当基于请求人提交的权利要求书和说明书、或者技术方案说明书的记载内容而界定。对此，笔者将在下文中通过一个实例，提醒专利从业者，不要简单地将"技术方案的实质性内容"理解为仅仅是权利要求所限定的技术内容。

例如，笔者的一个外国客户在撰写好欲向外国进行专利申请的文件之后，发现其中可能涉及需要在中国专利局进行保密审查的部分技术内容，因此向笔者咨询是否可通过仅改写权利要求的方式来免去进行保密审查的需要。该客户认为，其在中国仅仅合成了化学中间体，因而只需考虑向外申请的权利要求是否涵盖了该中间体，如果没有在权利要求中请求保护该中间体，则不应认为该发明是在中国完成的，也不需要向中国专利局提交保密审查请求。对此，笔者认为，如果该欲向外国进行专利申请的说明书中公开了涉及该化学中间体的技术方案，那么仍然需要在中国提出保密审查请求；如果不打算进行保密审查，则需要在整个申请文件（包括权利要求书、说明书以及说明书附图）中删除涉及该中间体的相关技术方案。

关于这一点，笔者曾致电并咨询了中国专利局保密审查处的审查员。审查员强调，在审查申请文件是否需要保密时，审查员一般主要基于权利要求书和说明书（有说明书附图时，也会参考附图）来考察是否需要保密，而非仅仅基于权利要求书。

并且，在提出保密审查请求时，一种情形是申请人准备直接向外国申请专利而不提出中国专利申请，这种情形下，允许只提交技术方案说明书，而不提交权利要求书。该技术方案说明书应当与向外国申请专利的内容（包括权利要求书和说明书的内容）一致。这也进一步说明了权利要求书并不是考察是否需要进行保密审查的唯一或充分的对象。

这位审查员还指出，在保密审查过程中，审查员所关心的是在中国完成的技术方案本身，而非申请人未来向外国申请专利时所要求保护的范围。据审查员称，请求人可以在提交保密审查请求时提交一份技术方案说明书，而在向外国提交申请时可以依据该技术方案说明书分割出多个专利申请予以提交。

因此，如果一项外国申请仅仅在说明书中记载了在中国境内完成的技术内容，仍然有必要向中国专利局提出保密审查请求。在笔者看来，这一要求和做法恰恰符合并反映了专利法第二十条的立法目的，防止了因向外专利申请的说明书的公开而导致涉及国家安全或重大利益的内容被公开。

参考文献
[1] 国家知识产权局. 专利审查指南. 北京：知识产权出版社，2010