如何答复功能性限定权利要求的支持问题
时间: 2023-05-29 03 北京康信知识产权代理有限责任公司 李小爽 阅读量:
根据专利法第二十六条第四款规定:“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。


其中,“权利要求书应当以说明书为依据”(也称为权利要求书应得到说明书的支持)是指权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案。

在审查实践中,常常会遇到审查员在审查意见通知书中指出某一项或多项权利要求得不到说明书支持的情况。

针对这种审查意见,笔者结合两个案例对答复思路进行了小结。

根据专利审查指南的规定:

对于含有功能性限定的特征的权利要求,如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的,并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成,或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定”。


在遇到权利要求中的某一特征采用功能性特征限定时,审查员经常会采用这样的理由发出权利要求得不到说明书支持的审查意见:

权利要求中记载了技术特征i,而在说明书中记载了与该技术特征i相对应的具体实施例,然而,说明书中仅记载了这一具体实施例能够解决本发明所要解决的技术问题,本领域技术人员难以预期技术特征i所涵盖的除上述具体实施例之外的所有方式均能解决该技术问题,并达到相同或相似的技术效果,因此权利要求得不到说明书的支持。

针对这种审查意见,笔者提出,一种情况下,如果认为审查员的分析合理,则应根据说明书中的记载范围对权利要求中的技术特征i进行适当限缩;在另一种情况下,如果认为审查员的分析有待商榷,则笔者通常会按照以下步骤进行答复:

a)根据说明书的描述,确定权利要求请求保护的技术方案所要解决的技术问题,并且结合说明书的内容具体论述为解决该技术问题,发明人所采取的技术手段;
b)明确技术特征i是否是与步骤a)中所述的技术手段相对应的技术特征;
c)如果技术特征i不是与步骤a)中所述的技术手段相对应的技术特征,也就是说,步骤a)中所确定的技术问题得以解决的关键并不在于特征i,则可以据此进行相应的论述;如果技术特征i是与步骤a)中所述的技术手段相对应的技术特征,则需要说明本领域技术人员基于说明书的记载所能够想到的技术特征i的其他实现方式也均能够解决上述技术问题,从而说明技术特征i的概括是合理的。

案例分析


以下笔者结合实践中的具体案例进行说明。

案例1
解决技术问题的关键不在特征i

审查员在审查意见中指出,权利要求中没有对控制部如何执行对位处理(特征i)进行限定,因此本领域技术人员不清楚除了本申请中所记载的具体处理方法之外的其他方法,是否也能采用本申请的图像形成装置实现将非消色调色剂与消色调色剂的对位一次性进行。因此,权利要求没有以说明书为依据。

根据说明书的内容,本发明所要解决的技术问题是提供一种以更短的时间将不同显影剂向中间转印带的转印位置对准的图像形成装置。
为了解决该技术问题,重要的是在预定模式下,控制部以使图像形成部在片材上保留第一旋转体的圆周的长度的空白来形成第二图像的方式控制图像形成部。
本领域技术人员能够确认通过这样的方式,本申请的图像形成装置能够以更短的时间对准不同显影剂向中间转印带的转印位置。
控制部的具体构造以及具体的对位处理是本领域技术人员能够适当选择的,这些特征不是解决上述技术问题的关键。
因此将权利要求限定为说明书中的具体实施方式是没有必要的。

笔者基于上述内容进行的意见陈述,得到了审查员的认可。

案例2
解决技术问题的关键在于特征i

审查员在审查意见中指出,权利要求中记载了“一种由通式III表示的基于萘二酰亚胺二聚体(NDI-NDI)的分子,所述分子在400 nm至700 nm的可见波长范围内具有小于60,000 cm-1的吸收系数”(特征i),该特征是功能性表述,本申请说明书尤其是实施例仅给出了NDI1、NDI20-NDI38的具体化合物的吸收系数,本领域技术人员难以预见除了本申请实施例之外的所有化合物均能在可见波长范围内具有小于60,000 cm-1的吸收系数,因此该权利要求得不到说明书的支持。

然而,笔者认为,除了化合物的性质,该权利要求中还限定了基于萘二酰亚胺二聚体(NDI-NDI)的分子的结构由通式III表示,也就是该权利要求中示出了该分子的化学结构,并且权利要求已对通式III上的各取代基都进行了具体限定,因而权利要求中针对该基于萘二酰亚胺二聚体(NDI-NDI)的分子的限定并非是纯功能性的限定。

进一步而言,根据说明书的记载,本申请旨在提供一种用于光电应用的吸收层的双极性材料,即本申请所要解决的技术问题,针对该技术问题,本申请所采取的技术手段是提供一种可用作该双极性材料的在可见波长范围内具有小于60,000 cm-1的吸收系数的NDI-NDI分子。
本申请说明书中记载了NDI1、NDI20-NDI38的具体化合物,这些化合物的不同之处在于桥连基团R1分别取甲基、乙基、环丙基、氯乙基、苯基硫代甲基,与此对应的特征为权利要求中的特征桥连基团“R1是直链和支链烷基基团、环烷基基团、卤代烷基基团或芳基硫烷基”。
但是本发明的关键在于NDI的特定结构,而两个NDI部分之间的桥连基团不会显著影响本发明所能达到的技术效果,例如在可见波长范围内小于60,000 cm-1的吸收系数。
本申请说明书中已经证实了NDI1、NDI20-NDI38的具体化合物在400 nm至700 nm的可见波长范围内的吸收系数均小于60,000 cm-1,本领域技术人员能够在说明书的基础上想到其他实施方式,并且容易确定权利要求中所限定的桥连基团均能够使得通式III的分子在400 nm至700 nm的可见波长范围内吸收系数均小于60,000 cm-1。

笔者基于上述内容进行的意见陈述得到了审查员的认可。

总结


综上所述,对于权利要求得不到说明书支持的争辩,首先需要根据说明书的记载内容明确本发明所要解决的技术问题,并且确定本发明采取了什么技术手段来该技术问题,也就是需要从整体上把握发明的构思,然后从本领域技术人员的角度出发,结合说明书的记载内容,对权利要求中的概括性技术特征进行针对性分析和说明,最终得出权利要求能够得到说明书支持的结论。

以上仅是笔者基于从业经历对权利要求书的支持问题的一些总结。如有任何不妥之处,还请各位专家不吝赐教,再次表示由衷的感谢。

关键词: 权利要求书,审查意见通知书,权利要求,审查意见
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