相关法规：

《中华人民共和国专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

2010年版《专利审查指南》规定，无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式。

2017年修改的《专利审查指南》，对于无效宣告程序中权利要求的修改方式的要求更为宽松，但一般也仅限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定和明显错误的修正四种方式。“权利要求的进一步限定”是指，在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

近日，笔者代理的一个无效宣告案件涉及是否修改超范围的问题，通过争辩取得了专利权维持全部有效的结果。该案例的主要争论焦点如下：

在实质审查过程中，为进一步区别于现有技术，专利权人在权利要求1中加入新特征“可抽吸材料加热腔，用于可移除地接收使用的可抽吸材料”，之后该专利申请获得授权。

无效宣告过程中，无效宣告请求人提出，该申请需要将可抽吸材料放置在套筒中，然后再置于加热腔，即，可去除的应当是套筒，而不是可抽吸材料。无效宣告请求人认为该修改无法由原申请记载的内容直接、毫无疑义地得到。

事实上，在无效宣告程序中，对于是否修改超范围的判断标准和争辩方式与实质审查过程中是基本是一致的，主要区别在于无效宣告程序中的修改方式更受限。

由于“套筒”这一特征并没有出现在已授权的权利要求书中，在无效宣告程序中，专利权人难以采用通过添加“套筒”特征这样的方式而以符合“权利要求的进一步限定”进而对权利要求1做出符合无效程序要求的修改。而且，在授权的权利要求书中也没有可作为下位概念的其他特征，还没有与该修改特征不相关的其他独立权利要求。如果合议组支持无效宣告请求人的观点，该专利将被全部无效。因而，对于本案而言，仅通过意见陈述来进行抗辩是专利权人最优选的方式。

值得一提的是，该专利在欧洲的同族专利具有相同的保护范围，并且在异议程序中也涉及是否修改超范围的问题，最终被上诉委员会裁定为修改超范围。然而，有利的是，欧洲异议程序对于权利要求修改的要求没有那么严格，其修改的依据可以基于说明书记载的内容。因而，可以确定的是，本案的修改方式在欧洲专利局同样存在争议，并且欧洲同族的结果也会为本案带来一定压力。

本案通过全面、充分的争辩最终取得了理想的结果，笔者将本案的争辩方式大致归纳为如下几个方面，可供参考。

一、充分论述原申请中相关的文字与附图

无效宣告请求人指出，本专利中可互换地使用术语“套筒”、“可抽吸材料管”和“可抽吸材料”（参见公开文本第[XXXX]至[YYYY]段）。这些内容出现在紧密关联的两个段落中，这些内容所要描述的是同一个技术方案。当阅读这些内容时，本领域技术人员能够理解段落中某些“可抽吸材料”实际就是包含可抽吸材料的套筒。

 “[XXXX]可抽吸材料5可以包括在能够插入加热腔4中的套筒11中。例如，如图1所示，套筒11可以包括可抽吸材料管11，可抽吸材料管11可以被插入在加热器3周围，从而使得可抽吸材料管11的内表面面对加热器3的纵向表面。可抽吸材料管11可以是中空的。管11的中空中心的直径可以大体等于或略大于加热器3的直径，从而使得管11紧密地装配在加热器3周围。套筒11的长度可以近似等于加热器3的长度，从而使得加热器3可以沿其整个长度加热套筒11。

[YYYY]设备1的外壳7可以包括开口，套筒11可以通过该开口被插入加热腔4中。该开口可以例如包括位于外壳的第二端9处的环形开口，从而使得套筒可以滑入开口并且被直接推入加热腔4中。在设备1的使用期间，优选关闭该开口以加热可抽吸材料5。或者，可以从设备1移除外壳7的在第二端9处的部分，从而可以将可抽吸材料5插入加热腔4。图9示出这样的例子。设备1可以选择性地配备有使用者可操作的可抽吸材料排出单元，诸如被配置为使用过的可抽吸材料5滑出和/或滑离加热器3的内部机构。用过的可抽吸材料5可以例如通过外壳7中的开口被推回。然后，可以根据需要插入新的套筒11。”

此外，无效宣告请求人还指出，附图1中示出“5/11”，即包含“可抽吸材料管”和“套筒”，表明其作为一个技术方案。

也就是说，无效宣告请求人认为，可抽吸材料与加热腔之间必须通过套筒作为媒介或者载体，并且认为这是该专利唯一记载的技术方案，专利权人在实质审查过程中修改权利要求1时未将套筒这个关键必要的中间媒介或者载体合并入权利要求1中。

专利权人此时所要解决的问题是：不使用“套筒”作为必要技术特征的技术方案是否记载于该专利的原始文本中？为此，专利权人从以下几个方面进行争辩：

（1）有利的文字记载

一般而言，用作修改基础的文字内容在说明书等中最好是明确且独立的，不与其他技术方案相混淆。

本专利的公开文本第[ZZZZ]段明确记载了，“在使用期间，加热区10直接延伸到细长的可抽吸材料套筒11或可抽吸材料5的其它基本实心的主体”。

其中关于“可抽吸材料5的其它基本实心的主体”的表述是因为，该专利的可抽吸材料5可以根据该专利的加热器的不同位置加工为不同的形状，而不一定是实心的，因而使用了基本实心的表述。在明确了这一点之后，可以看到“套筒11”与“可抽吸材料5”在该专利中可以是并列的技术方案，而非如无效宣告请求人所宣称的整体技术方案。

（2）文字理解

对于专利的相关文字记载需要认真核对，以纠正无效宣告请求人的错误解读，并澄清专利的技术方案。

在该专利公开文本第[XXXX]段的第一句话中记载的是“可抽吸材料5可以包括在能够插入加热腔4中的套筒11中”。其中，“可以”一词明确了可抽吸材料可以包含在套筒中是作为可选特征存在的，亦即该特征可以存在，可以不存在，也就是说存在并列技术方案。

而且，该专利的PCT国际申请的公布文本中，此处“可以”相对应的英文单词为“may”，因而该专利的文字表述的含义是清晰无误的。

（3）参考附图

说明书附图可以用于更直观地解释相关的技术方案。

关于图1的附图标记5/11，笔者不同意无效宣告请求人的观点，“5/11”在附图1中所表达的是可以是抽吸材料5，也可以是作为可选实施方式的套筒11，而非如无效宣告请求人所宣称的整体技术方案。

此外，该专利的附图2至附图20中均没有出现套筒11，仅附图9中出现了套筒11，由此也可以明确知晓套筒仅仅是一个可选择的实施方式。

还需要注意的是，附图3和附图5均为该专利的详细分解图，但都没有出现套筒11，由此可以明确知晓，套筒11在该专利中不是必须存在的。

二、梳理申请中的技术方案

本案中，专利权人需要进一步解决的问题是：该专利的相关技术方案是否是一个整体技术方案而非多个并列技术方案？

对此笔者对专利的发明内容做了详细梳理。

（1）论述说明书中各段落的逻辑关系

可以看到的是，本专利公开文本第[AAAA]段至第[CCCC]段的记载，是对于该专利附图1的详细说明，其中完全没有提及“套筒”，但明确提及了“可抽吸材料”。

“[AAAA] 如图1 所示，加热器3 可以包括大体圆柱形的细长加热器3，并且加热腔4 位于加热器3 的周向纵向表面的周围。因此，加热腔4 和可抽吸材料5 包括围绕加热器3 的共轴的层。然而，如从以下讨论中显而易见的，可以选择性地使用其它形状和配置的加热器3 和加热腔4。

[BBBB] 外壳7 可以容纳设备1 的部件，诸如能量源2 和加热器3。如图1 所示，外壳7 可以包括近似圆柱形的管，其中，能量源2 朝向其第一端8 安置并且加热器3 和加热腔4 朝向其相反的第二端9 安置。能量源2 和加热器3 沿外壳7 的纵向轴线延伸。例如，如图1 所示，能量源2 和加热器3 可以端对端的布置方式沿外壳7 的中心纵向轴线对齐，从而使得能量源2 的端面面对加热器3 的端面。外壳7 的长度可以为约130mm，能量源的长度可以为约59mm，并且加热器3 和加热区4 的长度可以为约50mm。外壳7 的直径可以在约15mm 和约18mm 之间。例如，外壳的第一端8 的直径可以为18mm，而在外壳的第二端9 处的口部6的直径可以为15mm。加热器3 的直径可以在约2.0mm 和约6.0mm 之间。加热器3 的直径可以例如在约4.0mm 和约4.5mm 之间或在约2.0mm 和约3.0mm 之间。或者可以使用这些范围之外的加热器直径。加热腔4 的深度可以为约5mm 并且加热器4 在其面向外的表面处可以具有约10mm 的外径。能量源2 的直径可以在约14.0mm 和约15.0mm 之间，诸如14.6mm。

[CCCC] 可以在能量源2 和加热器3 之间设置绝热构件，以防止热量从一个直接传递到另一个。口部6 可以位于外壳7 的第二端9 处，靠近加热腔4 和可抽吸材料5。外壳7 适于在设备1 使用期间被使用者抓握，从而使得使用者可以从设备1 的口部6 吸入挥发的可抽吸材料化合物。”

从该专利说明书第[CCCC]段落之后至第[XXXX]段落之前段落的记载内容可以看出，是对于附图2至附图6等其他可选实施方式的详细说明。

该专利说明书第[XXXX]段（参见前述第一点中的引用）是对于附图1的可选实施方式的说明，这些内容与前面对于附图1的说明段落（第[AAAA]段至第[CCCC]段）是完全分开的。在第[XXXX]段第一次出现“套筒”（说明书总共72段），而且其中记载的是“可以”包含在“套筒”中（如前所述）。因而可以明确第[XXXX]段是对于附图1的可选实施方式的说明，而其绝非是单一技术方案的必要组件。

（2）论述技术方案之间的逻辑关系

通过该专利说明书各个段落的记载内容可以看到，该专利所记载的并非是一个单一技术方案，而是包含众多可选的并列技术方案。

除套筒11之外，在该专利的发明内容中还提及了可以包括隔热罩3a、窗3b、压缩器16、膨胀器17等特征。通过该专利的发明内容和附图可以理解这些部件同样不是必需的。

因而，结合前述的段落可以确认，该专利在总体的技术方案之内包含各种变型的技术方案，可以加入各种可选的组件。其中，使用“套筒”的技术方案即为众多可选的技术方案中的一种方案。

三、借助其他文献或公知常识

无效宣告请求人还提出“可抽吸材料”是柔软的丝状的烟草，因而必须使用套筒。

笔者不同意无效宣告请求人的观点。尽管该专利中没有明确说明，但该专利的“可抽吸材料”并非如无效宣告请求人所断言的那样，是柔软的丝状的烟草，而是可以根据本领域的现有技术加工为可以适于该专利的具有形状的“可抽吸材料”。

例如现有技术中制作抽吸材料的“铸型法”、“造纸法”等，均可以不使用套筒进行应用，这些是现有技术中已有记载的，是本领域技术人员完全知晓的。

这些内容虽然没有记载在该专利的说明书中，但作为与该专利的技术领域相关的公知常识，可以在争辩中加以引入，作为说理的依据，用于明示该专利中不包括“套筒”的技术方案是完全可以实现的。

因此，从原说明书和权利要求书记载的范围，本领域普通技术人员能够直接毫无疑义地得到本专利授权的权利要求1所要求保护的技术方案。

除以上的争辩之外，笔者对于此类案件还有如下的思考：

由于在无效宣告程序中修改的方式受限，因而在专利申请阶段，无论是主动修改，还是针对审查过程中的指出的问题做出修改，申请人都应当慎重考虑和实施。

对于可能存在争议的修改，申请人不能只想着如何说服审查员，而要客观考虑该申请在授权后的稳定性，即该修改方式是否存在后续被无效掉的风险。

因而，当涉及修改时，申请人应首先判断该修改是否符合专利法的相关规定，即使是在原申请中明确记载的特征，也要确认该特征在原申请中所对应的技术方案是否与所属权利要求的技术方案相符合。

如果修改后的特征是重新概括得到的，则建议在其从属权利要求中进一步限定相应的下位概念的特征，这些下位概念的特征应当是原申请中明确记载的、或能够直接毫无疑义得到的，从而避免在授权后因为专利权不稳定而被全部无效。

以上是笔者结合本案所得的一些粗浅心得，希望能够为申请人和同仁提供一点借鉴，如有任何不妥请不吝指正。