近年来，随着全球经济一体化的深入发展，越来越多的中国企业开始开拓海外市场。与此同时，为了寻求专利在海外市场的保护，中国企业在海外申请专利的数量逐年递增。目前，大部分国内企业对于海外专利的申请过程虽然有所了解，但对于审查意见答复的经验还存在一定的不足。特别是，由于不同国家/地区的法律法规以及实践过程差异较大，在不同的国家/地区，申请文件的修改规则不尽相同，这给申请人带来一定的挑战。本文从审查意见答复时申请文件的修改方面入手，探讨欧美日韩等主流国家的申请文件的修改差异，意在为希望“专利出海”的企业提供一些帮助。

一、审查意见答复时修改申请文件的意义

中国专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。针对于答复审查意见程序中的修改，专利法实施细则第五十一条第三款作出了更进一步的规定：申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

申请人在答复审查意见通知书时可以对申请文件中的一些明显错误进行修正，更重要的是，申请人可以根据审查意见和审查员检索到的对比文件，对申请文件进行更有针对性的修改。通过修改来调整申请文件的保护范围，可以使得申请文件满足新颖性、创造性等实质性要求，进而使申请最终获得授权。

二、答复审查意见时修改的两大基本问题

有国内代理经验的同行知道，在答复中国审查意见时，有两个基本问题，第一是修改时机问题，第二是修改内容限制。

就时机而言，一旦进入意见答复阶段，只能针对审查员指出的问题进行修改，而不能进行主动修改，修改次数没有限定，根据审查情形而定。根据审查指南第二部分第八章4.11.3.1节，如果审查员认为针对修改的文件有必要再次发出审查意见通知书，则审查程序尚未结束，申请人还有继续修改的时机。审查员通常会发两次通知。

就修改内容限制而言，除受被动修改所限，最重要的限制是修改不能超出原申请文件记载的范围。比如，修改申请文件时，基本上是不能增加新的附图，也不得对附图进行实质上的修改。对于说明书的修改也比较严格，一般在两种情况下能够对说明书进行修改，一种是根据权利要求的修改进行适应性修改，另一种则是进行明显缺陷的修正。

在权利要求书修改方面，一般情况下，会对独立权利要求进行修改。常见的修改方式包括将从属权利要求中的全部或者部分技术特征并入、将说明书中记载的技术特征并入以及将说明书附图中记载的技术特征并入。上述的修改方式都会导致独立权利要求的保护范围的缩小，这种缩小保护范围的修改方式是符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定的，基本上容易被审查员接受。

三、答复欧洲审查意见时修改特点

关于修改时机与修改内容限制，欧洲专利法第123条规定“给予申请人至少一次修改的机会，不允许超出原申请的范围”。

总体来说，欧洲专利申请文件在修改上的要求和中国情况类似，属于要求比较严格的。一般来说，基本上是不能增加新的附图的，也不得对附图进行实质上的修改。说明书涉及本申请的方案部分的修改同样限制较多，除了明显错误的修正，一般也不得修改说明书的内容。

在权利要求书的修改方面，与国内修改的情况类似，一般也会对独立权利要求进行修改。可以将从属权利要求中的全部或者部分技术特征并入、将说明书中记载的技术特征并入以及将说明书附图中记载的技术特征并入。修改后，申请人需要给出明确的修改依据。

需要注意的是，欧洲审查意见一般会下发两次以上，第一次为欧洲补充检索报告的书面意见，由检索审查员下发，一般给予六个月的答复期限。此时，申请人具有针对检索结果进行主动修改的时机。当然，由于流程的特殊性，欧洲补充检索报告的书面意见中对申请文件和对比文件之间的特征对比会比较简单。此时需要申请人对对比文件进行全面分析，以寻求最佳的修改方式，避免因为评述简单而进行简单答复，这对于缩短审查周期和减少整体费用具有关键性作用。第二次才是正式的审查意见，由实审审查员下发，一般给予四个月的答复期限。

四、答复美国审查意见时修改特点

美国的审查过程和规定与中国差异较大，需要申请人特别留意。

关于修改时机，美国的审查过程相对灵活，虽然一般情况是两次审查意见，第一次为非最终（Non-Final）审查意见，答复期限为三个月，第二次为最终（Final）审查意见，答复期限也是三个月。但是，美国专利制度的特殊性在于可以通过缴纳费用的方式提出继续审查请求（RCE）。理论上来说，只要一直付费，案件就可以一直处于审查过程中。关于修改内容限制，虽然在法律规定上，美国专利法第132条规定“任何修改都不得在本发明中引入新的内容。”，即专利申请文件的修改同样要求不得引入新的内容，但是，美国审查员对于“新的内容”的认定比较灵活。主要有两个特点：

第一、判断权利要求修改是否超范围不是根据是否“记载”而是是否满足专利法112条有关原始申请文件支持的要求。比如，在答复美国审查意见时，对独立权利要求进行的删除部分技术特征（该特征并非作出创造性贡献的特征）的修改方式，在一定程度上，能够被美国审查员所接受。比如，独立权利要求1中提到了特征“F部件与G部件通过螺钉连接”，根据美国联邦法规要求（参见37 CFR 1.83 (a)），附图中必须示出权利要求中提到的所有特征，在其它特征均在附图中体现的情况下，如果上述特征“螺钉”并未在附图中体现，且申请人也提供不了新的附图（能够示出“螺钉”），那么，申请人可以将该特征“通过螺钉”删除，那么新的独立权利要求1中的保护范围为“F部件与G部件连接”。

第二、权利要求也作为原始申请文件公开的一部分，因此，在权利要求公开了某些内容、包括图形化内容的前提下，许多补充说明方面的修改均可以被美国审查员所接受。根据专利代理实践来看，不论是进入国家时的主动修改，还是审查意见中的修改，均可以对附图进行修改或者增加新的附图，当然上述修改也是需要满足一定条件的，具体可参见美国专利审查指南MPEP608.01(l)。对于说明书中涉及本申请的技术方案的部分，补充说明、增加原理性说明等方式也可以被美国审查员所接受。

虽然美国审查过程中对于修改的要求比较宽松，但是需要注意禁止反悔问题。对于为了获取专利授权而进行的缩小范围的修改，如该范围未在原权利要求书中存在，那么后续维权过程中很可能无法使用等同原则进行侵权主张。

此外，根据专利代理实践，美国审查员对并列方案的处理比较友好。美国允许申请人通过修改在权利要求书保留多个不存在单一性的方案。举例来说，在独立权利要求不具备可专利性，而并列的多个从属权利要求具备专利性时，将多个从属权利要求的方案修改为多个独立权利要求得到多个不同的保护范围的修改方式可以被美国审查员所接受。

比如，独立权利要求1不具备可专利性，从属权利要求6和7均引用权利要求1，从属权利要求6和7属于并列方案并且均具备可专利性。此时可以将从属权利要求6中的附加技术特征并入至独立权利要求1中作为新的独立权利要求1，同时，将从属权利要求7中的附加技术特征并入至独立权利要求1中作为另一个独立权利要求。此时，申请人获得了两个完全不同的保护范围的权利要求。

五、答复日本审查意见时修改特点

日本的修改时机与中国差异较大，需要申请人特别留意。

关于修改时机，相比较而言，日本的审查过程是较短的。一般情况下，日本只下发一次审查意见通知书，答复期限为三个月。在答复之后可能会直接授权或者直接驳回，驳回的情况下需要申请人根据实际情况考虑后续程序。因此，对于日本申请文件修改而言，在OA1时进行主动修改并且一次修改到合适的范围就显得尤为重要。此外，不同的修改时机，对修改内容的限制也是不同的。对权利要求书作出修改的时机越晚，修改的自由度就越小。具体来说，主动修改时，只要满足“修改不超范围”即可；在收到第一次审查意见通知书后，对申请文件的修改也较为宽松，需要满足“修改不超范围”和“修改前后的发明满足单一性”两个要求；在答复驳回通知书时，对日本申请文件修改时，除了删除权利要求等之外，只能进行进一步缩小权利要求的保护范围的修改，该修改方式与国内存在较大差异。

下面举个例子，如果答复第一次审查意见时对独立权利要求（假设包括特征A、B、C）进行了缩小保护范围的修改，并入一个技术特征（比如特征D），那么在答复驳回通知书时仅能对该技术特征（特征D）进行进一步限定（特征D为D’），而并入其他的技术特征（比如特征E）的修改方式是不被日本审查员所接受的。

六、答复韩国审查意见时修改特点

最后探讨一下韩国专利申请在审查意见答复时的申请文件修改情况。

韩国和日本的审查过程比较类似，一般情况下，韩国也只下发一次审查意见通知书，答复期限为两个月。

答复韩国审查意见时同样需要考虑修改时机的问题，类似于日本，对权利要求书作出修改的时机越晚，修改的自由度就越小。在答复韩国审查意见时，在答复第一次审查意见通知书和驳回通知书上的要求与日本很类似，在此不再赘述。

七、总结

总结来说，欧美日韩不同国家在答复审查意见时对申请文件的修改要求均在“不能超出原申请公开范围”的框架下进行，但各个国家也存在不同的要求和特点。在进行不同国家的审查意见答复时，需要充分利用各国的特点，综合考虑保护范围、审查周期、费用控制等情况得出最佳的修改策略。