提交「特殊分案申请」也要讲策略
时间: 2021-12-20 北京康信知识产权代理有限责任公司 曲在丹 阅读量:

相关法条:


《中华人民共和国专利法》(2020修订)第三十三条第一款:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出”。


《中华人民共和国专利法实施细则》(2010修订)第四十二条第一款:“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请”。

在学术观点中有人认为提出分案申请应当基于上述专利法第三十三条中所规定的单一性,而单一性的立法本意是便于专利申请的分类、检索和审查,以及经济上的考虑。


然而在实践中,针对单一性问题而提交的分案申请在数量上却占据少数,大多数的分案申请是申请人在规定期限内主动提交的。这些由申请人主动提交、并不是为了克服原申请存在的单一性缺陷的分案申请可以称之为“特殊分案申请”。


而且,从上述实施细则第四十二条第一款可以看到,“一件发明专利包括两项以上发明”即可以满足提出分案申请的要求,而无需判断这些发明是否属于一个总的发明构思,即是否存在单一性问题。因而,可以明确的是现行的专利法规并不排斥“特殊分案申请”。当然,申请人应当根据实际需求提交分案申请,不应恶意地利用这些规则而对国家行政资源造成浪费。


申请人提交“特殊分案申请”通常出于如下考虑:


01

原申请授权的权利要求的保护范围过小或限定了不合适的特征:


在答复原申请的审查意见时,申请人可能因为答复时间紧张或考虑不周全等原因将权利要求修改为较小的范围,或者在权利要求中加入不必要的特征。这样的权利要求会使竞争对手容易地绕过该专利的保护范围,而无法保障专利权人的正当利益。


在这些情况下,申请人可以考虑在规定的期限内提交分案申请。需要注意的是:


根据《中华人民共和国专利法实施细则》(2010修订)第四十三条第一款:“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围”。


分案申请的权利要求的保护范围可以大于原申请,但是新的保护范围不得超出原申请记载的范围。


对于原申请中审查员已经指出的问题,例如不具备新颖性或创造性,申请人应当考虑新的保护范围中是否存在同样的问题。如果这些问题是由于审查员的错误认知导致,申请人应当准备合理的争辩理由或补充证据。


尽管分案申请的保护范围不得超出原申请记载的范围,但基于原申请记载的内容,申请人仍然可以在意见陈述中提交相应的补充实验数据,以供审查员参考。


02

原申请授权的权利要求的保护范围过大:


权利要求的保护范围并非越大越好,必须同时考虑专利权的稳定性,也就是被无效的风险。


笔者处理过一个无效案件,其最终被全部无效。尽管目标专利的发明内容与无效证据之间实际存在本质区别:一个是微米级的粒径范围,一个是纳米级的粒径范围,但无奈的是该目标专利的权利要求书中仅记载了特征“颗粒状”,而未对粒径范围做任何限定,以致于该目标专利在权利要求的保护范围中无法区别于无效证据。


在目标专利的实质审查过程中,审查员未检索到无效证据文件而对目标专利做出了授权。由于在无效阶段不允许将说明书中的内容补入权利要求中,最终过大的保护范围导致目标专利被全部无效。


如果在原申请获得授权后,申请人能够提交分案申请,在分案申请的权利要求中使用粒径范围等其他特征做出进一步的限定,那么即使原申请的专利权被无效,分案申请仍然可以保护申请人的正当权益。


以此为鉴,如果原申请以较大范围获得专利权,申请人应当检查权利要求书中是否限定了不同层次的合理范围的从属权利要求,以应对后续可能出现的无效程序。对于重要专利,可以考虑提交分案申请,基于原申请的说明书,申请更具体或由其他特征限定的保护范围。


03

增加新的权利要求:


除《中华人民共和国专利法实施细则》(2010修订)第五十一条第一款所规定的主动修改时机之外,申请人通常不允许在权利要求书中增加新的权利要求,除非是为了克服审查员所指出的缺陷而做出的。


因而,当超出主动修改时机后,如果申请人希望保护在原申请中没有保护的更多的技术方案时,可以通过提交分案申请来实现,但需要注意不得超出原申请记载的范围。


04

原申请被驳回:


当原申请被驳回后,申请人可以提出复审请求,也可以在规定的期限内提交分案申请。


部分申请人提出分案申请的目的是希望由不同的实审审查员来进行审查,并认为不同的实审审查员的判断可能存在区别。然而,如果仅仅以此为目的,笔者不做推荐。


如果提交了分案申请,分案申请的实审审查员必定会参考原申请的审查意见。除非原申请的实审审查员在事实认定上存在错误,否则分案申请的审查意见通常不会相反。


而且,如果提出复审请求,复审将由复审合议组来做出(合议组通常为3人,不包括原申请的实审审查员),同样能够重新考虑该案的事实和申请人陈述的理由。另外,在复审程序中申请人也可以根据说明书进一步限定权利要求的保护范围。


此外,申请人也可以在收到复审决定后的规定期限内提交分案申请。如果申请人提出行政诉讼,还可以在诉讼程序提交分案申请。


05

延长审批时间:


分案申请可以进一步延长相关技术方案最终的审批时间,使竞争对手难以判断其法律状态。而且,对于持续投入研发的技术方案,分案申请也有利于申请人对要求保护的技术方案做适应性调整,但需要注意不得超出原申请记载的范围。


通过以上几点可以看到,提交分案申请可以作为弥补申请人的权益的一个有效手段。对于重要的专利申请,申请人可以考虑积极地、有策略地提出分案申请。



*本文首发自:中国知识产权报12月刊

关键词: 分案申请,特殊分案申请,专利,权利要求,专利保护,专利权,康信知识产权
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