我国的实用新型专利吸引了大量申请人,但近几年实用新型专利的授权率逐渐下降。在电学领域的实用新型的初步审查中,审查员在审查意见通知书中经常指出以下几类主要实质性缺陷,下面笔者对其进行简单分析。
我国《专利法》第二条第三款规定:“实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。即,实用新型专利只保护产品,所述产品应当是经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体。
因此,代理师在撰写该类案件时,若评估该案技术方案的核心发明点仅在于软件方法的改进,则需要告知申请人此申请会被审查员认定存在保护客体的问题,不建议申请实用新型。
若审查员认为权利要求中只列出了所要求保护的产品的组成部件,而没有限定各组成部件之间的关系,则会被审查员认为未清楚地限定该实用新型。针对此情况,代理师应当修改权利要求,进一步限定各组成部件之间的关系。例如,添加它们之间的必要连接关系,可以不局限于说明书中给出的具体实施方式。另外,在修改权利要求的同时,应当对说明书中的技术方案作相适应的修改。
若审查员认为权利要求中虽然写明了各部件之间的结构关系,但其与最接近现有技术的区别仅是其中某一或某些部件采用了现有技术中一种未使用过的新材料,或者对这些部件从材料性能方面加以限定,则会被审查员认为其未反映出与现有技术在结构上的不同。针对上述情况,代理师可以考虑采用以下两种措施:
1.对该实用新型所要求保护的主题进行修改,将那些对部件从材料性质上进行限定的特征删去,与此同时对其从结构上作进一步限定,以反映出其在结构上与最接近现有技术的区别;2.重新申请一件发明专利申请,要求该实用新型专利申请的优先权。
审查员指出此类问题可能是由于该实用新型中的多项独立权利要求之间没有相同的或相应的特定技术特征。针对上述情况,代理师若认为多项独立权利要求之间的确不具有相同的或相应的特定技术特征,则对本申请考虑删除其中一项或多项权利要求以克服单一性的问题,同时考虑进行分案。如果代理师认为多项独立权利要求之间具有相同的或相应的特定技术特征,则可以选择意见陈述或电话讨论的方式,与审查员交换意见,以争取说服审查员改变观点。
综上,针对上述被审查员认为主要实质性缺陷,在答复时若进行针对性修改和答复,克服上述问题的概率还是很大的。但最好是在专利申请前已经克服上述问题,实用新型直接授权,那就更棒了。当然,若您是客户,您就不用考虑那么多了,直接信任我们就可以了。
最后引用圣经一句话:听命胜于献祭;顺从胜于公羊的脂油,作为代理师,申请前若评估方案可以进行实用新型申请同时严格遵从专利法中的规定(对应上述的听命和顺从)撰写申请文件,则实用新型专利申请是可以顺利通过初步审查,被直接授权的。