提高专利无效宣告请求成功率,快来了解下这些注意事项!
时间: 2020-09-01 09 北京康信知识产权代理有限责任公司 瞿艺 阅读量:

根据《专利法》第四十五条的规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。


在专利实践中,针对一项专利权发起的无效宣告请求通常能归为以下两种情况:


  1. 由于该专利权的存在,在某技术领域或某技术产业内构成了专利壁垒,同行业的竞争对手为了自己的产品能够进入市场而主动发起无效宣告请求;


  2. 专利权人率先发起侵权诉讼,诉讼中的被告采用无效宣告请求作为抗辩手段。在这两种情况下的无效宣告请求的策略既有共通点,又有差异性。


下面,笔者就结合自己在实际办案中积累的经验来谈谈无效宣告请求中通常应该注意的几个事项。


1

夯实证据,准备充分


无效宣告请求案件的准备过程中,请求人和专利代理师将会同时面对多项并行展开的工作,这其中最为重要的一项工作笔者认为是证据的搜集和使用。


在证据搜集阶段,检索的质量非常重要,可以说决定了未来案件的走向。专业的检索机构和本行业内的技术专家的配合对于从浩瀚的技术资料中找出最有力的证据而言至关重要。


在检出多份能够用作证据的资料之后,证据的使用应贵在“精而透”,而不应求多。以一、两份对目标专利威胁最大的证据为基础,结合几份其它证据,充分说理,论述透彻,其效果往往比罗列大量证据却缺乏侧重点甚至相互弱化要理想。


另外,由于无效宣告请求中的“一事不再理”审理原则的存在,对证据的合理、高效使用也为后续可能存在的第2次甚至多次无效宣告请求留有余地。


2

组合使用多种无效宣告理由


当前,无效宣告请求人以专利三性作为专利无效请求的突破口的情况占了无效宣告案件的大多数。


但实际上,根据专利法第45条和专利法实施细则第65条的规定,专利三性仅是专利无效宣告理由中的一部分。在实践中,专利代理师与请求人通过深入研究案情以及类似头脑风暴式的研讨,多角度寻找无效宣告理由有时能够起到意想不到的作用,带来事半功倍的效果。


例如,专利申请前的使用公开和销售公开的证据、说明书中存在的不符合专利法第26条第3款的瑕疵、专利确权过程中专利权人进行的不符合专利法第33条规定的修改等等。


多样化的证据组合,能够有效地提高专利无效宣告的成功概率。


3

力拼首战


如果将提起无效宣告请求以及后续可能发起的行政诉讼一审和二审看作前后相互关联的三个战役的话,最为重要的一战肯定是第一战。


首先,从近年来专利行政诉讼案件的审理结果可以看出,一审法院推翻国知局专利复审和无效审理部作出的无效决定的案件不超过两成。


换言之,与其等收到一个不理想的无效决定结果之后再去寄希望于在行政诉讼阶段花大力气反转案件走向,不如在最初的无效宣告请求阶段就充分准备,争取旗开得胜。


其次,相比于法院的诉讼程序,无效宣告请求阶段的审理程序相对而言更为纯粹,更接近于专利确权程序中的审理环境,对技术方案的关注度更高,受其它因素的干扰也更少。


4

“打掉”不是唯一目的


在实践中,无效宣告请求人往往以是否将目标专利完全无效和部分无效作为判断专利无效宣告请求是否成功的标准。


然而,获得授权的专利(尤其是发明专利)在确权阶段都经过了专利审查部门严格而漫长的审查程序,想要直接“打掉”目标发明专利并不是一件容易的事情。但是,“打不掉”专利权不一定意味着达不到无效宣告请求人的无效宣告目的。如果把一项专利权的保护范围看作“跑马圈地”的话,圈地“篱笆”的牢固程度往往取决于其中的一、两项关键技术特征。


在无效宣告请求审理程序中,无效请求人和专利权人的争辩点往往也就集中在对于这一、两项关键技术特征的比对和阐述上。


因而,即便最终无效宣告请求的结果是维持专利权有效或宣告部分专利权无效,但若能够迫使专利权人在无效宣告程序中对这一、两项关键技术特征做出限缩性的修改或者是关于其保护范围的限制性解释,这对于无效请求人而言都是有利的结果。


由于“禁止反悔原则”的存在,专利权人做出限缩性的修改或限制性解释会使专利权原本可能模糊的保护范围边界变得清晰且明确。


毫无疑义,无论是对于绕过该专利权构成的专利壁垒还是对于在侵权诉讼中明确不侵权认定进而扭转局面,这都是非常有利的。


因此,在无效宣告请求案件的准备阶段,请求人和专利代理师可以根据实际需求和案情设定多种策略,力求“打掉”,“打不掉”也可以退而求其次,找出可接受的底线。


5

合理采用“稻草人”策略


在专利无效程序中,如果不是因被诉侵权而发起的无效宣告请求,真正的无效请求发起人可以采用以无利害关系的第三方作为名义上的无效请求人。


一般情况下,采用这种“稻草人”的策略对背后的无效宣告发起人是有利的,能够达到隐藏自己的目的,进而在以后可能出现的多种局面下进可攻退可守。


但需要注意的是,如果是在面对侵权诉讼并想要通过无效宣告请求来进行抗辩以中止侵权诉讼的情况下,采用“稻草人”策略则会导致无法达成诉讼中止的目的。


以上仅是笔者在日常工作中对于专利无效宣告请求中应该注意的事项的一些体会和想法,如有