通信领域中基于优先权的专利申请
时间: 2013-06-09 北京康信知识产权代理有限责任公司 韩建伟、梁丽超 阅读量:

作者:韩建伟梁丽超

一、通信领域专利申请的特点

与其他领域相比,通信领域的特点在于,在通信领域中有多个国际性或者区域性组织。这些国际组织所颁布的标准会成为国际性或者区域性的标准。一个通信企业在这些标准中所占有的地位对该企业有着很大的影响。在下文中以第三代合作伙伴计划(The 3rd Generation Partnership Project,简称为3GPP)为例进行说明。

3GPP作为领先的3G技术规范机构,是由欧洲电信标准化协会(简称为ETSI)、日本无线工业及商贸联合会(简称为ARIB)、日本无线通信技术协会(简称为TTC)、韩国无线通信技术协会(简称为TTA)以及美国T1电信标准委员会(简称为T1)在1998年底发起成立的,旨在研究制定并推广基于演进的全球移动通信(Global system for Mobile Communication,简称为GSM)核心网络的3G标准,即宽带码分多址接入(Wideband Code Division Multiple Access,简称为WCDMA)、时分同步码分多址(Time Division-Code Division Multiple Access,简称为TD-SCDMA)、增强型数据速率GSM(Enhanced Data Rate for GSM,简称为EDGE)等。中国无线通信标准组(CWTS)于1999年加入3GPP。

3GPP会定期召开会议向其组织会员征求对于某项技术实现的提案,然后将其中的某个或多个提案作为最终的协议公布。为了在3GPP协议中占有一席之地,各个通信企业均会向3GPP提交其针对某项技术的提案。这些通信企业向3GPP提交提案的同时也会将该提案作为专利进行申请,如果该提案被3GPP接受,那么该专利申请也会进入诸如美国、欧洲等其他国家。在进入其他国家时,将以首次申请为优先权根据巴黎公约或者PCT进入其他国家(在下文中以PCT申请为例进行说明)。

例如,我国专利法和专利法实施细则中对进入中国的专利申请有如下规定:

《专利法》第二十九条规定了:"申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权"。

《专利法实施细则》第一百零三条规定了:"国际申请的申请人应当在专利合作条约第二条所称的优先权日(本章简称优先权日)起30个月内,向国务院专利行政部门办理进入中国国家阶段的手续"。

申请人就已经提出过的专利申请向3GPP提交提案(在下文中为了描述方便将这种专利申请称为标准专利),那么,该标准专利可能在提交给3GPP之后就会被公开。这是因为,在3GPP召开就某项技术进行研讨的会议之前或会议中会将收到的提案上传到3GPP网站,并且,在该会议结束之后,还会将本次会议讨论的内容上传到3GPP的网站上。一旦这些资料被上传到网站上,那么这些资料在上传日就被公开了。因此,大多数的标准专利在申请日之后不长的一段时间内就会被公开。

标准专利还有一个特点:标准专利是申请人对某项技术可能的发展方向的预测,标准专利对应的提案在提出后,经过3GPP会议的讨论,最终的3GPP协议中所采用的技术可能在大体上与当初提交的标准专利中所记载的技术方案相同,但存在略微的偏差。

 

 

为了使标准专利与3GPP协议中的相关内容完全对应,申请人一般会采用修改标准专利的做法。修改的一种方式是主动修改,对于主动修改,我国的《专利法实施细则》第五十一条规定了:"发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改"。如果主动修改超出了原申请文件记载的范围,审查员会发出修改超范围通知书,如果申请人不进行修改,该案将被驳回。这对于申请人而言是不可接受的。基于优选权提出新的申请,并在新的申请中对优先权文件中记载的技术方案进行修改,这是另外一种修改的方式,并且,考虑到标准专利一般会向其他国家申请,因此,申请人一般会将首次申请作为优先权文件提交PCT申请,在提交PCT申请时进行修改,然后进入各个国家。在进入中国时,如果基于优先权进行了修改,即使无法要求到优先权,也可以保留该国际申请的申请日,而不会导致该案的被驳回。这相对于主动修改而言,对申请人更加有利。这种方式也是在下文中讨论的重点。

二、标准专利举例

为了更加清楚地说明通信领域标准专利的一般流程,下文中以一个实际的案例来进行说明。

3GPP于2007年10月8号至12号在中国上海召开了一次会议。在该会议上A公司提交了一份帧同步信号的编码方法的提案,就该提案中的内容,A公司在2007年10月10日向中国专利局提交了专利申请。

3GPP将A公司提交的提案于2007年10月15日公布在其网站上(http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg1_rl1/TSGR1_50b/Docs/R1-xxxxxx.zip),从http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg1_rl1/TSGR1_50b/Docs/该网页上可以看到该文件的公开日期是2007年10月15日。

2007年11月3GPP颁布的协议:TS 36.211 V8.1.0中采用了A公司所提交的提案中的技术方案。

A公司于2008年10月10日提出了PCT申请,该PCT申请要求了2007年10月10日在中国专利局提交的专利申请的优先权。

通过上述例子可以看出标准专利的大致流程:预测未来协议中有可能采用的技术->申请专利->向3GPP提出提案(这意味着该专利被公开)->如果该提案被3GPP接受并写入标准则基于在首次提出的专利申请提出PCT申请。

三、可能存在风险

《专利审查指南》中规定了需要核实优先权是否成立的情况:

"出现如下情形之一时,需要核实优先权:(1)对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容,而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间,即该对比文件构成PX或PY类文件"(《专利审查指南》2010第226页)。

而对于A公司所提交的标准专利而言,在首次申请和要求优先权的PCT申请之间,该专利就被公开了。因此,在这种情况下,需要核实优先权文件是否成立。

《专利审查指南》中规定要求优先权的申请是否能够要求到优先权做了如下规定:
"如果在先申请对上述技术方案只做了笼统或者含糊的阐述,甚至仅仅只是暗示,而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细描述,以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出,则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础"以及"由于对在先申请中的发明作出进一步的改进或完善,申请人在其在后申请中,可能会增加在先申请中没有的技术方案,在这种情况下,审查员在核实优先权时,不能以在后申请增加内容为理由断定优先权要求不成立,而应当对在后申请中被在先申请清楚记载过的相同的主题给予优先权,即给予部分优先权"(《专利审查指南》2010 第227页)。

通过上述审查指南中的记载可以看出,对于是否能够要求到优先权的判断的标准是:直接地、毫无疑义地确定,该判断标准与修改超范围的判断标准是一致的。如果PCT申请与优先权文件完全一致,那么是没有风险的。如果PCT申请与优先权文件是不一致的,风险就产生了。

仍然以A公司的标准专利为例进行说明(下述例子中所涉及到的技术内容是一种假设)。

 

 

假设在2007年10月10日提交的专利申请、向3GPP提交的提案中以及3GPP在2007年10月15日公开的内容中,均记载了一个公式,在该公式中使用的一个常数A的值是13。在随后公开的TS 36.211 V8.1.0也采用了该公式,但是,由于发现常数A的值为12时该公式的效果会好一些,因此,在该协议中最终采用了常数A的值是12。如果在2008年10月10日提交的PCT申请的权利要求中有一个权利要求所要求保护的公式的常数A的值是12,那么,在该PCT申请进入中国后,该权利要求在中国无法获得授权,原因如下:

由于在首次申请中,并没有记载常数A的值是12,因此,本领域技术人员无法直接地、毫无疑义地确定A的值就是12,即PCT申请进入中国的要求保护A的值是12的权利要求无法要求到优先权。该权利要求的申请日就是2008年10月10日。而该公式以及A的值是12在2007年11月已经被TS 36.211 V8.1.0所公开了,因此,该权利要求基于TS 36.211 V8.1.0是没有新颖性的。

产生该问题的最主要的原因是:要求保护A值为12的权利要求的不再能够享有优先权日,从而导致了该权利要求丧失了新颖新。

《专利审查指南》对于是否能够要求到优先权的判断方法与修改是否超范围的判断方法相同,该判断方法是十分严格的,正是由于这种严格的判断方法导致了该问题的发生。如果放宽是否能够要求到优先权的判断标准,那么就可以避免该问题的发生(对于是否能够要求到优先权可以参考修改超范围的判断标准。因此,在下文中引用了各个国家对修改超范围的判断标准作为判断的依据)。

需要说明的是,下文中所引用的各个国家修改超范围的判断的标准均来自于宋献涛和魏征在http://allenemy.fyfz.cn/art/824943.htm《关于文件修改超范围的法律思考》一文。

例如,美国专利法第132条和251条明确禁止在专利申请文件及专利授权文件中引入新事项(new matter),以防止申请人将超出原始公开内容的信息加入,因此修改的范围以公开内容(disclosure)为准。《美国专利审查手册》即PEP中,第 2163节规定:"虽然没有逐字逐句的要求,但权利要求的修改必须以明示、暗示或内在的公开方式得到说明书的支持。如果本领域技术人员不仅能认识到申请文件中存在明确错误,而且还能认识到如何改正,则这样的改错不会产生新事项 [4]"。在实践中,判断修改是否超范围的标准和判断能否得到说明书支持的标准是相同的,只要审查员认为修改内容能得到说明书的支持,就不会发出修改超范围的反对意见。

如果按照美国的判断标准的话,那么将A的值由13改变为12有可能是可以要求到优先权的。这是因为,首次申请中公开了该公式,本领域技术人员完全可以想到在该公式中使用12来代替13以得到较佳的计算结果。

由此可见,不同国家对于是否能够要求到优先权的不同的判断方法是决定该权利要求是否在该国家获得授权的一个重要的因素。

如果首次申请是美国的临时申请,那么,以该临时申请作为优先权进入中国的案件将面临更大的风险。

美国的临时申请一般没有撰写权利要求,在进入中国时的权利要求很有可能是对该临时申请记载的内容的概括,而该概括很有可能涵盖了该临时申请中未记载的内容,因此,由临时申请概括而成的权利要求无法要求到优先权的可能性很大。例如,临时申请中只记载了常数A为13,而在权利要求中记载了该A为一个正整数,那么该权利要求就有可能无法要求到优先权,从而2007年11月公开的TS 36.211 V8.1.0可以破坏该权利要求的新颖性。

 

 

四、如何避免以及如何利用

通过上文的分析可知,通信领域的PCT申请在进入各个国家时是否能够拿到一个稳定的专利权,与该国的是否能够要求到优先权的判断的方式是密切相关的。判断尺度越松的国家就越容易得到一个稳定的专利权。下面对其他的几个国家或地区判断标准进行说明(在下文中引用了各个国家或地区对修改超范围的判断标准,对于是否能够要求到优先权可以参考修改超范围的判断标准)。

(1)日本的规定
日本特许法第17条第2款第3项规定:对说明书、权利要求书或附图进行修改时,必须在随请求书最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载事项的范围内进行。

按照日本的审查指南,所记载的事项不仅包括明确记载的事项,还包括虽未明确记载但本领域技术人员根据最初提交的说明书、权利要求书或附图的记载而能够不言自明的事项。

在日本专利审查实务中,对主动修改或答复审查意见时的概括是允许的,只要其能够得到说明书的支持即可。

(2)欧洲的规定
欧洲专利公约第123条之(2)规定:对欧洲专利申请或欧洲专利的修改,其主题(subject matter)不得超出原始申请的内容。

按照欧洲审查指南,原始申请的内容是能够从原始申请直接毫无疑义地导出[5]的内容。欧洲审查指南关于新颖性、优先权和同样发明的章节中均规定,还必须考虑对于本领域技术人员"隐含公开的内容"。EPO上诉委员会在判例T 823/96中指出:"隐含公开的内容"是指没有明确提及、但根据明确提及的内容可以清楚且毫无疑义地导出的内容;因此,该判断必须同时考虑公知常识。

在判例T 372/90中,申请人认为,其新增加的一个特征"空腔形成在鞋底单元的几乎整个厚度内"虽然在本申请的原始权利要求和说明书中都没有记载,但能从附图1和3中得出。EPO上诉委员会接受了申请人的观点,认为本领域技术人员从附图中能够清楚地导出的结构和功能特征可以用来更好地表述所要保护的方案。

请注意:欧洲的用词是"导出",包含了本领域技术人员使用公知常识进行推导的过程,与中国的用词"直接地、毫无疑义地确定"是有区别的。

通过上述几个国家或地区(美国、日本、欧洲、中国)的判断标准可知,中国的判断标准是最为严格的。

因此,如果一个进入中国的PCT申请的优先权文件是美国、日本或者欧洲的申请,那么其存在要求不到优先权的可能性很大,如果进入中国的PCT申请的内容在该PCT申请日之前就被3GPP所公开的话,那么该专利在中国能得到授权的概率就比较小了。即使在中国拿到了授权,该案的专利权也不会很稳定,存在较大的被无效的可能。

一方面,这要求国内的专利代理人在撰写专利申请文件时一定要考虑该专利申请是否需要进入其他国家,该专利申请中的内容在首次申请和PCT申请日之间是否会被公开,如果会被公开,那么在提出PCT申请时所进行的改动必须要符合将来该PCT申请所进入的各个国家的专利法的要求。例如,如果该PCT申请将来只需要进入美国,那么基于优先权文件所进行的修改只需要根据美国的法律来进行,如果该PCT申请将来需要进入中国和美国两个国家,那么基于优先权文件所进行的修改需要根据中国法律的要求来进行(中国专利法的要求要严于美国)。当然,一个更好的处理是,根据不同国家法律的规定撰写出适应不同国家的权利要求。

另一方面,这也为无效进入中国的专利提供了一种思路。如果进入中国的专利要求的是美国的临时申请的优先权,那么,该专利的权利要求存在要求不到优先权的可能,然后在通过检索相关的标准,找到在优先权日与中国国家申请日之间的对比文件即可。

五、结束语

在撰写首次申请时也应该考虑到该申请后续进入其他国家的可能,并且,以该首次申请作为优先权的国际申请在提出时所进行的修改也要考虑该PCT申请所进入的国家的法律,这样才有可能在不同的国家获得稳定的专利权。

 

 

关键词: 专利申请
康信: 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立, 是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构,总部设在北京,在西安、德国、美国、日本设有办事处。康信现有员工400余名,其中包括经验丰富的律师、专利代理人、商标代理人和专业技术人员220余名。康信公司的PCT申请代理量位居全球第四,中国区第一。
咨询电话: 010-56571588
返回顶部图标 分享

关注我们