PPH还是专利优先审查,该如何选择?
时间: 2020-05-20 北京康信知识产权代理有限责任公司 宋晓云 阅读量:

当基于PCT或巴黎公约进入中国的专利申请(以下简称专利申请)在中国希望得到加快审查时,可以考虑选择专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)或者专利优先审查。那么,该如何选择呢?


一、PPH和专利优先审查是什么?

PPH是指当申请人在首次申请受理局(Office of First Filing, OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时,便可以此为基础向后续申请受理局(Office of Second Filing, OSF)提出加快审查请求。


专利优先审查是中国为了促进产业结构优化升级、推进国家知识产权战略实施和知识产权强国建设、服务创新驱动发展、完善专利审查程序而制定的法规。


二、PPH和专利优先审查的比较

针对基于PCT或巴黎公约进入中国的专利申请,为加快审查进程,是向CNIPA提交PPH请求还是专利优先审查请求,可以基于以下几点考虑。


1、专利申请的类型

向 CNIPA提交PPH请求的专利申请的类型只能是发明。

而请求专利优先审查的专利申请的类型可以是发明、实用新型和外观设计。

此外,提交PPH请求仅适用于专利申请的实质审查阶段。

而专利优先审查请求不仅仅适用于包括实质审查在内的申请阶段,还适用于复审阶段和已授权PCT专利的无效阶段。


2、申请或申请人国别

提交PPH请求,需要注意该专利申请的首次申请的国别、或者PCT申请的国际检索报告(ISR)或国际初审报告(IPER)的制作单位。

而专利优先审查则对于在先申请的申请国别或者申请人的国别没有限制。


3、请求时机

能够提PPH请求的专利申请应当已经公开,且进入实质审查阶段。作为特例,申请人也可以在提出实质审查请求的同时提出PPH请求。

提交专利优先审查请求的时机则取决于专利申请的类型。对于发明专利申请,应当在提出实质审查请求、缴纳相应费用后具备开始实质审查条件时提出。对于实用新型、外观设计,则应当在完成专利申请费缴纳后提出。


4、专利申请的提交方式

无论是提出PPH请求还是提出专利优先审查请求,都要求该专利申请必须是电子申请。


5、适用条件

关于PPH,需要满足以下三个适用条件:该专利申请与对应申请(即在首次申请受理局提交且获得肯定审查结果的申请)之间的关系、权利要求的充分对应性、对应申请的可专利性/可授权性。这些适用条件在WIPO上有详细的解释,此处不再赘述。

关于优先审查的申请条件,《专利优先审查管理办法》第3条规定了六种情况。专利申请只要满足《专利优先审查管理办法》第3条规定的六种情形中的一种,便可以准备请求优先审查。


6、提交材料

提交PPH请求时,应当提交以下材料:

(1)PPH请求表;

(2)所有可授权的权利要求的副本及译文;

(3)所有审查意见通知书副本及译文;

(4)构成驳回理由的所有非专利文献。

关于优先审查,《专利优先审查管理办法》第8条中规定了申请人提出发明、实用新型、外观设计专利申请优先审查请求的,应当提交:

(1)优先审查请求书;

(2)现有技术或者现有设计信息材料;

(3)相关证明文件。

除了上述三种材料之外,实践中,还需要提交以下材料:

(1)专用于优先审查事项的委托书;

(2)申请人身份证明,例如个人申请的身份证/护照复印件,企业工商登记证明复印件及签章(对应于中国大陆注册的企业),及其中译文(工商登记证明为外文的);

(3)实审通知书以及缴费收据(针对发明申请);

(4)证明文件说明。

一般而言,对于中国大陆注册的企业,需要向相应地区的知识产权管理部门提交请求,对于非中国大陆注册的企业,需要在委托机构所在地区的知识产权管理部门提交请求。


7、费用

无论是PPH请求还是专利优先审查请求,目前尚无需任何官费。


三、PPH和专利优先审查是什么?

提出PPH请求的有利之处在于:

(1)申请会被加快审查。实践中,PPH审批通过决定下发后,通常在两至三个月内,甚至更快会在一个月内下发第一次审查意见通知书。

(2)申请成本会降低,答复审查意见通知书的次数可能会减少。

(3)申请被授予专利权几率可能会更高。


但是,其劣势也很明显:

(1)仅有两次请求机会,形式要求以及对应性要求极其严格;

(2)可能需要申请人基于国外授权专利的权利要求对中国专利申请的权利要求保护范围进行缩限。换句话说,利用PPH请求来加速审查时,不可能获得一个比对应申请的权利要求更宽泛的保护范围;

(3)修改超范围的风险比较高。在中国审查实践中,审查员对修改超范围的审查一直比较严格,如果对应申请的可授权权利要求与原始权利要求相比改动很大,那么按照对应申请的可授权权利要求对中国专利申请进行修改,则可能出现修改超范围的问题。


提出专利优先审查请求的优势则非常明显,其极大地加速了专利申请的审查进程。发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书,并在一年内结案;实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案;专利复审案件在七个月内结案;发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案,外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案。


但是,提出专利优先审查请求也有缺点:


(1)可能丧失主动修改的机会。如果需要对申请文件做主动修改,应当在提交优先审查请求之前进行,否则,在提交了优先审查请求并通过之后,即使在收到实审通知书之日起三个月的期限内,也不能再做主动修改。如果在提交优先审查请求之后,坚持对申请文件做主动修改,则会终止优先审查程序,按普通程序处理。

(2)缩短了申请人的答复准备时间:需要注意的是答复审查意见通知书的期限与普通程序的答复期限不同。答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起两个月,答复实用新型和外观设计专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起十五日。如果后续申请人未能在两个月或者十五天的期限内完成提交审查意见通知书答复,优先审查审查程序将自动终止,而且这两个月或者十五天的期限均是没有邮路的。

(3)收到驳回决定/复审决定的期限缩短,因为申请人的答复期限缩短,且不能延期,审查员下发审查意见通知书和驳回决定/复审决定也有相应的期限要求。

(4)优先审查每年有数量上的限制,也可能各种条件都符合,但因为优先审查的数量已达到上限而导致请求失败。


四、结语

PPH请求和专利优先审查请求作为加速审查的有利途径,目前已越来越多地被申请人所利用。


以上总结了在中国提出PPH请求和专利优先审查请求时各自应当满足的条件及优缺点,以期能够帮助您决策是提出PPH请求还是专利优先审查请求。


关键词: PPH,专利优先审查,专利申请,专利,康信知识产权
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