想修改的发明专利申请文件不符合规定?3种方法教你补救!
时间: 2020-03-20 北京康信知识产权代理有限责任公司 刘梅 阅读量:

发明专利申请通常经历初审、公布、实审、授权/驳回、以及可能的复审、无效和行政诉讼阶段。在初审、实审、复审和无效阶段,都允许申请人对申请文件进行修改。


在初审阶段,申请人可针对审查员下发的补正书对申请文件的形式问题进行补正。


在实审阶段,申请人可对发明专利申请进行主动修改或答复审查意见通知书时的被动修改。


专利法第三十三条对修改的内容和范围作了规定:

对发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。


即不论主动修改还是被动修改,必须符合专利法第三十三条的规定。


专利法实施细则第五十一条第一款对主动修改的时机作了规定:

发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。


对主动修改的要求是:符合修改时机且符合专利法第三十三条的规定。


对于被动修改,专利法实施细则第五十一条第三款对修改方式作了规定:修改专利申请文件,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。


审查指南进一步指出了允许的修改以及不能被视为针对通知书指出的缺陷进行的修改的五种情形,概括为:

被动修改除了要符合专利法第三十三条的规定外,还要满足修改不得扩大权利要求的保护范围、不得增加新的权利要求。



在复审阶段,申请人可在提出复审请求时或答复复审通知书时对发明专利申请进行修改。要求是:符合专利法第三十三条的规定、仅限于消除驳回决定或合议组指出的缺陷、且相对于驳回决定的权利要求不能扩大保护范围。


在无效宣告请求的审查过程中,申请人可对发明专利的权利要求书进行修改,但修改方式受限、且不得扩大原专利的保护范围。


也就是说,从实审的主动修改到被动修改、再到复审、无效阶段,修改限制逐步增加。因此,申请人对提交的发明专利申请进行修改时,应充分利用主动修改的时机,获取最大的修改余地。


但是,实际办案时,可能想作的修改不符合专利法第三十三条或专利法实施细则第五十一条的规定,这个时候还能补救吗?


其实,我们可以尝试以下几个办法:


一、提出分案申请


如果已错过主动修改的时机、但又想依据说明书记载的内容扩大权利要求的保护范围或者增加新的权利要求,可以采取分案申请。


审查指南在第一部分第一章5.1.1节指出申请人最迟应在收到原申请授权通知书之日起两个月内、收到驳回决定之日起三个月内、提出复审请求后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间提出分案申请。


审查指南还在第二部分第六章3.2节指出分案申请的内容不得超出原申请记载的范围,并且分案申请和原申请应当要求保护不同的发明。


即,只要原申请未结案,都可针对原申请提出分案申请,并在分案申请中要求保护已记载在原申请说明书中和原申请权利要求书中的技术方案,但需要与待授权的母案权利要求保护范围不同。



二、以原申请作为优先权,提出在后申请


申请人可能在原申请提交之后想进行超出原说明书和权利要求书记载范围的修改。这个时候,无论主动修改还是被动修改都不可行。但是我们还可以尝试:以原申请作为优先权,提出在后申请。


由于本文提及的原申请是向中国国家知识产权局提交的专利申请,因此我们关注的是要求本国优先权。


审查指南在第一部分第一章6.2.2节中指出要求本国优先权需要满足的条件:在先申请为首次申请、尚未被授予专利权、且在后申请在在先申请的申请日起十二个月内提出。


这个要求:在先申请为首次申请、在后申请于在先申请的申请日起十二个月内提出、且在先申请尚未授权。因此,如果申请人觉得首次申请还存在改进的可能,务必利用十二个月的缓冲期,在十二个月内以首次申请作为优先权提出在后申请。但是需要注意,采取此种方式提出在后申请,原来的在先申请即被视为撤回,因此,需要将原申请中需要保护的技术方案全部纳入在后提交的申请中。


还有一种例外:原申请是要求了优先权的本国申请,但该优先权是首次申请且距今未超过十二个月。那么可直接要求该优先权申请的优先权,提交在后申请。此时,原申请将作为在后申请中可享有优先权的技术方案的同日申请,不能用于评价以上技术方案的新颖性和创造性。但是原申请可能需要进行权利要求的主动修改、或者主动撤回或者视为撤回以避免由于专利法第九条的规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”而影响在后申请的授权。


最后,如果在先申请为首次申请、但已过十二个月的期限,就没有办法补救了吗?


实际上,我们还有一种办法:


三、不要求优先权,在原申请公开之前提交新的申请


这个办法利用了抵触申请只能用来判断新颖性而不能用来判断创造性。我们知道,抵触申请是指申请在前、公开在后的申请。而且,如果原申请未请求提前公开,那么正常的公开时间是自申请日起十八个月。


因此,如果原申请已过要求优先权期限、但尚未公开,我们还可以在原申请的基础上进行改进,请求保护一种有区别的技术方案。只要新提交申请的权利要求的技术方案相比原申请具备新颖性,就能避免原申请对新提交申请的影响。


这一点的启示是慎用“提前公开”。虽然发明专利申请公开后可以获得“临时保护期”,但同样会使其过早变为现有技术而可能影响申请人自身的不断改进的技术方案的新颖性和/或创造性。事实上,“临时保护”也需要专利授权后才能在真正意义上实现保护。

以上是笔者对发明专利申请文件修改的一点心得,希望能对大家有所帮助。

关键词: 发明专利申请,专利修改,发明专利申请书,知识产权,康信知识产权
康信: 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立, 是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构,总部设在北京,在西安、德国、美国、日本设有办事处。康信现有员工400余名,其中包括经验丰富的律师、专利代理人、商标代理人和专业技术人员220余名。康信公司的PCT申请代理量位居全球第四,中国区第一。
咨询电话: 010-56571588
返回顶部图标 分享

关注我们