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海外商标保护的途径
时间: 2018-07-13李翠华

2018年6月20日,商标局发布了关于马德里商标国际注册网上申请系统上线的公告,即“根据商标便利化改革的总体部署,为提高马德里商标国际注册便利化水平,更好的服务商标国际注册申请人,自2018年6月21日起,马德里商标国际注册网上申请系统正式上线运营。”


根据统计, 2017年我国申请人提交马德里商标国际注册申请为4810件,同比增长59.6%,在马德里联盟中排名第三,可见马德里申请途径已经成为了国内申请人获得国际商标保护的重要途径。今天,小编就简要介绍海外商标保护的途径。


根据商标具有地域性的特征,商标需要根据其市场需求在目标国家/地区单独申请商标注册。海外商标的保护可以通过两个途径实现,即马德里途径和单一申请途径。所谓马德里途径是指,指根据《商标国际注册马德里协定》、《商标国际注册马德里协定有关议定书》及《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》的规定办理的马德里商标国际注册;而单一途径则是指直接在目标国家/地区提交商标注册申请获得保护的途径。


二者有什么不同呢?

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通过上述对比可以看出,二者各有千秋。那么在海外进行商标注册时对于两种途径应该如何进行选择呢?以下各因素的考虑必不可少。


因素一:申请主体判断


根据上述分析,马德里途径的申请主体必须是中国设有真实有效的营业所,或者在中国有住所,或者拥有中国国籍,其他个人或组织无法基于国内基础注册提交马德里申请。


因素二:基础注册查询


由于马德里商标注册申请必须基于国内基础注册,因此申请人需在国内提交了注册申请,且已经受理。同时考虑到马德里国际注册存在中心打击问题,国内基础注册是否存在驳回或异议风险需提前评估。


因素三:注册国家选择


截止2018年6月,马德里联盟(“马德里协定”和“马德里议定书”所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟)共有101个成员国。只有目标国家在这101个成员国之内才可以通过马德里途径提交注册申请。


因素四:注册意图


申请人在选择海外商标保护途径时需重点考虑其注册意图,是急于使用还是防御注册?由于两个途径的审查周期根据不同国家差别较大,因此需根据注册意图慎重选择。


因素五:特殊国家


由于部分国家/地区存在特殊要求,因此需格外注意。例如非洲知识产权组织,美国等。


非洲知识产权组织于2015年3月5日加入马德里联盟,但是至今为止,非洲知识产权组织当地并未专门立法规定通过马德里途径指定非洲知识产权组织的商标的保护效力。因此通过马德里途径指定非洲知识产权组织存在不被当地官方承认其权利归属的风险。


另外,如单独在美国提交注册申请需要说明使用基础,并且在注册前需提交使用证据。如果通过马德里途径则注册前无需提供使用证据。申请人可根据商标实际使用情况慎重选择。


因素六:预算情况


马德里途径申请费用相对于单独在目标国家/地区提交商标注册申请较低,因此申请人需要根据实际预算情况,以及上述所有因素综合考虑,找出最适合自身商标保护的方案。


随着“一带一路”国家政策的实施,国内企业走出去的步态逐渐稳健,有效了解海外商标保护途径不仅有利于企业自身的知识产权保护,同时有利于市场开拓及市场稳定,为企业未来的发展奠定基础。


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