引言

近年来，公众对于放宽专利文件修改限制的呼声日益高涨。2017年4月1日起实施的《专利审查指南》对无效程序中专利文件的修改进行了新的修订，对这一呼声进行了回应。此次修订对于实践操作势必会带来一系列的影响，我们在此对这一问题进行梳理。

背景介绍

纵观世界各国的专利法，有很多国家的专利法体系中存在专门的授权后修改程序，使得在授予专利权之后专利权人还有机会对其专利文件进行适当修改，比如缩小专利权的保护范围等等。但是，在中国的专利法体系下，没有设置专门的授权后修改程序，唯一涉及到这一内容的是《专利法实施细则》第六十九条的规定：

“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。

发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。”

相应的《审查指南（2010）》在其第四部分第4.6.1节对无效程序中专利文件的修改原则进行了细化，其规定：

“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：

（1）不得改变原权利要求的主题名称。

（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求中的技术特征。

外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。”

新版指南的修订

《审查指南（2010）》在其第四部分第4.6.2节对具体的修改方式进行了限定，其规定：

“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。”并对这三种方式进行了定义。

新版《审查指南》将其修订为：

“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。……权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。”

《审查指南（2010）》在其第四部分第4.6.3节对具体的修改时机进行了限定，其规定：

“在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。

仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：

（1）针对无效宣告请求书。

（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。

（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。”

新版《审查指南》取消了合并修改方式，代之以“权利要求的进一步限定以及明显错误的修正”。相应的，在修改时机上仅对答复期限内的修改方式进行了修订，将“合并”的修改方式改为“删除以外”的修改方式。

法理上的探讨

专利权利要求书是专利文件中不可分割的一部分。国家知识产权局在公告授予发明或者实用新型专利权时会同时提供专利文件单行本，供公众免费查阅。公众是通过国家知识产权局公告的权利要求书了解他人专利权利的保护范围，从而规范自己的生产经营行为，以避免无意中侵犯他人的专利权。可见，专利权利要求书不仅仅记载了专利权人的权利范围，同时具有权利公示作用。

首先，授权后的修改之所以规定不得扩大原专利的保护范围，是基于专利权利要求书的公示作用，为合理保护公众的利益不受损害。如果允许专利权人在授权之后还可以通过修改扩大原专利权的保护范围，就有可能导致公众原本不侵犯专利权的生产经营行为变成侵犯专利权的行为，这会使公众处于一种不安定的状态，丧失对国家知识产权局授权公告的信赖，有碍于安定有序的生产经营秩序的建设。

其次，授权后的修改之所以规定一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，是基于专利权的授权程序，为了避免使无效审理实质上沦为再次进行授权实质审查。一般而言，申请人为了获得尽可能大的专利保护范围，在权利要求撰写时，会倾向于写入数量尽可能少，含义尽可能上位的技术特征。如果允许专利权人在无效宣告请求的审查过程中，将原先仅仅记载在说明书中的技术特征补充加入到权利要求中，这无异于进行实质审查或者重新实质审查，专利复审委员会将因此耗费很多时间。尤其是对实用新型专利权来说，这一后果更为突出。这不仅严重的降低了专利无效制度的运行效率，而且会降低专利制度的信誉。

然而，在这两个原则限制下的修改方式也是有幅度的。《审查指南（2010）》中规定的合并修改方式对修改进行了严格的限制：第一，要求被合并的两项或者两项以上权利要求均为从属权利要求，且从属于同一个独立权利要求；第二，该被合并的两项权利要求之间没有从属关系，相互独立；第三，需要同时对被合并的两个从属权利要求所从属的独立权利要求进行修改。只有在满足上述所有条件的情况下才能对这两个权利要求进行合并，合并后的新的权利要求包含被合并权利要求全部的技术特征。

实践中，如此严格的限制严重的束缚了专利权人在无效宣告程序中对权利要求书的修改，使得其利益无法得到应有的保障。与此同时，也导致确权程序与之后的侵权程序无法有效衔接，造成程序的冗长。因此，随着中国专利制度的发展完善，社会公众的专利意识逐步增强，创新能力蒸蒸日上，公众对于放宽修改限制的呼声越来越高。为了回应这种呼声，平衡不同主体的利益诉求，此次指南修改对无效程序中权利要求的修改方式进行了相应的修订。取消了合并方式，代之以权利要求的进一步限定与明显错误的修正。这里“权利要求的进一步限定”是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。此种修订将权利要求修改的粒度从技术方案降低到技术特征，大大提高了权利要求修改的灵活度，很大程度上放宽了授权后修改的限制。

实践中的影响

首先，从定义出发理解修改方式，“权利要求的进一步限定”是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。第一，就文义上看，该定义包含两个要件：1.对该权利要求的修改是补入了其他权利要求中的技术特征；2.该种补入的结果是缩小了被修改权利要求的保护范围。两者缺一不可，构成了一个完整的修改规则。第二，从整个专利制度体系上看，在实审程序中，申请人对权利要求的修改幅度远大于无效程序中的修改幅度。然而，在实审程序中的修改，申请人应当针对通知书指出的缺陷进行修改，通常不能主动增加权利要求或者重新撰写权利要求来构建新的权利要求层次体系。“举轻以明重”，这里，实审程序中对申请人修改权利要求的限制较少，为之“轻”，无效程序中对专利权人修改权利要求的限制较多，为之“重”。当“轻”的情况下，即在限制较少的实审程序中对权利要求的修改都不能够主动增加权利要求或者对其进行重新撰写以改变权利要求的层次体系，那么，在“重”的情况下，即在限制较多的无效程序中对权利要求的修改当然不能够主动增加权利要求或者重新撰写以改变其层次体系。第三，就此次指南修订的目的而言，希望在保证权利要求公示作用的前提下，适当放宽权利要求授权后修改的限制，以响应广大公众日益高涨的呼声。此时，增加权利要求，尤其是增加独立权利要求，无疑会改变原来权利要求的层次体系；重新撰写出一个或多个权利要求将不仅超出请求人及公众的预期，而且增加无效宣告请求的审查负担，拖长整个程序；因此，该两种修改方式不仅不能促使专利权人有效利用这唯一的授权后修改时机对其权利要求进行必要的修改，而且会严重破坏权利要求的公示作用，降低专利制度的信誉。

那么，在实践当中，对“权利要求的进一步限定”应当把握以下几点：1.通过对被修改的权利要求中加入原权利要求书中其他权利要求记载的一个或者多个技术特征，形成一个保护范围更小的新权利要求，以替代原来的权利要求，并且原来的权利要求不再保留。2.修改后的权利要求的数量与原权利要求书中权利要求的数量相同或者减少。3.一般情况下，不能增加权利要求或者重新撰写权利要求构建新的权利要求层次体系。

小结

新版《专利审查指南》对无效程序中专利文件的修改限制进行了适当的放宽。专利权人需从修改的行为、结果以及权利要求的整体数量等方面对新的修改方式进行把握，有效利用中国专利制度中唯一的授权后修改机会，提高专利体系的运行效率。