浅析商业方法专利申请的创造性审查
时间: 2018-11-21 15 北京康瑞律师事务所 狄晓斐 阅读量:

引言


商业方法的专利法保护问题由来已久,全世界法律工作者经过了漫长的探索,在其可专利性问题上基本达成共识。那么商业方法专利申请的三性审查标准应当如何把握是亟待解决的问题,我们在此对各国的商业方法创造性审查标准进行梳理,以期对相关人员涉及商业方法专利申请创造性判断时提供参考。


背景简介


贸易活动始终是人类活动的重心,随着互联网的兴起,数字货币的发展,以及计算机技术对商业领域的渗透,商业方法的专利保护问题已经愈来愈多的被关注。经过长期的研究探索与实践,商业方法的可专利性已经被广为接受。我国2017年4月1日起实施的对《专利审查指南》的修改也放开了商业方法专利申请获得授权的可能性,其规定:“涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”


在客体审查之后,对于该类型专利申请的三性审查,即新颖性、创造性、实用性的审查就成为了下一步应当解决的问题,并且以创造性的审查具有最大程度的不确定性,也最值得探讨。本文对各国的审查实践进行梳理,以期对我国的商业方法专利申请的创造性审查标准的制定及把握提供参考与借鉴。


各国商业方法创造性审查实践


对于商业方法专利申请的创造性的审查,美国主要对应当排除的情形予以规制,比较重要的判断标准有:一、1996年美国专利商标局发布的《和计算机有关的发明申请审查指南》中规定,在审查软件专利申请的创造性时,应当注意区分“功能性内容描述”(所谓功能性内容描述,是指计算机程序中的指令部分,该部分可以操作计算机程序的运行,实现计算机的运算,完成相应的功能)和“非功能性内容描述”(所谓非功能性描述,是指程序运行过程中所涉及的数据资料内容)。由于非功能性内容描述部分不包含任何技术内容,与创造性的判断无关,所以,在考察商业方法软件申请的创造性时,应当首先将其从中剔除。也就是说,如果整个商业方法发明与现有技术的区别仅仅是非功能性的内容时,则应当认定该发明不具有非显而易见性。二、《对专利法第103条下的计算机商业方法发明专利申请的审查》中列举了因为不具有非显而易见性而应当予以驳回的情形:“所申请的发明已被明显或者隐含的包括在作为评估创造性的对比文献中;所申请的发明可以从该技术领域的一般知识推论出来;所申请的发明可以从一个已经确定的商业原则推论出来;所申请的发明是将一个已经见诸于行业手册的标准商业过程用电脑自动化;所申请的发明与以前所有的发明相比只体现在它存储或者处理的数据上;所申请的发明只与公认的一般技术水平相当。” 三、《商业方法专利促进法议案》第4条规定:“如果商业方法仅仅是将现有技术应用于计算机系统或互联网,则发明应该被认为是显而易见的。”即明确否定了现有商业方法与计算机技术简单结合的专利申请的创造性。


欧洲专利局对商业方法发明创造性的审查主要集中在技术属性上,其《审查指南》对商业方法的创造性审查进行了明确的规定:“在一件涉及商业方法发明的申请中,如果商业方法特性对本领域普通技术人员而言是非显而易见的,但其他技术特征是显而易见的,则认为该申请缺乏创造性。”这说明,商业方法发明只有在其技术部分具备创造性时,其才可能在欧洲获得专利权,至于非技术部分是否具备创造性,在所不问。


日本特许厅《审查指南》中明确规定:对于使用计算机或信息技术来实现某种特定功能或概念的商业方法专利发明的非显而易见性的审查,必须从整体上进行考虑。进一步的,在《商业方法发明审查范例》中列举了各种不具备创造性的情况:仅仅描述了商业方法本身、商业方法本身在计算机上的应用仅仅是将计算机作为一种工具、或者基于计算机信息传输而没有利用到硬件的发明。


我国在2004年10月1日起开始实施的《商业方法相关发明专利申请的审查规则(试行)》规定:在判断申请是否“完成一种商业规则运作的技术方案”时,要求将申请的方案与最接近的现有技术相比,如果不同之处仅仅是非技术的商业活动规则、或者除了非技术性的商业规则之外,仅是与公知计算机和网络技术的简单叠加或拼凑,应当认为其仅是利用已有的技术手段完成商业活动规则,不能授予专利权。只有当申请的方案与最接近的现有技术的区别确实采用了新的技术手段,并因此在解决问题和获得的效果方面对最接近的现有技术的贡献是技术性的,才构成技术方案,才是专利保护客体。该规则已经随着2006年审查指南的生效而被废止,目前的法律规定中对商业方法专利申请的创造性的审查没有明确的规定。


小结


对于商业方法创造性的判断,美国的标准最为宽松,比较注重商业方法中商业部分或者商业模式上的创新,技术性要素比重偏低;欧专局采用严格的技术性标准,只有商业方法的技术部分具有创造性,才有可能通过创造性的审查;日本对于商业方法创造性的判断采用整体原则,其标准介于美国和欧洲之间;我国目前尚无明确的标准,在借鉴国外经验以及结合自身审查实践的基础上进一步确定。


关键词: 专利申请
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