文章首发自：中国发明与专利 6月刊

摘要：专利权利要求保护范围的确定，是判定是否构成侵权的基础。本文通过判例分析如何确定主题名称的限定作用、结合说明书以准确确定权利要求所请求保护技术方案的必要性，并结合司法解释对功能性技术特征的相同和等同的判定进行分析。

Abstract：Determination of the protection scope of patent claims is the basis for analyzing whether patent infringement is established. The article analyzes the limitation of title and the necessity of explaining the technical solution protected by the claims based on the specification in combination withthe precedents, and teases out the equal and equivalent for  functional feature.

关键词：保护范围；主题名称；说明书；功能性技术特征

Key words: protection scope, title, specification, functional feature

在我国，专利侵权判定的基本原则是“全面覆盖原则”，即当“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。

该原则看似简单，但是在实务中却往往是双方当事人争论焦点。

本文结合相关法律规定、判例对其中的部分问题进行梳理分析。

通常而言，权利要求的主题名称是对请求保护的技术方案的概括，本质上不是一个单独的技术特征，因此，在侵权判定时是否需要对此进行考虑，实践中一度产生相当大的争议。近年来，随着此类案件的增多，通过包括最高院在内的判决的作出，也对此予以了明确。

在(2018)最高法民申2954号案中，法院指出，“专利法实施细则第二十一条规定，发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，前序部分写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征，特征部分写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征，前序部分和特征部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)》第五条规定，在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。因此，在确定专利权利要求的保护范围时，权利要求中记载的主题名称应当予以考虑，而实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了何种影响。”

本案中，涉案专利权利要求1的主题名称为“一种电动车控制系统”，而被控侵权产品为摩拜单车，涉案专利中背景技术部分记载的技术问题是“电动车中传统的钥匙结构，本身易于仿造，…，并且电动车钥匙启动结构较容易破解，使得一些不法分子比较轻易地偷盗电动车，…，而通过用户自行加装锁，使得用户需要携带地钥匙数量增加，…，且其防盗性能也未得到显著的提升”，据此，法院认为，“本领域普通技术人员能够清楚明确地得知权利要求1中的主题名称是对发明涉及的电动车启动和解锁的技术方案的抽象和概括，而不仅仅是说明发明可能的用途”[1]。

对本领域技术人员而言，将本案中涉案专利所请求保护的扫码解锁的技术方案应用于自行车领域是十分容易的，不存在任何技术障碍，但是在本案中，却因主题名称中“电动车”的限定，而排除了非电动车的其他技术领域。

笔者认为，本案中主题名称实际产生的限定作用，与说明书记载的涉案专利所要解决的技术问题具有较大关联性，根据说明书记载对电动车的明确指向，将除电动车外的自行车等技术领域的应用排除在专利权的保护范围之外，也符合说明书对权利要求的解释作用。

《专利法》第五十九条第一款规定，“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，其中，说明书及附图对权利要求的解释的用词为“可以”，而非“应当”。

但是，在实际的案件处理过程中，结合说明书来准确确定权利要求的保护范围通常是十分必要的。

主要原因在于，对权利要求本身也有清楚、简要的要求，权利要求中包含的是主要解决相应技术问题所必须的技术特征，以免造成对权利要求保护范围的缩小，但是，即使权利要求记载的技术方案足够清楚，也总是会仁者见仁，智者见智，出现对技术方案的不同理解。

说明书相当于权利要求的上下文，更加详细地记载了技术背景、技术领域、解决的技术问题等信息，使得权利要求记载的技术方案更加具象，定位更加准确。

在一涉及一种道路交通引导装置的专利中，包括控制模块、无线控制模块、灯单元灯基本结构，在最初阅读权利要求时，都会认为其保护的是通过检测到车辆通过后开启诱导灯的基本技术方案，但是却与说明书记载的在车辆后形成尾迹等技术效果关联不起来。

当在详细分析说明书对控制模块、无线控制模块的安装位置、彼此之间的配合关系，并理解了形成尾迹的过程后，再重读权利要求时，再次对权利要求中实现方法的步骤、信号传递过程进行分析，才与说明书中的记载相一致。

在该案中，结合说明书对技术方案进行理解的重要原因之一在于，其中的控制模块、无线控制模块是较为宽泛的概念，其具体发挥的作用必须通过完整的技术方案才能准确理解。

但是，在通过说明书对权利要求进行解释时，应当注意不应将说明书某一具体的实施例来限定权利要求的保护范围。

在（2011）民提字第64号中，被告方以说明书实施例将权利要求中的“可拆卸的”限定至了仅可通过人力进行拆卸的范围，最高院对此予以纠正，并指出，“权利要求的作用在于界定专利权的权利边界，说明书及附图主要用于清楚、完整地描述专利技术方案，使本领域技术人员能够理解和实施该专利。而教导本领域技术人员实施专利的最好方式之一是提供实施例，但实施例只是发明的例示，因为专利法不要求、也不可能要求说明书列举实施发明的所有具体方式。因此，运用说明书及附图解释权利要求时，不应当以说明书及附图的例示性描述限制专利权的保护范围。否则，就会不合理地限制专利权的保护范围，有违鼓励发明创造的立法本意”[2]。

已经确认的是，在侵权诉讼和专利无效过程中，对功能性技术特征保护范围的确定并不相同。《专利审查指南》中明确，“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”；而在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009）第四条规定，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

笔者曾一度认为，功能性技术特征是对等同原则适用的限制，认为与说明书具体实施方式等同的方式本身也属于该功能性技术特征的保护范围，即构成“相同”。

在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条第二款进一步明确，“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。其中，以“被诉侵权行为发生时”为判断时间点，认定可构成“相同”或“等同”。但是，并未具体说明“相同”和“等同”的具体判定规则及区别。

参考北京高院在2017年修订的《专利侵权判定指南》第56条，“对于包含功能性特征的权利要求，与本指南第19条所述的结构、步骤特征相比，被诉侵权技术方案的相应结构、步骤特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在涉案专利申请日后至被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，应当认定该相应结构、步骤特征与功能性特征等同。在判断上述结构、步骤特征是否构成等同特征时，应当将其作为一个技术特征，而不应将其区分为两个以上的技术特征”。在此，北京高院以“专利申请日”和“被诉侵权行为发生时”为界，区分构成相同还是等同。

说明书中的具体实施方式及在专利申请日时能实现相同功能、达到相同效果的基本相同手段的实施方式，则构成“相同”的技术特征，在专利申请日和侵权行为发生时，能实现相同功能、达到相同效果的基本相同手段的实施方式，则构成“等同”的技术特征。

这一具体的评判方式，平衡了专利权人和社会公众的利益，考虑到了自专利申请日后技术的发展进步，对专利权保护范围的相应调整。

综上所分析的，权利要求中的主题名称对其保护范围具有限定性作用，只是限定作用如何应当综合考虑整体技术方案进行确定；说明书是权利要求所记载技术方案的背景，是对权利要求进行解读的上下文，因此，有必要结合说明书来确定权利要求的保护范围，但是不应以说明书中的具体实施方式来进行限定。功能性技术特征也存在等同原则适用的空间，在侵权行为发生时，能够实现相同的功能、达到相同的技术效果的基本相同的技术手段，与涉案专利中的功能性技术特征构成相同或者等同。

参考文献：

[1](2018)最高法民申2954号案民事判决书

[2](2011）民提字第64号案民事判决书