一、案件由来及审判结果

2010年10月21日和2010年10月29日，M公司以书面形式通知W公司，它所拥有的802.11和H.264标准必要专利的许可条件为W公司最终产品价格的2.25%。对此， W公司主动以M公司的许可要约违反它对标准化组织IEEE和ITU的FRAND授权承诺为由，于2010年11月向华盛顿西区联邦地方法院提起诉讼，要求M公司以FRAND条件进行授权。

2013年4月25日，华盛顿西区联邦地方法院做出判决，采用M公司提出的假想双边谈判法，对Georgia-Pacific一案中的计算专利损害赔偿的15个因素进行了适应性修改，提出确定FRAND费率的框架。同时，在确定FRAND许可费率时，还考虑了专利对标准的贡献和专利对产品的重要性，并以销售的产品为费率基础确定出许可费率。

具体的许可费率为，M公司的H.264标准必要专利的许可费范围的上限值为每单元16.389美分，下限值为每单元0.555美分；该许可费适用于W公司的W和X产品，而其他使用H.264标准的W公司产品则适用0.555美分的许可费。M公司的802.11标准必要专利的许可费范围的上限值为每单元支付19.5美分，下限值为每单元支付0.8美分；该许可费适用于W公司的X产品，而其他使用802.11标准的W公司产品则适用0.8美分的许可费。

二、案件审理过程

1．对M公司建议的可比证据的审理

M公司主张其有权获得W公司W和X产品的净销售价格的2.25%作为专利许可费率。为了支持该主张，M公司提交了可用于参考的证据。法院对该证据进行了审理。

（1）VTech许可协议

VTech是无线电话制造商和销售商，M公司通过和解方式与VTech就802.11和H.264标准签订了许可协议，VTech同意以2.25%比例按产量提成的专利许可费获得M公司的802.11和H.264的专利许可。

法院认为，该许可为VTech为解决M公司侵权诉求的一揽子交易的一部分，在潜在侵权诉讼的威胁下，该许可费率不能作为可靠参考；另外，VTech仅对其销售的支持wifi功能的无线电产品支付了很少的专利许可费，这些是VTech已经停产并逐步淘汰的产品，因此降低了根据Georgia-Pacific要素1确定许可费率的许可协议的相关性。法院未支持该证据。

（2）RIM许可协议

M公司提交了与RIM黑莓公司签订的移动电话必要产权交叉许可协议。

对此法院认为，在同一协议内许可多项技术的情况下，有必要从其他已许可的产权分摊802.11或H.264标准必要专利中的利益，而这种分摊是非常困难的，因此无法确定802.11和H.264专利组合在该许可协议中的价值。

（3）Symbol许可协议

M公司提交了在2007年完成对Symbol公司的收购证据，Symbol与各对手方签订有三个许可协议。对此法院认为，这三个许可协议作为和解的一部分，不能证明802.11专利组合的价值，无法采信其作为确定许可费率的参照。

（4）M公司要求的许可费率引发堆叠问题

拥有802.11标准必要专利的实体至少有92家，如果每一家都要求与M公司相似的许可费率，那么执行该标准的总许可费将超过产品的总价格。对此法院认为，M公司要求的许可费率超出了FRAND许可费的范围。

2．对W公司建议的可比证据的审理

W公司提出用标准必要专利池来作为确定许可费率的参考,法院对MPEG LA H.264专利池和802.11专利池进行了审理。

（1）关于MPEG LA H.264专利池

a.专利池许可费率是否可以作为有效参考

M公司提供证据证明，专利池许可费率通常会低于双方谈判取得的许可费率，原因在于大多数专利池的目标不是最大化许可收入，而是最小化被许可人的许可费。在许可费率足够低的情况下，才会吸引更多的被许可人加入。

在构建专利池的工作中，W公司和M公司以及其他公司试图设定适当的许可费率，若许可费率足够高将刺激大量专利权人将其专利贡献到专利池中，反之若许可费率足够低将可以确保被许可方执行H.264标准而非使用替代方案，适当的许可费率可以使两者之间达到平衡，符合FRAND义务。

此外，专利池属于自愿性质，如果专利池许可费设置过低，拥有高价值标准必要专利的专利权人可以拒绝加入。而尽管该专利池许可费率处于FRAND许可费率的较低端区间，但仍有大量的许可人和被许可人加入。因此，法院认定该专利池许可费率可作为有效参考。

b.专利池许可费率上限和下限的确定

W公司的经济专家估算了每单元许可费和W公司每年根据销售量所需支付的许可费。W公司向M公司支付每单元0.185美分的许可费，再加上因M公司加入该专利池成为许可人而获得到的价值（该价值为许可费的两倍），计算出许可费率的下限为每单元0.555美分（0.185+0.185*2）[1]。

在构建专利池时，最高的许可费为每单元1.5美元，为行业内最高许可费。再根据M公司H.264标准必要专利组合占总数的比例为3.642%，计算出许可费为每单元5.463美分（1.5*3.642%*100）。同样再加上因M公司加入该专利池成为许可人而获得到的价值（该价值为许可费的两倍），计算出许可费率的上限为每单元16.389美分（5.463+2*5.463）。

（2）关于Via Licensing 802.11专利池

a.专利池作为许可费率参考的贡献度不足

尽管法院仍将该专利池作为确定许可费率的参考，但是其作用不如H.264专利池的参考作用强。M公司所占的比例是由其802.11标准必要专利组合的权重值除以该标准下标准必要专利的总权重值，为10.19%。

W公司在2011年销售产品数量为14263000件，根据费率表得出的许可费率为每单元0.2美元。W公司2011年向专利池支付的总额为2852600美元。M公司收取10.19%，即290680美元。再除以14263000件产品数量，2011年M公司对W公司的每件产品将收取每单元0.02038美元。

最终，许可费率为0.06114美元（0.02038+0.02038*2）。该数值用于评估FRAND许可费率是保守的，可能接近了最高许可费率的值。

b.第三方公司许可协议可以作为本案的参考

Marvell的WiFi芯片的主要目的是实施802.11标准，WiFi芯片除了给产品提供802.11功能外没有其它作用。在此之前Marvell对出售给W公司的每个WiFi芯片收取3-4美分的许可费，而Marvell则是从ARM公司获取的专利许可和生产802.11芯片所需要的设计和技术，由此Marvell向ARM公司支付的许可费为芯片价格的1%，即每个芯片支付3-4美分。整个许可费率被认为是一家半导体公司应该支付的知识产权许可费率的一个合理上限。

因此基于修正后的Georgia-Pacific的要素12，法院认定Marvell向ARM公司支付的许可费率为特定行业的惯例，可以作为M公司的802.11标准必要专利组合的FRAND许可费率的参考。

c.专利评估模型作为参考

InteCap公司曾于2003年为M公司开发了一套专利评估模型，该评估模型确定出的许可费率为0.5%。由于该评估模型考虑了802.11标准和整个产品功能的价值关系，这与修正后的Georgia-Pacific因素15非常相似，并且还考虑了许可费率的堆叠问题。因此法院最终决定InteCap公司的评估模型可以作为M公司802.11标准必要专利组合的FRAND许可费率的参考。

评估模型在计算许可费率时考虑了两个因素，即802.11特征因子和许可费堆叠调整因子，其中802.11特征因子是相对于整个产品功能相关的802.11功能的价值，许可费堆叠调整因子是解决M公司知识产权占总802.11功能的比例因子。

但是InterCap的评估方法高估了M公司标准必要专利对于802.11标准的重要性，法院在之前的调查中也已经表明M公司的标准必要专利组合对802.11标准的贡献很小。因此，法院认为虽然InteCap评估模型的许可费率能够作为参考，但其参考作用没有专利池和Marvell的WiFi芯片的参考作用大。

d.802.11专利池许可费率上限和下限的确定

基于修正后的Georgia-Pacific因素12，法院认为应同时考虑802.11专利池、Marvell WiFi芯片和InteCap评估模型三方面计算出来的许可费率，来确定最终的许可费率。其中：802.11专利池的许可费率为每单元6.114美分，Marvell WiFi芯片的许可费率为每单元3-4美分，InteCap评估模型的许可费率为每单元0.8-1.6美分。

考虑到许可费堆叠问题，法院查找到W公司提供了许可费率的最高值为每单元6.5美分。假设M公司已经加入该专利池成为许可人，那么该专利池为许可人提供的价值超出了专利应收的许可费，法院决定这个价值是许可费率的两倍，即W公司支付给M公司的许可费的上限为每单元支出6.5+2*6.5=19.5美分。对于下限，由于并未找到有力的证据来确定下限，因此法院将三个参考中的最低值0.8美分作为下限。

三、案件争议焦点

在本案中，M公司与W公司争议的焦点为：在确定802.11专利池的许可费率时，InteCap评估模型的许可费率能否作为确定FRAND许可费率的参考。

M公司认为InteCap评估模型的重要性不高，依据其计算出的专利许可费率不能作为参考。其理由是InteCap只考虑了5个标准必要专利，而在本案中M公司的802.11标准必要专利组合包含更多的专利；而且，InteCap评估模型的专利和本案中802.11标准必要专利组合的专利是不同的，本案中的802.11标准必要专利中只有一个专利是由InteCap评估过的。由此，M公司认为应放弃对InteCap评估模型的参考，而应寻求更高的许可费率。

对此，法院认为：首先InteCap考虑的这5个标准必要专利是2003年M公司整个802.11标准必要专利组合的代表样本，InteCap基于这些专利计算的许可费率能够代表整个组合的合理许可费率。其次在之前调查中已经表明M公司的802.11标准必要专利组合对802.11标准的贡献度很小，InteCap评估出M公司的专利只提供了802.11标准的25%的功能，而该专利组合对802.11标准的整体功能的作用也远不足25%，因此，M公司现在所拥有的802.11标准必要专利的价值要比2003年时其所拥有的802.11标准必要专利的价值还要小得多。

从法院的分析可以看出，对于InteCap分析的问题不是能否提供准确的许可费率，而是能否作为确定FRAND许可费率的参考，法院最终决定InteCap评估模型计算出的许可费率可以作为确定FRAND许可费率的参考。

参考文献：

[1]科学出版社 FRAND案例精选 第一卷 马一德   

[1]科学出版社 FRAND案例精选 第一卷 第181页的注释②