专利法修改拟规定专利侵权惩罚性赔偿制度[1],这在一定程度上促进了防侵权检索业务的升温。那么在做防侵权检索时应注意些什么呢?
一、兼顾查全率和查准率
由于防侵权检索的最终目标是给出关于是否侵权的结论,所以防侵权检索需要特别注重查全率,忽略查全率会导致该项工作从一开始就面临相关专利可能缺失的问题。而查准率如果过低,也会带来大量噪音,增加不必要的工作量,所以防侵权检索需要同时兼顾查全率和查准率。
如何兼顾查全率和查准率呢?在一定程度上与检索式的全面与准确有关。
除了选用多个独立的专利数据库、利用语义检索等形式辅助检索外,为了达到检索式全面和准确,至少需要把握以下三点:
1)分类号和关键词的选择
由于中文具有相当数量的同义词和近义词,有时甚至还需要用到反义词,在检索式中往往难以穷举专利里可能出现的关键词而导致漏检。虽然分类号可以弥补前者漏检的问题,但是分类号是分类员依据技术主题而非发明点进行的分类,往往会带来较多的噪音。这就需要选择合适的分类号,通常查阅分类表、查找同族分类信息或者采用统计分析的方式进行辅助选择合适的分类号,或者采用更下位的分类号。
某些时候,案件并没有准确的分类号,这只能依靠关键词进行检索。关键词的合理扩展是避免漏检的重要条件,关键词扩展技巧不局限于同义词、近义词的替代,还可以根据技术效果或功能、解决的技术问题、要素作用/用途角度来提取合适的关键词。
2)关键词与分类号的搭配使用
通常采用迭代检索的策略是,先列一个小而精准的检索式,如把最小主题范围的关键词放在标题或者摘要中进行限定,之后再逐渐将检索范围一点点的扩展,如将最小主题范围的关键词放到说明书中再结合分类号进行限定等等。需要注意的是,检索式通常遵循以下规则,同一技术特征的分类号和关键词之间采用逻辑或的关系,不同技术特征对应的分类号和关键词采用交叉与的逻辑运算[2]。
3)以主要竞争对手作为申请人进行补充检索
在有些情况下,将主要竞争对手作为申请人进行补充检索,可以避免检索式的瑕疵而导致漏检比较重要的专利。
二、兼顾粗筛和精筛的效率
将检索式代入数据库中,可得到专利列表,去除失效专利(需要考虑目标地区的专利保护期限)之后进行专利筛选。专利筛选可分为粗筛和精筛两个阶段。
1)粗筛阶段常用步骤
步骤一:对专利列表中的专利名称进行词频统计,中文专利先对标题进行分词。
步骤二:筛选与技术主题/关键词明显不相关的高频词汇。
步骤三:将筛选出的与技术主题/关键词相关或者不相关的高频词汇,代入专利列表中筛选出一批专利。
步骤四:由于此时这些专利不相关的概率较大,如果满足不可能产生合理侵权争议即可排除。例如,如果一个专利的每个独立权利要求都包括至少一个明确的限定,而客户的产品以任何合理解释都不可能包括该明确的限定,那么该专利就可以直接排除。
2)精筛阶段考虑因素
根据技术相关性及权利要求保护范围筛选出高相关专利,技术相关性指的是独立权利要求所保护的技术方案与技术事实作比对,从整体上判断技术的相关性。具体思路例如:如果不能判断一个权利要求是否可能包括检索主题,那么这种专利需要保留;对明显不落入权利要求范围的专利(即使技术相同)也可直接省去。另外,还需要考虑权利要求保护范围往往大于实施例的具体产品特征本身,必要时还要查看说明书来辅助判断。
三、检索筛选结果的考查
专利筛选结果容易出现两种极端情况,一种是相关专利特别多,另一种是相关专利特别少。
对于相关专利特别多的情况,需要对客户的产品做进一步的确认,明确一些技术细节后,对所筛选出的专利再次进行判断,保障侵权风险判断的准确性。
对于相关专利特别少的情况,需要再次厘清相关技术脉络,证明检索到的是与客户产品技术方案最为接近的专利,使FTO检索报告更具说服力,同时还需验证是否满足查全率和查准率的要求,并排查筛选标准和过程是否存在问题。
在综合考量检索筛选结果后,如筛出专利数量情况、专利技术相关情况、查全率和查准率验证情况、客户对检索筛选结果的认可情况等,可以适时做出何时能够结束检索的判断。如果发现存在问题,可以根据实际情况有针对性地进行补充检索和筛选,以弥补前期工作中存在的漏洞
[1] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1627769396551845569&wfr=spider&for=pc
[2] 王吉霞.专利防侵权调查的检索方法探究