发明专利申请优先审查之实例一则
时间: 2019-10-25 17 北京康信知识产权代理有限责任公司 李杰 李海霞 阅读量:

在中国,发明专利申请的审查周期一般为2-3年时间,而越来越多的申请人则希望缩短专利审查周期。除了在提交专利申请时请求“提前公开”、在提交专利申请的同时提出实质审查请求、提出专利审查高速路(PPH)请求之外,申请人目前还可以考虑另外一种加速机制,即,提交专利申请的优先审查请求。


国家知识产权局于2017年6月审议通过《专利优先审查管理办法》(本文以下简称其为《办法》),并自8月1日起施行。《办法》中规定:自同意优先审查之日起,发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书,并在一年内结案。相比于仅能加速第一次审查意见发出的其他加速机制(如PPH),专利申请的优先审查能够大大缩短专利申请的整体审查周期,加速了专利申请的结案进程。


针对发明专利申请的优先审查请求,目前的要求是:发明专利是采用电子申请方式提交、且发明专利申请已经提出实质审查请求、缴纳相应费用后具备开始实质审查的条件。申请人提出专利申请优先审查请求,应当提交优先审查请求书、现有技术以及其他相关证明文件。


根据《办法》第三条的规定,专利申请的优先审查适用于以下6种情形:


(一)涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业;

(二)涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业;

(三)涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快;

(四)专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造;

(五)就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请;

(六)其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。


而针对以上列出的六种情形,申请人在提出专利申请优先审查请求时,所需提交的文件也有所不同。本文将结合笔者近期处理的一个案例(以下称之为专利申请A),来说明按照上述第五项情形提出优先审查请求的具体过程。


中国专利申请A的申请人是一家中国企业。作为专利代理人,我们在与申请人进行前期沟通时,了解到申请人在中国提出该专利申请A之后,又就相同的主题、以专利申请A作为优先权,提出了PCT国际申请。这种情况恰好符合专利申请优先审查的上述第五项情形,因此我方以上述第五项理由对专利申请A提出优先审查请求。


向外提出申请的中国首次申请包含PCT途径和巴黎公约途径两种情形。对于通过PCT途径向其他国家或地区提出申请的,无需提交证明文件,仅在优先审查请求书中写明国际申请号即可。这样,针对专利申请A,由于基于其相同主题以PCT途径提出向外申请,因而优先审查所必需的相关证明文件相比于其他几项情形则很少,这大大简化了文件准备工作。


在提出优先审查请求时,需要提交申请人的身份证明文件,例如,专利申请A的申请人是企业,需要提交申请人加盖公章的营业执照复印件。而对于申请人是个人的情况,则需提交申请人的身份证原件及复印件(中国申请人)或申请人的护照复印件(外国申请人)。


大多数优先审查的适用情形需要由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见,只有《办法》中列出的第五项情形,不需要签署推荐意见。也就是说,专利申请A的优先审查请求可直接提交到国家知识产权局,而不需要经过省级知识产权局签署推荐意见。相比于《办法》列出的其他几项情形,上述第五项情形大大简化了请求程序。


对于发明专利申请的优先审查请求,还应当提交现有技术资料,上述第五项情形也不例外。关于现有技术资料的准备,例如,可以依据前期检索结果,也可以参考专利申请说明书中提到的现有技术(多在“背景部分”中出现)。对于专利申请A,由于存在相同主题的PCT国际申请,我们主要依据PCT国际申请的国际检索报告,对现有技术资料进行了准备、整理和提交。


在文件资料准备充分后,我们于2018年5月29日针对专利申请A提交了优先审查请求。仅仅间隔8天时间,国家知识产权局即发出了专利申请予以优先审查通知书。接着,国家知识产权局于2018年6月22日发出了第一次审查意见通知书。即,从下发予以优先审查通知书到下发第一次审查意见通知书仅间隔了14天的时间。


根据《办法》的规定,申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起两个月。也即,无论是第一次审查意见通知书、还是后续的审查意见通知书,申请人提交答复意见的期限均是发文日起两个月。如申请人未在上述规定期限内提交答复意见,则优先审查程序停止,申请按照普通程序处理。


对于专利申请A,审查程序的时间节点如下:


-    2018年6月22日发出第一次审查意见通知书;

-    2018年8月13日提交答复;

-    2018年8月22日下发第二次审查意见通知书;

-    2018年10月22日提交答复;

-    2018年11月7日下发第三次审查意见通知书;

-    2019年1月7日提交答复;

-    2019年2月12日下发驳回决定。

自审查员下发驳回决定,发明专利申请A的优先审查程序结束。


从以上可以看出,自收到予以优先审查通知书到该专利申请A结案总共经历了7个月左右的时间。优先审查机制设定了审结期限,给予了申请人明确的时间预期。这是优先审查程序相比于其他加速机制的一个特殊之处。


从以上还可以看出,优先审查只是缩短了专利申请的审查周期,专利申请的最终归宿究竟是授权、还是驳回,取决于申请自身的可专利性,与优先审查程序无关。优先审查是一把双刃剑,可能加快授权也可能加速驳回。当申请人考虑采用优先审查程序时,作为代理人,有义务让申请人清楚地了解到这一点。


关键词: 发明专利;专利申请
康信: 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立, 是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构,总部设在北京,在西安、德国、美国、日本设有办事处。康信现有员工400余名,其中包括经验丰富的律师、专利代理人、商标代理人和专业技术人员220余名。康信公司的PCT申请代理量位居全球第四,中国区第一。
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