浅析中国的禁止重复授权制度
时间: 2019-10-25 17 北京康信知识产权代理有限责任公司 李小爽 张晓影 阅读量:

[摘要] 专利权的独占性是专利权最基本的属性,而专利重复授权违背了专利权独占性,从而会不可避免地引发权利冲突与纠纷。中国《专利法》规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权”。但是“同样的发明创造”的判断原则是专利业界人士一直以来争辩的焦点。在本文中,笔者根据实践经验对“同样的发明创造”的判断进行了一些分析并提出了一些建议,以期为专利业界同仁和申请人提供参考与借鉴。


[关键词] 专利权;重复授权;同样的发明创造

 

一、引言


专利权的独占性是专利权最基本的属性,而专利重复授权违背了专利权独占性,从而会不可避免地引发权利冲突与纠纷。在各国的专利法律制度中都明确规定了“禁止重复授权”原则。《专利法》中关于“同一发明只能被授予一项专利权”的相关规定即为“禁止重复授权”原则的具体表述。


《专利法》第九条规定:


“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。


两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。”


在上述规定中,对“同样的发明创造”的解释是理解我国专利制度中禁止重复授权原则的逻辑起点,也是专利业界人士一直以来争辩的焦点。本文中,笔者希望结合自己的实践经验对“同样的发明创造”进行一些探讨。


二、“同样的发明创造”的解释:


《专利审查指南》第二部分第三章第6节规定:“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利)中存在保护范围相同的权利要求。


笔者认为,从上述规定可以明确的是,“同样的发明创造”的判断主体是本领域技术人员,而判断对象是两件或两件以上(专利)申请的权利要求。也就是说,在判断是否为同样的发明创造时,应当将两件或两件以上(专利)申请的权利要求书的内容进行比较,而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。


三、判断原则


《专利法》第五十九条第一款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”


另外,《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节规定:“判断时,如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同,应当认为它们是同样的发明创造。”


因此,在判断两件专利或实用新型是否是同样的发明创造时,首先要将这两件专利或实用新型的保护范围确定清楚。


尽管专利法中规定了权利要求保护范围确定时需要遵循的原则是“以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的范围”,但是无论是在《专利法》还是在《实施细则》中,亦或是在《专利审查指南》中,均没有直接规定对权利要求进行解释时应当采取的标准。因此,在业界对权利要求进行解释的相关问题的讨论一致存在。


在专利制度中,涉及到确定权利要求保护范围以及确定权利要求的内容是否相同的程序主要有专利实质审查程序、无效程序以及侵权诉讼程序。然而目前在这三种程序中涉及判断权利要求的保护范围以及确定权利要求的内容是否相同的标准尚存差异。


在重复授权的实质审查程序中,目前审查员普遍采用严格的完全相同法。也就是说,只要权利要求的内容稍有区别,就不被认为是“同样的发明创造”,从而不构成重复授权。


在无效程序中,专利复审委员会采用的是实质相同法。这种实质相同法借鉴了抵触申请中新颖性的判断标准。在新颖性判断中,如果要求保护的发明或实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同,或者仅仅是简单的文字变换,则该发明或者实用新型不具备新颖性。另外,上述相同的内容应当理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容。采用这种判断方式,使得对权利要求的解释不完全拘泥于字面表达。例如,两件发明或实用新型之间的区别仅仅在于其中一件发明的权利要求中限定了参数、用途或效果特征,在判断这两件发明或实用新型的保护范围时,应当确定参数、用途或效果特征实际上对请求保护的主题有无限定作用,如果这些特征实际上没有限定作用,则应认为两件发明或实用新型是“同样的发明创造”。


在侵权诉讼程序中,法院在对权利要求进行解释时,还引入了一个比较重要的原则,即等同原则。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定:“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。这一规定明确了在专利侵权诉讼程序中,法院对权利要求的解释采用的是等同原则,即,权利要求的保护范围应当以权利要求所记载的全部技术特征为准,如果有一个以上的技术特征不相同或等同的,应该认定该两件专利申请的保护范围不相同,不应属于同样的发明创造。然而在无效程序的审查标准中,专利复审委员会也没有采用等同原则,等同特征不会使权利要求的保护范围相同。


四、对“同样的发明创造”的处理


根据《专利审查指南》中的相关规定和概括归纳,笔者在下文中总结了对几种不同情况下的“同样的发明创造”的处理方式:


(1)针对申请日不同的处理方式:


两件专利申请:遵循先申请原则,即,专利权授予最先申请的人。


一件专利申请和一项专利权:如果专利申请的申请日早于专利的申请日,则授予该专利申请专利权,因授权而造成的重复授权可通过后续无效程序解决。


(2)针对申请日相同的处理方式:


(i)对两件专利申请的处理


申请人相同:两件专利申请都符合授予专利权的其它条件时,审查员会分别通知申请人进行选择或修改:申请人期满未答复的,则相应的申请被视撤;修改后仍不符合规定的,两件专利申请均驳回;


申请人不同:审查员会通知申请人自行协商确定申请人;申请人期满未答复的,则相应的申请被视撤;协商不成或修改后仍不符合规定的,两件专利申请均驳回;


申请人部分相同:视为申请人不同


(ii)对一件专利申请和一项专利权的处理


申请人相同:一件专利申请已经授权,另一件专利申请符合授予专利权的其它条件,审查员会通知申请人修改;申请人期满未答复的,则其专利申请被视撤;修改后仍不符合规定的,驳回后一件专利申请。例外:申请人同时申请实用新型和发明专利,在先获得实用新型专利权尚未终止,并且申请人在申请时分别作出说明的,申请人可以修改发明专利申请,也可以选择放弃实用新型专利权。


申请人不同:一件专利申请已经授权,另一申请人的专利申请符合授予专利权的其它条件,则先对后一件专利申请进行授权,留待后续程序处理。


五、结论


综合本文的论述,笔者提出了一些自己的思考和建议。笔者认为,在专利代理实践中,确定是否属于相同的发明创造的判断原则可以与新颖性判断中关于“相同内容的发明或者实用新型”的判断原则相同。判断标准可以不拘泥于严格的完全相同法,而是可以适当放宽。即,如果一件发明或实用新型的一项权利要求与另一件发明或实用新型的某一项权利要求所公开的技术内容完全相同,或者仅仅是简单的文字变换,则可以认为该两项权利要求的保护范围完全相同,该两件发明或实用新型属于同样的发明创造。另外,前述的技术内容完全相同可以理解为分别从两件发明或实用新型的说明书中直接地、毫无疑义地确定的技术内容。


笔者思考,由于在专利审查程序以及侵权诉讼程序的前后两个程序中存在判断标准上不一致的状况,这可能会在代理实践中引起一系列问题,例如有些申请人可以对一些技术方案进行简单的等同替换,从而提出多个专利申请,由于在实审过程中,等同替换一般不认为是保护范围相同的权利要求,因而这多个专利申请均可以获得专利权。然而,在后续的侵权诉讼中,由于存在等同原则,法院会认定这多个专利申请的保护范围是相同的。也就是说,专利权人可以把所有等同的专利都拿来用于起诉他人侵权。而由于在重复授权的无效程序中不适用等同原则,因此被诉侵权人无法把这多个等同专利用无效程序无效掉。因此笔者建议,明确在涉及重复授权的各个程序中“同样的发明创造”的判断标准有助于解决专利代理实践中的一系列问题。然而,更关键的是能够统一在专利审查程序和无效、司法程序中关于“同样的发明创造”的判断标准的解释,即,将“相同保护范围”的概念延伸到包括“被视为落入保护范围”的情形,如此,可以达到禁止重复授权,避免权利冲突的法律目标。这还会使得重复授权审查程序与后续的无效及侵权程序前后承接,从而解决上述实践中遇到的各种问题。


以上是笔者基于从业经历对中国禁止重复授权制度下“同样的发明创造”的分析和总结,希望给出有关同样的发明创造较为全面的理解,并能够为专利业界同仁和申请人提供一些参考和帮助。如观点有片面或错漏之处,望得到各位专家和同行的批评和指正。

 

[参考文献]

[1] 专利审查指南[M]. 北京: 知识产权出版社. 2010, 1.

[2] 尹新天. 中国专利法详解[M]. 北京: 知识产权出版社. 2011.


关键词: 专利权
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