谈优先权成立的核实
时间: 2019-11-28 17 北京康信知识产权代理有限责任公司 佚名 阅读量:

一、引言

 

优先权制度源于《保护工业产权巴黎公约》,按照巴黎公约第四条的规定,已经在该联盟的一个国家正式提出申请专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的任何人,或其权利继承人,在其他国家就相关内容再次提出申请时,可以自在先申请提出之日起12个月(对发明专利和实用新型申请)或6个月(对外观设计申请)内应享有优先权。作为巴黎公约成员国,我国在专利法第二十九条对优先权做出了相关的规定。

 

优先权的意义在于使得申请人有充裕的时间完善自己的申请,并有时间考虑自己还要在哪些国家再提申请,选择其他国家的专利代理人等等。可见,优先权制度的设立是完全有益于申请人的。

 

在另一方面,为了平衡公众利益,对于在先申请的完善是有限度的,必须符合相关要求。核实在后申请是否享有优先权,对于审查或诉讼结果可能会有决定性的影响。因而,深度掌握优先权核实的原则对于审查员和专利代理师都很重要。

 

二、优先权成立核实的要点

 

核实优先权是否成立需要满足以下“优先权核实的一般原则”[1]:

(1)作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题;

(2)该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请;

(3)在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。

 

对于是否涉及相同的主题,考虑的范围包括先申请的文件的说明书和权利要求书,而不仅局限于在先申请的权利要求书,“只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案,就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题”。

 

在复审和无效审理部(原复审委员会)做出的无效宣告请求审查决定中常可看到如下形式的决定要点:“对于所属领域技术人员而言,如果一项在后申请记载的技术内容与在先申请权利要求书和说明书中记载的技术内容存在差异,即不能从在先申请中直接毫无疑义地得出在后申请的所述技术方案,则在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础”。该决定要点是基于审查指南中的相关表述,与审查指南中对于修改超范围的要求很相似,修改超范围提到的是“直接地、毫无疑义地确定的内容”,而优先权提及的是“该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出”。尽管很多人认为对于优先权成立核实的要求比修改超范围的判断稍显宽松,但是从专利法规的相关表述难以支持该观点。在实践中还有借鉴“新颖性判断法”[2]的方式,可以参考使用,但考虑到数值范围等特殊情况,该方法并不完善。因而,撰写在后申请的权利要求书时,参照修改超范围的标准或许是更加谨慎和安全的做法。

 

在审查实践中,对于要求优先权的申请,各个阶段有不同的考虑[3]。初审阶段负责审查相关的形式要件,例如核实要求优先权声明、在后申请的申请人、时间界限等,但通常不负责核实是否涉及相同主题及是否首次申请。

 

在实审、复审、无效和诉讼阶段对于优先权成立的核实不是必需的。在实审阶段,只有审查员检索到PX、PY或PE类文献时才需要核实优先权文件的实际内容。如果审查员没有检索到所述文献,那么优先权文件的实际内容在实审阶段就不会被核实。也就是说,即使该申请获得了授权,也不能确认其就一定享有优先权。在无效和诉讼阶段,是否核实优先权通常需要当事人提出相应的请求并提交相应的证据。

 

与之相对,申请人和专利代理师要确认审查员对于优先权核实的审查意见是否正确。对于因享有优先权而成为E类的文献(可以是在实审阶段的对比文件,或是在无效阶段请求人方提交的对比文件),申请人和专利代理师应注意核实该文献的优先权。

 

三、具体案例及分析

 

案例1:

 

无效宣告请求审查决定书(第36591号),专利号:201110089122.9,发明名称:电动独轮自行车。

 

在该案中,无效请求人提供了申请日早于被该专利要求本国优先权的中国在先申请的申请日的美国临时申请作为证据,证实被该专利要求本国优先权的中国在先申请并非首次申请。

 

在无效宣告请求审查决定中,合议组指出:该专利的权利要求1限定的技术特征“操作者两腿内侧夹住靠腿板来操控车子的运行,而不是用支撑腿向前与向后施力的操控方法”是通过与现有技术对比来突出该专利的靠腿板的特点和作用,而美国临时申请中记载了腿部收容器,其作用与该专利相同,操作者在骑行时的操控方法也应当是相同的,因此上述特征不构成该专利与美国临时申请的区别。

 

美国临时申请的申请日早于被该专利要求本国优先权的中国在先申请的申请日,且技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果均相同,故构成与该专利相同主题的首次申请。由于被该专利要求优先权的中国在先申请不是相同主题的首次申请,因此该专利的权利要求不能享有本国优先权。

 

值得注意的是,专利权人以专利法第29条第2款进行争辩:“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权”。专利权人认为该专利满足本国优先权的要求,应享有本国优先权。

 

复审和无效审理部的观点是:该专利权人的上述争辩是对核实优先权成立的原则的错误理解。根据《巴黎公约》的规定,作为优先权基础的在先申请必须是针对相同主题的世界范围内的首次申请。而我国专利法第29条第2款规定的“本国优先权”,是在1992年修订专利法时增加的条款,其中一个目的是弥补我国申请人在我国再次就相同主题提出的专利申请不能要求其首次申请优先权的法律空白。如果作为本国优先权基础的中国在先申请不是相同主题的世界范围内的首次申请,则在后申请的本国优先权不能成立。最终,该案因优先权不成立而导致部分专利权无效。

 

案例2:

 

无效宣告请求审查决定书(第24841号)、北京知识产权法院行政判决书(2015)京知行初字第2004号、北京市高级人民法院行政判决书(2016)京行终5664号,专利号为201310131560.6,发明名称:一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置。

 

相比于优先权文件,该专利在权利要求中将“2400HZ”和“鸡蛋粉”分别修改成“2400MHZ”和“蛋粉或蛋液”。

 

合议组认为:根据常识可知,微波频率单位通常使用“MHZ”,不使用“HZ”,而且微波频率也不可能为“2400HZ”,记载为“2400HZ”属于明显错误,正确记载方式为“2400MHZ”。“蛋粉”本身就是指“鸡蛋粉”;“蛋液”只是“鸡蛋”的液体形态,与“鸡蛋粉”原料没有实质区别。因此,二者实质内容相同,该专利的权利要求享有优先权。

 

请求人不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院认为,该专利说明书第0030段中记载了如下内容:“其中在发明实施例中,蛋粉或蛋液包括但不限于由鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等禽蛋制作而成的蛋粉或蛋液。”因此,“蛋粉”并不限于“鸡蛋粉”,“蛋液”也不限于“鸡蛋”的液体形态。由于在先申请文件中仅记载了以鸡蛋粉作为原料的技术方案,该专利相关权利要求所限定的原料范围无论在蛋的种类还是物理形态方面均比在先申请文件所记载的范围更广。因此,该专利的权利要求所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明,依法不能享有优先权。北京知识产权法院宣布撤销无效宣告请求审查决定。并且最终,北京市高级人民法院维持了北京知识产权法院的判决结果。

 

可以看到,对于“2400HZ”修改成“2400MHZ”,在各阶段判定中均未被认为影响优先权,因为本领域技术人员结合常识能够直接地和毫无疑义地确定。

 

对于“鸡蛋粉”修改成“蛋粉或蛋液”,由该专利说明书第0030段记载的内容可以明确“蛋粉或蛋液”概况了更大的保护范围,无法从在先申请文件所记载的技术方案中直接和毫无疑义地得出,因而不享有优先权。

 

在无效宣告请求审查决定书中,合议组地将“蛋粉”理解为“鸡蛋粉”,“蛋液”理解为“鸡蛋”的液体形态,最终未获两级法院的认同。值得思考的是,如果该专利说明书没有上述第0030段的记载是否会影响最终结论?如果将“鸡蛋粉”修改成“鸡蛋粉或鸡蛋液”是否可以享有优先权?

 

根据北京知识产权法院和北京市高级人民法院的判决内容:“本专利相关权利要求所限定的原料范围无论在蛋的种类还是物理形态方面均比在先申请文件所记载的范围更广,获得了更大的保护范围,而相关内容均无法从在先申请文件所记载的技术方案中直接和毫无疑义地得出”,笔者理解即使没有上述第0030段的记载,“蛋粉或蛋液”仍然概括了更大的范围,例如包括两栖动物和爬行动物的蛋类,其加工方法需要考虑的因素和达到的效果可能会有不同,因而不享有优先权。同样地,如果将“鸡蛋粉”修改成“鸡蛋粉或鸡蛋液”,即仅增加“鸡蛋液”的情况,笔者认为,由于在物理形态方面扩大了范围,且无法从在先申请文件所记载的技术方案中直接和毫无疑义地得出,按照严格的标准,也不享有优先权。

 

四、思考和建议

 

尽管优先权制度有益于申请人,但申请人在按照优先权制度完善自己的申请时,必须符合上述“优先权核实的一般原则”。相对于优先权文件,申请人在做出改变的决定时,该改变通常对于申请人的权益有重要的影响。如果难以判断是否符合规则,可考虑将在后申请文件的权利要求与优先权的权利要求保持一致,在此基础上再增加需要修改的其他权利要求。

 

如此,即使增加的其他权利要求不能享有优先权,也不会影响那些未改变保护范围的权利要求继续享有优先权,避免由改变而导致的不利结果。

 

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参考文献

[1] 《专利审查指南》,知识产权出版社,2010年1月第1版。

[2] 《一件优先权核实案例引发的思考》,何兰兰,牛力,科学与财富,2016年第8期。

[3] 《专利审查不同阶段优先权的核实》,孙国辉,李彬,中国知识产权,2013年9月,总第79期。

 


关键词: 优先权;首次申请;本国优先权;相同的主题
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