美国标准必要专利诉讼案件的专利许可费率确定方法
时间: 2019-02-27 胡凌 李慧 阅读量:

来源:康信知识产权 微信公众号

一、概述


为了平衡专利权人与标准实施者(被许可人)之间的矛盾,标准化组织在其相关知识产权政策中,要求标准参与者及时向标准化组织披露其拥有或者实际控制的专利,同时要求其承诺以公平(fair)、合理(reasonable)和非歧视(non-discriminatory)条件许可所有标准实施者利用其专利,即遵守“FRAND”原则。设定“FRAND”原则的初衷在于防止标准必要专利权人滥用其垄断地位,获取高额的专利许可使用费(专利劫持)。但是,大多数标准化组织并未对FRAND原则进行具体的释义,这就导致对合理的理解并不清楚,合理与否的界限也不够明确,进而导致许可费率的确定困难,专利权人和标准实施者之间的分歧仍然很难达成一致。


近些年,在国际乃至国内,陆续出现了一些由法院判定标准必要专利许可费的案件。我们通过对这些案件进行梳理,从中总结出基于FRAND原则,确定出标准必要专利许可费率的方法,为后续的案件中提供理论依据和数据支撑。

 

二、标准必要专利诉讼案件概况


我们利用WestLaw International数据库,采集到从2013年1月至2018年10月之间,产生的与标准必要专利侵权相关的判决书共90件。考虑到案件存在有多次审理的情况,最终确定出在这期间实际的案件数为55件。其中,明确指示出计算许可费率所依据的方法以及最终确定的许可费率的案件,只有5件,占总数的9%。可见,通过诉讼的方式来确定许可费率的案件数量还比较少。从技术领域角度来看,通信技术领域的诉讼案件占绝大多数。其中,苹果公司涉案数量最多,共9件;其次是爱立信、华为、IDC分别涉案5件;摩托罗拉和三星分别涉及4件;高通、Core Wireless Licensing和中兴分别涉及3件;微软、黑莓、思科、LSI以及SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS分别涉及2件。只涉及1件的公司,此处不再列举。


随着信息化的高速发展,信息通信产业已成为全球最重要的产业之一。通信技术领域的标准必要专利越来越成为各个国家、各个企业战略竞争的焦点。对于企业而言,标准必要专利数量越多、质量越高,其主导世界市场的可能性就越大。在标准必要专利侵权案件中,也大都是上述公司之间的利益之争。


三、确定许可费率的方法


通过对上述案件的分析,确定许可费率的方法大致可分为两个层次。第一个层次为指导性的方法,例如假想双边谈判法;第二个层次为具体计算方法,包括许可协议参照法、专利池参照法、评估模型参照法、自上而下法等。


1 指导性方法


目前,美国法院大都采用假想双边谈判法[1](hypothetical negotiation)作为判案的指导性方法。该方法主要指的是在以FRAND原则为前提的情况下,双方进行假想的双边谈判,以此来确定出标准必要专利许可费。该方法充分考虑了影响合理许可费的十五条要素,为法院审理案件的基础框架。其中,十五条要素中的某些要素并不适用于FRAND原则下的许可谈判,因此需要法院根据自身案件的情况,适应性地对这些要素进行修改。例如在2013年微软诉摩托罗拉以及In re Innovatio的案件中,均采用了修改后的假想双边谈判法对案件进行审理。


2 具体计算方法


许可协议参照法


许可协议参照法实际上考虑的是Georgia-Pacific要素1,即针对涉案专利的许可专利权人获得的许可费,该费用证明或倾向于证明既定许可费。也就是说,许可协议参照法就是将已有的许可协议中的许可费率作为参照,来确定当前案件的许可费率。


许可协议可包括专利权人与其他被许可人之间的许可协议和符合行业惯例的第三方公司的许可协议。考虑专利权人与其他被许可人之间的许可协议来确定许可费率时,该许可协议是否可参照,需要考虑判断许可协议签订的背景、判断许可协议能否确定专利权人专利的价值以及判断许可协议中的标准是否与本案中的标准可比。


专利池参照法


一般情况下,专利池由两位或者多位标准必要专利权人所创建,目的是向第三方被许可人许可标准必要专利。专利池通常设定了许可费率,能够使参与者无需进行单独的许可谈判。而专利池的分摊原则是,专利池中的每个专利平等地分摊许可费,即不考虑每个专利技术的重要性或是对标准的贡献。当然,加入专利池属于自愿性质,专利权人可以选择在专利池外许可其标准必要专利。此外,专利池独立于标准定制组织。每个加入专利池的参与者都会签订一个专利池协议,该专利池协议中规定了许可费率的范围。由此,法院可利用专利池协议中规定的许可费率范围,作为当前案件的参照来确定许可费。为了达到推广标准的目的,通过专利池协议确定的许可费率一般都会比较低。如果专利池中的专利,其对于标准是重要的,那么就会压低该专利的价值。因此,专利池协议不适合评估拥有较高价值的专利。对于评估价值较低的专利,可能是合适的。


评估模型参照法


评估模型参照法是指利用第三方公司开发的专利评估模型来估算出许可费率,然后将估算出的许可费率作为确定当前案件许可费率的参考。例如:2013年微软诉摩托罗拉一案中,法院调查了一家咨询公司的专利评估模型。摩托罗拉在2003年使用该模型来评估摩托罗拉的802.11标准必要专利组合的价值,目的是最大化地帮助摩托罗拉获取专利许可收入。法院用该模型来估算摩托罗拉拥有的标准必要专利的许可费率。该模型考虑了两个因子:802.11特征因子,即相对于整个产品功能相关的802.11功能的价值;许可费堆叠调整因子,即摩托罗拉拥有的标准必要专利贡献的知识产权占总802.11功能的比例因子。上述两个因子考虑了标准必要专利对产品的重要性以及防止许可费率堆叠的问题,这与FRAND原则一致。

自上而下法


自上而下方法指的是先确定在某一标准下,所有标准必要专利的总许可费率。该总许可费率可以基于行业领导者的官方声明、标准组织的知识产权政策等。然后,计算专利权人拥有的标准必要专利的价值相对于所有标准必要专利的价值所占的比例。按照该比例,从总许可费率中为专利权人分配出其所占比例的许可费率。该方法能够有效地防止许可费堆叠。但是,若要准确地估算出专利权人拥有的标准必要专利的价值相对于所有标准必要专利的价值所占的比例,这就不仅需要分析专利权人拥有的标准必要专利的重要性和对标准的贡献,还需要分析其他专利权人拥有的标准必要专利的重要性和对标准的贡献。并且,难点在于如何将标准必要专利的重要性和对标准的贡献与标准必要专利的价值进行合理的关联。因此,在TCL诉爱立信的案件中,法院并没有考虑价值因素,而是直接用专利权人拥有的标准必要专利的数量占比来计算许可费率。


自下而上法


在2014年的Innovatio一案中,制造商(被告)委托的专家Leonard博士提出了一种自下而上法。该方法实际上是先确定实施可被纳入标准的Innovatio专利的合理替代方案的成本,并将该成本除以侵权单元(WiFi芯片)的总数量,以确定在1997年的假想谈判中Innovatio专利每单元的许可费。但是,Leonard博士没有考虑到Innovatio专利的替代方案本身如果获得专利授权,也可以要求许可费。因此,不存在能够实现Innovatio专利所有功能的替代方案。


增值法


在2013年微软诉摩托罗拉一案中,微软提出用增值法来计算许可费率,即除去因被纳入标准所带来的经济价值,然后与其他能被纳入标准的替代方案相比较而得出一个增量价值。法院认定增值法缺乏实用性,并且在实际应用中,将专利价值和其对标准的增值贡献联系起来是很难实施的,因为标准的表现是多维的,不同的人关注不同的方面。


四、总结


通过对近些年美国标准必要专利许可费率案例的分析,我们发现在确定许可费率时,美国法院大都采用假想双边谈判法为确定许可费率提供了框架。原因在于,该方法充分考虑了Georgia案的十五条要素,能够较为客观地确定出合理的标准必要专利许可费做出指导,平衡标准必要专利权人和标准实施者之间的利益。在以假想双边协商法为指导方法的基础上,再结合收集掌握的证据,采用适合案件情况的具体计算方法来确定许可费率的合理范围。


近年来,与技术标准相关的诉讼正在呈上升态势,因此技术标准越来越受到人们的重视。同时,当前人们知识产权保护意识越来越强,产品中涉及到的专利问题也在逐渐增多,特别是在技术标准的制定中,专利标准化已经成为必然的趋势。因此,如何在专利标准化过程中进行专利许可以及如何平衡专利权人与标准实施者之间的利益关系,成为迫切需要解决的问题。由于大多数标准化组织并未对FRAND原则进行具体的释义,因此FRAND原则并不是一个具有严格边界的判定原则。因此,在实际应用的过程中,法院可在已有经验的基础之上,充分地考虑影响标准必要专利许可费率的因素,对方法进行适应性调整,使得确定的许可费率更加合理,取得多方利益的平衡。


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[1] 1970年的Georgia-Pacific诉United States Plywood一案中,使用了假设性双边协商法,并考虑了影响合理许可费的十五条要素


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