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美国专利保护过程中101驳回条款的答复策略
时间: 2018-12-03刘旺贵

笔者发现近年来我国进入美国的专利申请,在所申请的主题的可专利性方面,收到美国专利法101驳回条款越来越多。而实际上很多申请并不属于纯粹算法或自然规律,那为什么会受到可专利性的质疑?以及申请人应如何克服该驳回呢?


为此,我们首先看一下,美国专利审查程序手册MPEP (参见2106.03)中所规定的权利要求是否符合专利法101的判断流程。

 

一、权利要求是否符合专利法101的判断流程


步骤1:该权利要求是否属于专利保护的类别(方法、机器、制造品、组合物),如果不是,则直接得出该权利要求不符合35 USC 101;如果是,则执行步骤2A的判断;


步骤2A:该权利要求是否涉及司法例外(judicial exception, 包括自然规律、自然现象以及抽象概念),如果不是,则得出该权利要求符合35 USC 101;如果是,则执行步骤2B的判断;


步骤2B:该权利要求是否包括显著多于司法例外的技术特征,如果是,则得出该权利要求符合35 USC 101;如果不是,则得出该权利要求不符合35 USC 101。


从上述判断流程来看,权利要求不符合美国专利法101,出于两种情况,一种是,根据判断步骤1所得出的该权利要求不属于专利保护的四个类别;另一种是,根据步骤2B所得出的该权利要求不包括显著多于司法例外的技术特征。


二、关于权利要求不属于专利保护类别的答复策略


MPEP (参见2106. 03)中给出了权利要求不属于专利保护的类别的参考。例如:一些不具有物理或有形的形式的产品,包括信息或计算机程序本身;易失性的信号传输,包括电磁信号或载波;一些被禁止申请专利的客体,例如,涉及人类本身的。


对于权利要求不属于专利保护类别的情况,相对来说还是比较容易克服的,例如,权利要求要求保护一种存储介质,审查员可能指出从说明书的描述来看该存储介质可能包括了易失性的存储介质,而易失性的存储介质可以被认为是电磁信号本身,因此,没有落入美国专利法保护的类别,申请人在答复时可通过将存储介质限定为非易失性存储介质来克服。


三、关于权利要求不包括显著多于司法例外的技术特征的答复策略


首先,申请人应该清楚什么样的权利要求会被审查员认为涉及自然规律、自然现象和抽象概念。根据MPEP 给出的参考(参见 2106.04),自然规律和自然现象包括自然发生的原理和物质,还包括与自然物比没有显著区别特征的物质。抽象概念包括如基本经济行为,组织人类活动的某些方法,想法,还有数学关系或公式。


针对上述的这种情况,申请人在答复审查意见时,首先可对照检查一下,权利要求是否确实涉及自然规律、自然现象和抽象概念。如果权利要求既不是自然规律或自然现象,也不属于抽象概念,则可以陈述权利要求的技术方案并不涉及司法例外,因此,该权利要求符合专利法101。


而在大多数的情况下,审查员则是根据上述步骤2B的判断指出,权利要求中除了包括抽象概念外,虽然还包括了例如,计算机等非抽象的技术特征,但是审查员认为计算机仅仅是执行传统的通用计算机功能,并没有包含“显著(significantly more)”多于抽象概念的技术特征,因此,该权利要求在整体是被认为是抽象概念。对于该情况,申请人应该如何来有针对性克服呢?


首先,申请人需要清楚什么样的技术特征属于“significantly more”。


MPEP (参见2106. 05)中给出了具有“significantly more”技术特征的参考,例如:改善另一种技术或技术领域;改善计算机本身的功能;使用特定的机器来应用自然规律,自然现象或抽象概念;变换某一特定物品至不同的状态或物品;添加一个在该技术领域不属于众所周知也不属于常规的具体特征,或者添加一些非常规步骤以限制该权利要求为某一特定应用。


其次,为了有针对性的答复,有必要了解MPEP中所规定的(参见2106.05(a)),审查员在判断发明是否是 “对计算机的功能或其它技术或技术领域的改善”所遵循的一些要求:


1)如果一个发明声称是对计算机的功能或其它技术或技术领域的改善,则应该在说明中提供技术解释关于发明是如何对现有技术进行改善的,审查员应该借助于说明书中的这种技术解释来确定该发明是否是涉及对计算机的功能或其它技术或技术领域的改善。


2)在审查员已经根据说明书的记载,确定该发明是否是涉及对现有技术改善后,应该审核权利要求本身是否反映了这种技术改善。在这个审核过程中,审查员应该将权利要求作为一个整体来看待是非常关键的。


3)在确定一个权利要求的技术方案是否涉及对现有技术改善,一个重要的考虑是,权利要求的技术方案涵盖了解决技术问题的技术方案以及获得了一个期望的技术效果,而不是仅仅是“声称”的技术方案或效果。


针对上述的审查逻辑,建议申请人在答复时,首先可结合说明书中的记载陈述本案是对相关技术领域的改善(解决了什么样的现有技术问题,采用的技术手段以及取得的技术效果),然后指出权利要求中哪些步骤或操作反映了该技术手段,然后再将权利要求作为一个整体,推导出通过这些步骤或操作如何实现对相关技术领域的改善(应该是由这些技术特征共同作用的客观结果,而不是效果受主观因素影响的人为规则,这是争辩这些技术特征是否是”significantly more”的关键),从而得出该权利要求实际上是包括有显著多于抽象概念的技术特征的,因此,该权利要求符合专利法101。 

综上所述,申请人如果能够针对101驳回条款的不同情况,进行相应的修改或答复,做到有的放矢,那么克服该101驳回的概率将大大增加。


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