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专利技术启示浅谈 - 多篇对比文件相结合
时间: 2018-11-06房岭梅

目前,较多的审查意见通知书中会采用多篇对比文件来评述专利创造性,最常见的,例如,对比文件1公开了权利要求1的大部分特征,例如,特征A、B、和C,而没有公开权利要求1的特征C和D,而审查意见中进一步指明对比文件2公开了特征C,对比文件3公开了特征D。


这种情况下,作为专利代理人或申请人应该如何应对呢?


在我国的专利实践中,通常使用“三步法”来判断发明或实用新型相对于现有技术是否显而易见。即:


1)先确定最接近的现有技术;


2)然后确定发明或实用新型相对于最接近的现有技术的区别技术特征及其实际解决的技术问题;


3)最后判断要求保护的发明或实用新型对本领域技术人员来说是否显而易见。


根据审查指南,在显而易见的判断步骤中,要从最接近的现有技术和发明或实用新型实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。而最后一步的判断步骤相对于前两步骤而言存在更多的个人主观性,也是争议最多的。而且,审查指南对于通常认为的现有技术存在技术启示的说明或例子也仅仅涉及两篇对比文件,并没有一个统一的标准来指引如何使用多篇对比文件评述专利的显而易见性。


笔者认为,随着社会的发展与进步,开拓性发明创造占比越来越小,大部分的发明还是以组合或改进发明为主,当然这些发明并不是通过简单的叠加而实现的,它们通过组合或改进后的各技术特征实现在功能上彼此相互支持,而且组合和改进的难易程度也各不相同。


然而,由于“三步法”固有的缺陷(即,该判断方法是一种逆向判断创造性的方法,它并不符合发明或实用新型的实际形成逻辑),审查意见中通过多篇对比文件的组合来评判某专利的显而易见性显然很多时候也不是太合理。


以下就以笔者处理过的一个具体案件举例说明。


该申请涉及一种方法,该方法包括用热拉伸成形方式形成部基底构件,用摩擦焊接方式将至少一个加强构件焊接至侧壁。审查意见中认为,该方法的一部分特征被对比文件1公开了,区别技术特征为用热拉伸成形方式形成部基底构件,用摩擦焊接方式将至少一个加强构件焊接至侧壁。并且,审查意见中还指出,对比文件2公开了用热拉伸成形方式形成部基底构件,并且该技术特征在对比文件2中所起的作用与本申请相同,因而可以将对比文件2与对比文件1相结合。对比文件3公开了用摩擦焊接方式将至少一个加强构件焊接至侧壁,并且,该技术特征在对比文件3中所起的作用与本申请相同,因而可以将对比文件3与对比文件1相结合。


假设审查意见中的上述内容是正确的,对比文件2能与对比文件1结合,对比文件3也能与对比文件1结合,那么是否本领域技术人员就一定会在对比文件1的基础上结合对比文件2,然后再继续结合对比文件3呢?


笔者认为,我们需要先分析对比文件2/3是否给出了启示,该启示使得对比文件2/3能够与对比文件1相结合。


在分析的过程中,我们首先要看的是技术领域,如果领域相差甚远,那么本领域技术人员是否能够想到去不同领域寻求解决方案也是问题点之一。技术领域差别越大,本领域技术人员知识的受限程度也越大,因此,领域差别的大小也会影响到本领域技术人员对知识的运用能力,这就必然会涉及到是否需要付出创造性劳动,涉及到是否显而易见。


其次,需要从对比文件1与该发明实际解决的技术问题出发来进行判断。


需要关注本领域技术人员是否会发现存在该技术问题是至关重要的,如果本领域技术人员压根就不会意识到会存在该技术问题,也就不会有动机来解决该问题,笔者认为发现技术问题本身也是体现创造性的一项重要指标。而很多时候,审查意见中的评述会忽视这一点,虽然区别技术特征在对比文件中所起的作用与所评述特征的作用相同,但是实际所解决的技术问题却可能完全不同于所评述的专利申请。


因此,笔者认为,在使用“三步法”中技术启示的判断过程中,首要问题是分析出区别技术特征实质所要解决的技术问题,而这个实质上的技术问题很有可能与说明书中所记载的技术问题不同,我们往往比较容易忽略这个技术问题,通常会将注意力主要聚焦在有没有结合的启示以及能不能结合上。笔者认为只有把握住了实质要解决的技术问题才能更准确地应用“三步法”。在此基础上,才能基于所把握的技术问题来分析本领域技术人员在面对最接近的现有技术时,会不会意识到存在这样的技术问题。尽管技术问题本身是客观存在的,但是发现技术问题却是需要主观能动性的,如果发现问题本身就是非显而易见的,那么显然,提出该技术问题本身就会使得该发明或实用新型具有非显而易见性。


笔者认为分析实质要解决的技术问题是至关重要的,也是处理通过多篇对比文件组合来评判专利创造性的一个突破口。


分析完技术问题之后,再来分析现有技术整体上是否存在技术启示。


对于现有技术整体上是否存在技术启示,笔者认为,不能将区别技术特征孤立开来进行分析,而应该作为一个技术方案整体进行分析。当发明或实用新型与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时,该现有技术整体上是否存在技术启示是指是否存在将多个区别技术特征全部应用到最接近的现有技术中的技术启示,而不是是否存在将全部区别技术特征逐一分别应用到最接近的现有技术的启示。笔者认为,将全部区别技术特征逐一分别应用到最接近的现有技术更像是对技术方案的简单叠加,而没有考虑各个区别技术特征在功能上是否存在相互作用、是否彼此相互支持、是否彼此兼容以及是否容易相互组合这些方面。


如上面的例子,即使对比文件2能与对比文件1结合,对比文件3也能与对比文件1结合,如果对比文件2或3中已经明确说明热拉伸成形和摩擦焊接方式不能同时使用或者现有技术中存在热拉伸成形和摩擦焊接方式不能同时使用的技术偏见,再或者在本发明中将热拉伸成形和摩擦焊接方式同时使用能够带来预料不到的技术效果的话,本领域技术人员将无法从上述对比文件中获得技术启示来在对比文件1的基础上结合对比文件2和3从而得到本发明。


因此,笔者认为,审查指南中的现有技术整体上的技术启示应该理解为将全部区别技术特征应用结合到最接近的现有技术的启示,其不仅包括存在将每个现有技术应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示,而且也包括存在这些现有技术能够相互关联或相互作用或相互结合的技术启示。


通过上面的分析可知,审查意见中通过多篇对比文件的相互组合来评论专利创造性的情况显然不太合理,很容易出现“事后诸葛亮”的情况,使得过低评判专利创造性。


上面的案例中,各个区别技术特征具有相互协同关系,能够共同作用产生预料不到的技术效果,因此,审查意见中通过多篇对比文件的相互组合来评论专利创造性的情况显然不太合理。当然,也存在一些情况,各个区别技术特征相互孤立并且各自产生作用,而没有任何关联或者相互间不产生协同关系且不存在共同问题,这时,针对各个区别特征本身各自所要解决的技术问题进行分别评述并不会违反将方案进行整体判断的原则。


代理人或申请人在应对相关创造性判断的时候,可以从区别技术特征相比于对比文件实质要解决的技术问题出发(有时也需要考虑技术领域),然后充分考虑现有技术整体上是否存在技术启示,仔细分析各个技术特征,确认各个技术特征之间是否存在相互协作关系且判断各个技术特征之间是否存在共同的技术问题,并通过对相关专利和对比文件的理解,从技术整体上分析对比文件之间是否存在相互作用、相互关联或相互结合的技术启示,通过合理的分析论证来说明对比文件之间的简单叠加或结合是否合理。


以上仅是笔者的一点工作体会,难免以偏盖全,如有不当之处,请各位同仁不吝指出。


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