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国际技术许可风险知多少?
时间: 2018-10-12柯婷婷

引言


随着国际合作的强劲增长,我国国际技术贸易也不断发展,其主要形式为技术引进,最具代表性的方式为国际技术许可。在国际技术许可项目过程中,由于其标的物的特殊性,即无形性和复杂性,导致与普通国际货物买卖相比,其风险的辨识与防范更为复杂和重要。本文通过风险因素梳理来分享国际技术在向中国许可过程中需要注意的问题,以供参考。


❶ 关于《保密协议》


在整个技术许可过程中,信息保密问题的重要性不言而喻。对信息的保密贯穿前期沟通、合同谈判、签约、执行各个环节,覆盖专利、商标、技术秘密、商业秘密等各个方面,因此,在项目初期,通过《保密协议》的签订,既能控制风险,又可以观察潜在合作方的态度和处理方式,了解该企业的合作诚意以及企业内部的管理规范性,从而便于许可方评估其作为潜在合作企业的适合程度,某种程度上也提高了初期筛选潜在合作方的效率。


对于《保密协议》的态度,许可方当然希望能够对保密信息进行最大限度的保密,而被许可方如果不对重要条款,如保密范围、内容、期限等加以限定,必然会加大自身的保密责任而对自身不利。因此,一份“适当”的《保密协议》是双方合作过程中的第一个关卡。


《保密协议》可以根据技术的不同来具体制定,但应着重考虑以下几方面:


1)技术的保密范围及内容:一般意义而言,明确技术的保密范围及内容及确定哪些是许可方的保密信息,然后具体实践中,还应从正反两方面对许可方的保密信息进行定义,即既要正面定义范围,又要反面列举不承担保密责任的例外情形;


2)人员的保密范围:在实践中,由于使用技术的需要,被许可方不可避免的要将保密信息披露给其关联公司或者第三方,因此对于这一类关联方也应该作出限定;


3)保密期限:考虑到技术发展迅速,更新换代非常快,承担无限期的保密责任对被许可方是十分不利的,因此应当约定固定时限的保密期限;


4)争议解决条款:由于各国适用法律存在一定差异,因此,提前协商争议解决方式及适用法律等内容十分重要。


❷ 对许可方的知识产权情况进行的检索分析


对国际技术许可项目的初步评估,是潜在被许可方防范风险的重要一步。该评估主要包括对其技术发展现状的分析、中国相关市场的动态和发展分析,尤其是,许可方技术相关的知识产权情况的分析和掌握。在国际技术进入中国市场之前,通过对其知识产权情况进行检索、分析、评价,避免发生如由于专利侵权而产生昂贵的诉讼费用等侵权风险,以达到预警和防侵权的目的。


具体检索分析内容应该包括以下几方面:


1)确定与技术许可项目相关的所有知识产权情况,并在项目计划中逐条列记,做到心中有数;


2)通过核查,确保许可方享有全部已用知识产权的所有权或者使用权;


3)确定登记已注册的知识产权,尤其是国际技术在进入中国时,应已在或将在中国做相应的知识产权登记注册,确定在中国得到保护;


4) 制定一个与侵权有关的战略,确保对他人侵权行为的防范并预防对他人权利的侵害,通过对专利、商标、外观设计数据库的检索以及其他文件的检索,确保技术的新颖性,避免造成对他们权利的侵害。


❸ 对潜在被许可方进行的尽职调查


国际许可的技术作为一种国际间交易合作的战略资产,实现其价值的最大化无疑是许可方最大的愿望之一,如何实现其技术价值最大化,必然是锁定在找到一个最佳的被许可方作为合作伙伴,那么对潜在被许可方的调查和鉴别工作将是十分重要的一个环节。尽职调查,作为其中的一种主要方式,发挥着不可替代的作用。


对潜在被许可方的尽职调查应该主要侧重于以下几个方面:


1)主体基本情况:为确保国际许可项目的合法有效,需要对潜在被许可方的主体资格及股权结构等内容有所了解;


2)企业治理结构、制度建设情况:通过调查分析,确保潜在被许可方的公司运营状况以及内部结构关系,以避免技术许可项目过程中受到阻碍;


3)资产状况:包括有形资产(如房产、设备等)和无形资产(如知识产权、非专利技术等),以上情况反映出该企业的应用许可技术的硬件能力以及对知识产权的保护意识和态度;


4)财务状况:通过调查潜在被许可方的财务经济情况,确定其是否有相应的应用许可技术的实力;


5)业务和技术情况:通过分析潜在被许可方的所属行业、主营业务、分析市场状态和竞争形势,对其行业地位有所了解;


6)争议和行政处罚情况:被许可方是否经历诉讼等争议事项,直接影响其声誉,甚至公司内部稳定和企业凝聚力,最终影响企业的生存和发展。


❹ 相关法律法规


我国涉及技术许可的法律法规有:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国专利权法》《中华人民共和国技术进出口管理条例》《禁止进口限制进口技术管理办法》等。


1)技术引进的进口限制


我国对技术进口实行分类管理,包括自由进口、限制和禁止三类。《中华人民共和国技术进出口管理条例》明确规定,国家鼓励先进、适用的技术进口;属于禁止进口的技术,不得进口;属于限制进口的技术,实行许可证管理,未经许可,不得进口。


2)后续改进的成果归属与分享


《合同法》第三百五十四条规定:“当事人可以按照互利的原则,在技术转让合同中约定实施专利、实用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,一方后续改进的技术成果,其它各方无权分享。”


3)关于许可方是否承担连带责任


《中华人民共和国技术进出口管理条例》第二十四条第三款规定:“技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术,侵害他人合法权益的,由让与人承担责任。”


❺ 案例分享


以下是部分案例和经验分享,以供参考:


案例一:2016年3月,意大利某光伏A公司委托康信在中国帮助实施其光伏柔性支架系统的技术许可,康信技术转移团队在此项目中全程提供了专业服务。2017年12月,项目实现第一阶段的成功,A公司与中国H公司正式签署了《专利及专有技术许可协议》,并且启动了这一先进技术在中国的实施落地。


经验总结:在该项目中,对于初次表示兴趣的潜在合作方,我们会先发送一份简易版的《项目推广书》(两页),然后通过对方是否愿意签署一份《保密协议》来初步判断潜在合作方的合适程度,一旦签署,我们会再发送完整版的《项目推广书》(40页),以控制风险和效率。


案例二:某海外知名食品企业希望在中国境内销售其一款产品,委托康信就该产品所涉的发明、实用新型、外观设计专利就中国境内所有相关产品的专利进行了防侵权检索与分析,最终得出结论认为该产品可以在中国销售,没有侵权风险。


经验总结:当海外产品希望进入中国境内生产制造和销售时,需注意在进入中国市场之前,需要对中国境内是否已经有相关的产品专利进行系统梳理分析,避免贸然进入中国市场后被告侵权。


总结


随着全球化经济的发展,国际间合作的逐步深入,国际技术许可项目越来越多,但其复杂性和风险不可小觑,控制风险防范才能更好的推进项目进展,实现多方共赢。


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