-介绍-

在对专利申请进行实质审查期间，专利审查员需要进行检索，并找出最接近的现有技术，将其作为确定所要求保护的发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术对于获得创造性的结论是重要的。当专利审查员得出所要求保护的发明相对于最接近的现有技术显而易见的结论时，作为专利申请人或专利申请人的代理人，我们是否需要研究审查员选取的最接近的现有技术是否正确呢？这是笔者想要与大家探讨的问题。

-最接近的现有技术在评价创造性的三步法中的作用-

审查员通常遵循三步法来确定所要求保护的发明与现有技术相比是否显而易见。第一步是确定最接近的现有技术。最接近的现有技术在中国专利审查指南中被定义为“现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案”，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。因此，最接近的现有技术对于评价创造性当然是重要的。

当审查员评价一项权利要求是否具有创造性时，会首先进行检索并找到最接近的现有技术，然后按照以下两个步骤研究所要求保护的发明是否显而易见。这两个步骤是：与最接近的现有技术相比，确定发明的区别特征并基于该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；以及判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

由于最接近的现有技术是确定显而易见性的起点，因而对最接近的现有技术的选取具有重要意义。如果审查员错误地将另一项并非最接近的现有技术作为基础，那么可能会获得所要求保护的发明具有创造性的不正确结论。

-最接近的现有技术与显而易见性之间的关系-

创造性在某种程度上实际上取决于从最接近的现有技术到所要求保护的发明之间的距离长短。当然，这里的“距离长短”并不是指空间上的实际长度，而是指对于本领域技术人员而言的难易程度。从最接近的现有技术到所要求保护的发明的距离越短，本领域技术人员越容易获得所要求保护的发明，那么也更容易获得发明显而易见的结论。

由于最接近的现有技术是与所要求保护的发明最密切相关的技术方案，如果采用另一项现有技术而不是最接近的现有技术作为基础，则从起点到所要求保护的发明之间的距离会被延长，因此更容易得出具有创造性的结论。

具体而言，如果审查员采用另一项现有技术（不是最接近的现有技术）作为基础、并且据此得出所要求保护的发明非显而易见的结论，那么实际上，所要求保护的发明可能基于最接近的现有技术却是显而易见的。

然而，如果审查员使用另一项现有技术（不是最接近的现有技术）作为基础、并且据此得出所要求保护的发明显而易见的结论，那么实际上，所要求保护的发明基于最接近的现有技术通常也仍然是显而易见的。

通过以上分析，我们似乎可以得出这样的结论：对最接近的现有技术的选取，对于创造性结论的得出是重要的。但是，如果基于另一项现有技术（尽管不是最接近的现有技术）能够得出所要求保护的发明显而易见的结论，那么基于最接近的现有技术，所要求保护的发明通常也会是显而易见的。换句话说，如果所要求保护的发明基于与其相关的另一项现有技术是显而易见的，则我们可以直接得出结论：所要求保护的发明基于最接近的现有技术是显而易见的。

-争辩“审查员对最接近的现有技术的选取错误”是否有帮助？-

在笔者的专利代理实践中，常常会遇到以下情形：审查员采用与所要求保护的发明相关的两个现有技术，得出所要求保护的发明显而易见的结论。例如，基于现有技术A（审查员认为其是最接近的现有技术）结合现有技术B获得显而易见的结论。然而，如果我们注意到与现有技术A相比，现有技术B与所要求保护的发明更密切相关，应该被认为是最接近的现有技术，那么我们能否争辩审查员所选择的最接近的现有技术不正确？这样的争辩是否会对创造性带来帮助？

笔者遗憾地认为，答案可能是否定的。对于这样的情形，我们有一个真实案例目前已经收到了法院判决。在法院判决中，法官明确地指出：法院不关注哪一个现有技术（现有技术A、还是现有技术B）与所要求保护的发明“最密切相关”，而只关注基于现有技术A显而易见的结论是否正确。

-为什么我们希望改变最接近的现有技术？-

在介绍法院判决之前，我们先来看看：为什么我们会希望改变最接近的现有技术。关于这一点，当然，可能会有各种不同的原因，例如，审查员所选择的最接近的现有技术与所要求保护的发明不属于相同或相似的技术领域，或者它与所要求保护的发明在技术上不相关。但是，本文中我们只讨论以下情况：两个所引用的现有技术都与所要求保护的发明属于相同的技术领域并且在技术上相关。在这种情况下，我们希望使用另一项现有技术（而不是由审查员所选择的现有技术）作为最接近的现有技术。

例如，如下表所示，所要求保护的发明由两个技术特征组成，即技术特征1和技术特征2，其分别被现有技术A和现有技术B公开。

审查员选择现有技术A作为最接近的现有技术，并且将本发明与现有技术A进行比较，这样本发明的区别技术特征即为技术特征2。当现有技术B公开了技术特征2以及其功能时，审查员可以得出所要求保护的发明显而易见的结论。

但是，我们希望将现有技术B作为最接近的现有技术。基于现有技术B，本发明的区别技术特征是技术特征1。如果现有技术A仅公开了技术特征1而没有公开其功能，那么将获得所要求保护的发明非显而易见的结论。

请看下面的示图。审查员遵循评价方法I，而我们遵循评价方法II。

比较两个评价方法，我们可以发现它们之间存在一些差异。其中令人感兴趣的是，即使现有技术A没有公开区别技术特征1的功能，通过第一种评价方法仍然可以得出显而易见的结论；然而，在采用第二种评价方法时，只有现有技术A公开了区别技术特征1的功能，才能得出显而易见的结论。换句话说，当现有技术A没有公开区别技术特征1的功能时，利用评价方法I和II，我们可以得到两个截然相反的结论，而第二种评价方法显然对于申请人更加有利。这就是为什么我们希望采用现有技术B作为最接近的现有技术的理由。

但是，在专利实践中，如果审查员已经根据相关的现有技术得出了显而易见的结论，那么几乎不可能说服审查员采用另一现有技术作为最接近的现有技术以便得出相反的结论。

-对于申请人试图更换最接近的现有技术，法院的意见如何？-

如上所述，法院认为，如果基于相关的现有技术（无论它是否为最接近的现有技术）所要求保护的发明是显而易见的，则可以直接获得所要求保护的发明显而易见的结论。针对我们的一个真实案例，法院给出了以下解释以支持其观点：

三步法作为创造性的判断方法，其实质在于使案件中的创造性判断与实践中发明创造产生的客观规律相契合。三步法第一步中所确定的最接近的现有技术，对应于实践中发明创造产生的起点。因其仅是发明创造的起点，本身并非单独的授权条件，故其仅可能通过对创造性判断的结论产生影响而间接发挥作用。这也就意味着即便具体案件中所确定的最接近现有技术与诉争发明创造并不“最密切相关”，但只要以“该现有技术”作为起点而得出的创造性结论并无不当，所要求保护的发明是显而易见的结论将是正确的。

现实情况下，发明创造之所以产生，通常是因为技术人员发现了现有技术的某些缺陷，产生了改进的动机，并在此基础上通过智力劳动得到发明创造的技术方案。创造性判断的三步法便是与上述过程相对应。其第一步中所确定的最接近现有技术，对应的便是实践中发明创造产生的起点。

审查指南中之所以强调作为创造性判断起点的现有技术应是“最接近”的现有技术，亦即“与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案”，其根本原因在于创造性制度的目的在于尽可能确保只有对现有技术整体具有技术贡献的发明创造方可获得授权，而该制度目的的实现程度与作为创造性判断起点的现有技术的选取密切相关。通常情况下，选取的现有技术与诉争发明创造之间的关系越为密切，技术人员从该现有技术出发将越容易获得该发明创造，相应地，其被认定不具备创造性的可能性越大，越有可能有效实现创造性的制度价值。正因如此，审查指南中依据密切程度可能涉及的情形对于最接近现有技术的确定规定了相关参考因素，其目的便在于为审查员及无效请求人提供有价值的指引，以尽可能确保只有真正对现有技术整体具有技术贡献的发明创造方可获得授权，从而提高授权质量。

为什么申请人争辩最接近的现有技术的确定是错误的，原因是申请人希望通过替换最接近的现有技术来证明所要求保护的发明具有创造性。但实际上，如上所述，创造性体系的目的是确保所要求保护的发明相对于现有技术“整体”而不是一个或多个具体的现有技术具有创造性。因此，只要基于现有技术A和现有技术B所要求保护的发明是显而易见的结论是正确的，那么即使基于现有技术B与现有技术A的结合所要求保护的发明是具有创造性的，本申请也不应当被授予专利权。基于此，法院并不关注哪一个（现有技术A或现有技术B）与所要求保护的发明“最密切相关”，而只关注于基于作为最接近的现有技术的现有技术A显而易见的结论是否是正确的。

-启示-

从上面的讨论可以看出，当审查员基于相关的现有技术获得所要求保护的发明显而易见的结论时，我们应当将注意力集中于审查员关于创造性的分析是否正确上。也就是说，我们应当更加关注于三步法中第二步和第三步，而无需将过多的精力用在分析审查员关于最接近的现有技术的选择是否正确之上。