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安全防护应主动出击——谈对发明专利申请提交公众意见
时间: 2018-03-09曲在丹

近年来,越来越多的专利诉讼出现在公众的视野中,苹果诉三星、高通诉魅族等等。大公司之间的激烈交锋、高昂的赔偿额都成为了大家茶余饭后的谈资。然而,不为公众所直接了解的是,这些专利诉讼需要花费高额的代理费,而且对于被告方,在被诉侵权后才仓促应对实际上是非常被动的,有些在市场上风生水起的公司在收到诉讼状后常常措手不及。相比于在被诉后才开始着手准备,我们可以选择一种更积极的方式—提交公众意见。


提交公众意见不需要官费,不限次数,不限制提交人的身份。在委托代理人的情况下,无效诉讼动辄需要数万甚至数十万的代理费用,而提交公众意见的代理费用较低廉。并且,其作为早期的一种干预手段,可以让请求人在面对有威胁的发明专利申请时能够有准备地应对。


对于提交公众意见,在我国的专利法规中有如下规定:


《专利法实施细则》第四十八条规定:“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止,任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见,并说明理由。”


2010年版的《专利审查指南》第二部分第八章第4.9节规定:“任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。”


提交公众意见的流程并不复杂,如果能够结合专业的专利检索和专利分析能力,其可以成为集预警、防御和打击竞争对手的全套功能于一体的有效武器。提交公众意见可以参考以下流程:


首先,选定目标范围并组织专业团队。


提交公众意见应当是在监控竞争对手的过程中进行的,企业或个人可以根据自身情况和能力,选择若干个可以确定的竞争对手,也可以将监控范围扩大至整个行业,积极并持续地关注相关的专利申请情况。进行监控需要选择全面且更新及时的专利数据库,然后可以通过申请人名称、关键词和/或分类号来检索所需要的专利申请。该工作可以通过公司内的专业技术团队或知识产权部门来完成,也可以委托具有相应经验的专利代理所。


其次,针对专利申请中存在的问题合理陈述意见。


对于公众意见的格式和内容,国家知识产权局并没有特殊的规定。提交人可以仅仅提交对比文件或简单说明理由,然而考虑到提交公众意见的目的是为有利于审查员在审查过程中借鉴,并最终尽可能地阻止该专利申请获得授权,那么提交人撰写的公众意见陈述书应当尽可能地贴近审查员的思路和用语习惯。所针对的问题可以是我国专利法规中规定的任一项中所提及的问题。如果涉及新颖性或创造性的问题,提交人应当提供符合申请日或公开日要求的对比文件,并详细指明与目前专利申请相关的段落内容。


以下,我们还总结一些在提交公众意见中需要注意的事项:


(1)提交的时机


在审查员发出授予专利权的通知前提交的公众意见都应当被审查员考虑,但常常有提交人询问应当选择在什么时间提交公众意见更合适,担心过早提交是否可能被审查忽略,是否应该至少等到专利局发出进入实审程序通知书后再提交?实际上,目前专利局使用电子系统办公,所有提交的公众意见都会在扫描后按照时间顺序与申请文件等一起收入该专利申请的电子文档内。因而,即使是在目标专利申请公开后的第一时间提交公众意见,该意见也会在随后分配给实审审查员时一并推送。对于实审审查员,确认申请文本和相关过程文件是非常重要的,基本不存在遗漏公众意见的可能。


依照上述经验,我们建议请求人尽早提交公众意见,并且应当争取在实审审查员开始第一次审查之前,以便审查员在首次审查时就能全面考虑提交的意见。


(2)关注政策导向


专利局致力于提升审查质量,提交人在提交公众意见时应当考虑专利局关于审查质量的最新要求。对于这一点,提交人可以参考在专利领域有经验的专业人士的意见。例如,我们通过近年的经验可以总结出目前专利局对于公开不充分与未以说明书为依据的问题把握越来越严格,如果提交人想要针对这两个问题提出公众意见,那么得需要有力的证据和/或充分的说理。另一方面,专利局在目前的审查中非常重视新颖性与创造性的评述。因而,请求人应尽可能提供与目标专利申请相关的对比文件,合理陈述目标专利申请的权利要求不具备新颖性和创造性的理由。


(3)提交反证


在提交的公众意见中,我们同样可以提交关于实验结果的定性或定量的证据,来证实申请人无法获得其所要求的技术方案或者所期望的技术效果。这样的证据应当通过正规的实验标准来进行,如果能够通过有信誉的实验室提供这些证据能够增加被审查员采纳的可能。


如果目标专利申请存在有违常理的技术内容,提交人除说理外最好能够提供正规的文献资料供审查员参考。


(4)积极监控、及时调整


专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。因而在首次提交公众意见后,我们应当继续监控目标专利申请的审查过程,看看实审审查员是否采纳了我们的意见。提交公众意见不限次数,如果未被采纳,我们可以继续提交公众意见,并根据情况考虑加强说理或补充新的证据。


在监控过程中我们也要监控申请人的应对方式,针对申请人提出的意见陈述或修改,我们可以有针对性地补充意见或证据。


在提交公众意见的过程中,除了从属权利要求之外,我们还应当做好准备以防申请人从说明书中寻找内容修改权利要求。


(5)匿名提交


专利局对于提交人的身份不做核实,因而为避免在竞争过程中引来不必要的麻烦,提交人可以选择匿名提交。


以上是我们对于发明专利申请提交公众意见的一些经验总结,希望对在激烈竞争中的企业或个人有所帮助。

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