作为闽南地区的传统食品之一，"鼓浪屿馅饼"既是中华老字号，又是福建省厦门市驰名中外的传统美食。但厦门市众多商家争相在馅饼包装上使用"鼓浪屿"，导致对"鼓浪屿"商标使用的争议日渐频发。为此，作为"鼓浪屿"商标的专用权人，厦门兴茂贸易有限公司（下称兴茂公司）打响商标保卫战，将生产与销售类似"鼓浪屿馅饼"的厦门市誉海食品有限公司（下称誉海公司）及厦门市东本贸易有限公司（下称东本公司）诉至福建省厦门市思明区人民法院。
日前，法院一审判决誉海公司立即停止在其生产、销售的产品上使用带有"鼓浪屿"字样的旧版包装盒，判令誉海公司赔偿兴茂公司经济损失及合理费用8万元。
侵权产品惹纠纷
据了解，早在1983年，"鼓浪屿"商标原权利人鼓浪屿食品厂开始在其生产的馅饼等食品上使用"鼓浪屿"商标，2001年及2005年鼓浪屿食品厂获得在第30类馅饼、蛋糕、饼干等商品上的第1571341号及第3847042号"鼓浪屿"商标的专用权。经过多年宣传和使用，"鼓浪屿"商标在馅饼及糕点等商品上已经拥有较高的知名度。
2010年6月，上述两件注册商标转让至案外人曾华山，2013年4月曾华山将上述两件商标授权给兴茂公司独占使用，同时授权兴茂公司可以独立进行上述商标权及有关不正当竞争的侵权打假，许可使用期限自2013年4月1日至2014年3月31日。
2013年4月，兴茂公司在厦门市东本公司的门店发现，对方所销售的馅饼的包装盒在规格大小、图案、颜色及造型方面均与其销售的馅饼的包装盒相似，盒子上同样印有"鼓浪屿馅饼"的字样，而这些馅饼的生产商为誉海公司。
兴茂公司随即向厦门市同安区工商行政管理局举报，随后，同安区工商行政管理局以誉海公司未经"鼓浪屿"商标所有权人同意，在其馅饼外包装上擅自使用"鼓浪屿"字样，构成对"鼓浪屿"注册商标专用权的侵犯。故责令誉海公司停止侵权行为，没收查扣侵权产品，并罚款7000元。
随后，誉海公司停止生产旧版馅饼的包装，推出新版包装。但兴茂公司并不"买账"，其认为无论旧版还是新版包装，都存在侵权。兴茂公司认为，誉海公司使用"鼓浪屿馅饼按照传统工艺和独家配方精工细作而成"字样宣传，易使消费者误以为其是正宗的"鼓浪屿馅饼"。随后，兴茂公司一纸诉状将誉海公司和东本公司一并诉至厦门市思明区人民法院，要求两被告停止生产、销售含有"鼓浪屿"字样的商品，赔偿20万元经济损失。
通用名称成焦点
誉海公司辩称，兴茂公司的商标是"鼓浪屿"而非"鼓浪屿馅饼"，而且法律规定，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用注册商标中含有的地名或商品的通用名称，"馅饼"是商品的通用名称，"鼓浪屿"是地名且在同行业被广泛使用，在包装上使用"鼓浪屿"三字是厦门馅饼行业的通行做法，誉海公司是依惯例的合理使用。而且自己的包装盒上还有拟申请注册的商标"臻食轩"，与兴茂公司的商标及商品存在显著区别。
誉海公司还表示，兴茂公司于2013年4月1日才取得"鼓浪屿"注册商标的独占许可专用权，在此之前，该公司就已经使用"臻食轩"牌馅饼的包装盒及装潢，根据使用在先原则，兴茂公司侵犯了其相关权利。
为了证明其包装盒设计未侵权，誉海公司提交了其他几个品牌的馅饼包装作为证据，用以证明涉案包装盒并非专属于某家生产商，而是行业通用包装。
东本公司则表示，誉海公司是合法登记设立的食品生产企业，系"臻食轩"牌馅饼的合法生产经营者，生产销售的馅饼是合法产品，而其作为销售商通过合法渠道购进，数量及金额均有工商行政管理部门依法监制的上市凭证。东本公司进货来源及销售行为均合法，不存在过错。
对此，法院经审理认为，虽然"鼓浪屿"是著名的地名，"馅饼"也是食品行业的通用名称，但誉海公司的旧版包装盒上，特别突出了"鼓浪屿"3个字。"鼓浪屿"3个字用在盒盖正面正中间的位置，所用字体亦是整个盒盖正面所有文字中最大的，反之"臻食轩"商标则位于比较不显眼的左上角且字体较小。因此从整体上看，消费者购买时最先注意到的是"鼓浪屿"三字而非"臻食轩"商标。誉海公司在馅饼盒上显著、突出地使用了兴茂公司享有独占使用权的"鼓浪屿"商标，极易使相关公众就产品的来源产生混淆和误认，这种使用构成商标侵权。而誉海公司新版包装盒盖正中间的位置的"馅饼"的字体明显变大，"馅饼"二字左侧以较小字体写明"鼓浪屿特产"，没有将"鼓浪屿"3个字单独突出使用，不易导致消费者的混淆和误认。由于"鼓浪屿"也是一个耳熟能详的地名，原告不能禁止他人合理使用"鼓浪屿"字样。因此，被告在新版包装使用上，并没有侵权。
针对经销商的责任，法院认为，东本公司作为食品经销商，销售的馅饼从正规生产商家进货，有工商行政管理部门发放的上市凭证，已经尽到了合理的审查、注意义务，因此无须担责。
综上，法院作出上述一审判决。
（来源：中国知识产权报资讯网）
【评析】
李丽芳：根据现行《商标法实施条例》第49条及新《商标法》第59条的规定，"注册商标中含有地名的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。"
虽然兴茂公司拥有"鼓浪屿"商标专用权，但是由于"鼓浪屿"是知名度的旅游目的地，为了保护公众利益，兴茂公司无权禁止他人对"鼓浪屿"的正当使用。
誉海公司在在旧版包装中，对"鼓浪屿"突出使用，且其产品的包装、装潢与商标权人的产品的包装近似，该行为应属于将他人注册商标作为商品名称或者装潢使用的行为，根据现行《商标法实施条例》第50条的规定，应被认定为侵犯商标专用权的行为。而新版包装中未将"鼓浪屿"突出使用，仅提示其产品为鼓浪屿的特产，因此该使用行为可以被认定为《商标法实施条例》所指的正当使用。
